Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
YOUGOV.IT
Ricorrente: YouGov PLC (Mondial Marchi
S.r.l.)
Resistente: Studio Legale Ciaramella Associazione
Professionale (Avv.ti Maria Irma Ciaramella e Gianluca
Ciaramella)
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 7 agosto 2018, YouGov PLC,
in persona del rappresentante legale pro tempore, Tilly Heald, con sede
legale in 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT – Regno
Unito, rappresentata e assistita nella presente procedura dalla Mondial
Marchi S.r.l. e domiciliata presso lo studio di quest’ultima
in Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), introduceva una procedura
di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio yougov.it, registrato
dallo Studiolegale Ciaramella Roggero, con sede in Corso Vittorio
Emanuele II, 64, 10121 Torino (TO).
Ricevuto
ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava:
• a) che la voce del database
relativa al dominio yougov.it era stata creata il 16 luglio 2008 ed il
dominio risulta attualmente registrato a nome dello Studiolegale
Ciaramella Roggero;
• b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok /
challenged”;
• c) che attualmente la pagina
web all’indirizzo http://www.yougov.it non è
attiva;
Dopo aver richiesto al Registro conferma dei dati dello Studiolegale
Ciaramella Roggero, C.R.D.D. in data 20 agosto 2018, spediva presso
l’indirizzo dell’assegnatario ricorso e
documentazione a mezzo raccomandata, con l’invito a far
pervenire le proprie repliche entro 25 giorni lavorativi dal
ricevimento del ricorso.
Dall’avviso di ricevimento restituito dalle poste al
mittente, risultava che il plico contenente il ricorso era stato
ricevuto dall’assegnatario del dominio in data 29 agosto
2018.
Successivamente, entro i termini previsti dal Regolamento, la
Resistente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Irma Ciaramella e
Gianluca Ciaramella, faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie repliche.
L’1 ottobre 2018 C.R.D.D. incaricava della decisione
l’avv. Cristina De Marzi, la quale accettava
l’incarico e, su istanza delle parti, con ordinanza del 3
ottobre 2018 assegnava i seguenti termini:
- a favore del ricorrente termine sino al 12 ottobre 2018 per
controdeduzioni alle repliche del
resistente e produzioni documentali;
- a favore del resistente termine sino al 23 ottobre 2018 per proprie
ulteriori repliche alle
controdeduzioni del ricorrente e produzioni documentali.
L’11 ottobre 2018 il Ricorrente inviava a C.R.D.D. le proprie
controdeduzioni.
Nessuna ulteriore replica o produzione documentale perveniva invece da
parte Resistente.
Allegazioni della
Ricorrente
La
Ricorrente dichiara di essere una società internazionale
fondata nel maggio del 2000 con sede principale nel Regno Unito e
diverse sedi secondarie in Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia,
che si occupa di ricerche di mercato e analisi di dati basati su
internet.
La Ricorrente sostiene inoltre di essere titolare di diversi marchi
internazionali e comunitari registrati, in cui il segno
“YouGov” costituisce l’elemento
distintivo precipuo e unico della denominazione, nonché di
altri marchi internazionali e comunitari registrati il cui segno
distintivo contiene il segno “YouGov”, tra i quali,
ad esempio, “YouGov BRANDINDEX”, “YouGov
OMNIBUS/OMNIBUS”, “YouGov What The World
Thinks”.
A riprova dei servizi offerti nonché della propria
notorietà, la società Ricorrente produce una
serie di documenti dai quali si evince che l’analisi dei dati
da essa effettuati sono utilizzati da molteplici società che
operano nel campo del giornalismo e della televisione.
La Ricorrente afferma inoltre che il nome a dominio oggetto della
presente procedura, yougov.it, contiene il Marchio da essa Registrato
nella sua interezza, precisando che, seppur lo stesso sia costituito
dalla parola “You” e dalla abbreviazione
“Gov”, resta pur sempre dotato di forte
caratterizzazione e non assimilabile a parole di uso comune.
Quanto all’assenza di titolo o interesse legittimo in capo
alla Resistente sul dominio yougov.it, la Ricorrente afferma di non
aver mai concesso alcuna autorizzazione all’utilizzo dei
propri marchi e che la Resistente non avrebbe alcun titolo o licenza
per lo sfruttamento degli stessi.
Oltre a ciò, la Ricorrente afferma di aver provveduto, prima
dell’avvio della presente procedura, a proporre una
definizione bonaria della vicenda chiedendo la cessione del dominio in
parola dietro la corresponsione di un contributo economico. Tuttavia
– a dire della società Ricorrente – la
Resistente non avrebbe ritenuto di aderire alla predetta richiesta,
dichiarando di aver registrato il dominio yougov.it per conto di
un’Associazione (di cui però non venivano forniti
i dati identificativi) al fine di realizzare un sito web ad essa
dedicato.
Quanto alla malafede del Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del dominio in parola, la Ricorrente afferma che
già all’epoca della registrazione del dominio (16
luglio 2008) la società Yougov PLC era ampiamente conosciuta
anche oltre i confini del Regno Unito e, inoltre, che il termine
“YouGov” di per sé non ha alcuna valenza
in lingua italiana né un utilizzo diretto in lingua inglese.
Pertanto – afferma la Ricorrente - la scelta di tale nome da
parte della Resistente sarebbe stata dettata esclusivamente dalla
conoscenza della omonima società Ricorrente e dalla
volontà di sfruttarne la notorietà.
Infine, sempre a sostegno della malafede nell’utilizzo del
nome a dominio yougov.it, la società Ricorrente afferma che
la Resistente sembrerebbe essere un detentore passivo (passive holder)
del dominio in quanto lo stesso non risulta essere attivo né
reindirizza ad alcun sito attivo. E ciò sin dalla sua
registrazione (2008).
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio
yougov.it.
Deduzioni del Resistente
La Resistente sostiene che il nome di dominio yougov.it è
stato registrato nell’anno 2008 dallo Studio Legale
Ciaramella Associazione Professionale i cui due soci unici, gli Avv.ti
Maria Irma Ciaramella e Gianluca Ciaramella, figuravano tra i promotori
della costituzione della Associazione denominata “You
Gov”, insieme ad altri cittadini e professionisti operanti
nella città di Torino. Associazione che, a dire dalla
Resistente, svolgerebbe un’attività senza scopo di
lucro uniformandosi ai principi della Legge 266/91 sul volontariato.
La Resistente sostiene inoltre che l’Associazione
“You Gov” veniva regolarmente registrata presso
l’Agenzia delle Entrate di Torino con la denominazione
“Associazione Culturale You Gov”.
Gli elementi sopra riportati, sarebbero – secondo la
Resistente – sufficienti a dimostrare che
l’Associazione Culturale You Gov non potrebbe essere confusa
con la società YouGov Plc, in quanto la prima svolgerebbe
un’attività diversa da quella della Ricorrente,
senza commercializzare alcun prodotto, senza offrire alcun servizio,
senza avere scopo di lucro, senza avere tra le proprie,
attività in confitto con quella della Ricorrente.
Inoltre, la Resistente sostiene che l’Associazione Culturale
You Gov sarebbe nata all’inizio dell’anno 2009,
quando la Ricorrente non svolgeva ancora alcuna attività in
Italia. Tant’è che la YOUGOV ITALIA S.R.L. -
ovvero la società che gestirebbe il sito italiano della
YouGov Plc (https://it.yougov.com) - sarebbe stata costituita dalla
Ricorrente nel novembre 2017.
In relazione ai diritti o legittimi interessi sul nome a dominio
oggetto della presente procedura, la Resistente ribadisce che il nome a
dominio yougov.it è stato registrato dallo Studio Legale
Ciaramella Associazione Professionale in quanto gli associati erano
anche soci fondatori della Associazione Culturale You Gov. Associazione
che, a dire della Resistente, non avrebbe mai fatto alcun uso
commerciale del proprio nome di dominio in quanto attività
contraria ai propri scopi statutari.
Quanto all’utilizzo del sito (attualmente inattivo),
l’Associazione afferma di essere in attesa dei fondi
necessari a sviluppare la piattaforma dato che, proprio
perché non svolgerebbe alcuna attività
commerciale, i propri proventi sono frutto delle donazioni degli
associati.
In relazione alla mala fede nella registrazione e
nell’utilizzo del nome a dominio oggetto della procedura di
riassegnazione, la Resistente sostiene l’infondatezza di
quanto affermato dalla Ricorrente contestando la produzione avversaria
e chiedendo un termine per ulteriore produzione documentale.
La Resistente conclude chiedendo il rigetto della richiesta di
riassegnazione del nome a dominio in oggetto.
Controdeduzioni
della Ricorrente
La
Ricorrente con le proprie controdeduzioni - depositate entro i termini
stabili dall’esperto nominato - ha rilevato innanzitutto che
il registrante del nome a dominio “YouGov.it”
(Studiolegale Ciaramella Roggero) non coinciderebbe con la Resistente
(Studio Legale Ciaramella Associazione Professionale).
Inoltre, la società Ricorrente afferma che la Resistente
baserebbe l’intera replica sull’esistenza di una
associazione denominata “You Gov”; associazione
che, tuttavia, non risulterebbe essere l’effettiva titolare
del dominio e per la quale non viene prodotta formale documentazione
attestante il suo legame con la Resistente.
La Ricorrente rileva inoltre che i documenti allegati alla replica
avversaria non sarebbero “ufficiali” in quanto
privi di alcuna valenza probatoria.
Oltre a ciò, la Ricorrente rileva che la Resistente, nella
propria replica, ha dichiarato di aver fondato l’Associazione
You Gov nel 2009 ma di aver provveduto alla registrazione del nome a
dominio nel 2008.
Inoltre la Ricorrente ribadisce che il dominio in parola non risulta
essere utilizzato; motivo per cui gli utenti di internet, non avendo
elementi per ritenere che tale dominio sia collegato
all’attuale assegnatario, sarebbero indotti a pensare che lo
stesso appartenga alla Ricorrente e che non sia temporaneamente
visibile per una qualsiasi ragione, cagionando alla YouGov Plc. un
ulteriore danno di visibilità e di immagine.
Infine, la Ricorrente afferma che la circostanza che la YouGov abbia
effettuato una registrazione di una società in Italia sono
negli ultimi anni, non potrebbe inficiare in alcun modo i propri
diritti sul dominio stesso in quanto la propria notorietà,
nonché quella dei relativi marchi registrati nel territorio
europeo, sarebbe antecedente alla registrazione del nome a dominio in
parola da parte della Resistente.
Motivi della
decisione.
1) Identità e
confondibilità del nome con il marchio registrato dalla
Ricorrente.
Secondo l’art. 3.6 lettera a) del
Regolamento Dispute, per ottenere il trasferimento in suo favore del
nome a dominio sottoposto a opposizione, il ricorrente deve provare che
tale nome a dominio sia identico o tale da indurre confusione rispetto
ad un marchio o altro segno distintivo aziendale sul quale vanta
diritti.
Il nome a dominio oggetto di questa procedura è
“yougov.it”; la denominazione sociale della
ricorrente è YouGov PLC; il marchio che la ricorrente
documenta aver tutelato mediante registrazione internazionale
già a partire dal 2000 è YOUGOV.
Appare dunque indubbio che il nome a dominio sottoposto a opposizione
è identico sia alla denominazione sociale della
società della Ricorrente, sia ai marchi, su cui la
Ricorrente vanta diritti. (Art. 3.6, lett. "a" del Regolamento).
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio, sotto il duplice profilo della identità con la
denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio su cui essa
vanta diritti di esclusiva.
2) Diritto o titolo della
Resistente al nome a dominio in contestazione.
Provato da parte ricorrente il primo requisito previsto
dall’art. 3.6 del Regolamento Dispute, parte resistente deve,
da parte sua, fornire prova di avere un diritto o titolo che
l’autorizzi a mantenere ed utilizzare il dominio oggetto di
opposizione se vuole bloccare la domanda avversaria di trasferimento
del dominio.
Non essendovi corrispondenza fra il nome a dominio registrato ed il
nome dei titolari dello stesso, i resistenti precisano di aver
registrato il dominio YOUGOV nel 2008 perché in
quell’anno erano fra i promotori della associazione senza
scopo di lucro “You Gov”.
A sostegno di tale affermazione allegano alla propria replica una
ricevuta di acquisizione di “comunicazione dati”
relativi alla associazione culturale YOU GOV da parte del servizio
telematico Entratel ed uno Statuto relativo alla Associazione YOU GOV.
Peraltro, entrambi i documenti non sono datati e pertanto non
costituiscono prova che nel 2008, al momento della registrazione del
nome a dominio, l’associazione fosse già stata
costituita (né invero risultano provare
l’esistenza stessa della associazione che, ai sensi
dell’art. 14 c.c., deve essere costituita con atto pubblico).
E’ comunque, poi, la stessa parte resistente a dichiarare
nella replica che l’associazione è stata
costituita nel 2009, dunque l’anno successivo alla
registrazione del nome a dominio: circostanza da cui si deve escludere
che la registrazione sia stata fatta su mandato o
nell’interesse dell’associazione YOU GOV.
Parte resistente non ha fornito la prova di avere diritto
all’uso del nome; ha dichiarato di non aver mai usato il
dominio; non è certamente nota con il nome a dominio
registrato.
Tutto ciò deve portare a ritenere soddisfatto il requisito
di cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la
riassegnazione del nome a dominio.
3) Malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
La malafede nella registrazione e nell’uso
del dominio contestato è l’ultima condizione che
deve essere provata dalla parte ricorrente per ottenere la
riassegnazione del dominio in suo favore, come indicato dalla lettera
c) dell’art. 3.6 del Regolamento Dispute.
Parte ricorrente ha dedotto, e provato con idonea
documentazione, che la società inglese YouGov PLC
è sorta nel 2000 ed ha, nello stesso anno, registrato il
relativo marchio; negli anni successivi (e comunque già
prima del 2008) ha raggiunto dimensioni internazionali lavorando su
piazza europea, asiatica, e statunitense tantoché
già nel 2006 ha registrato il marchio YOU GOV
nell’Unione Europea.
La ricorrente ha altresì provato di essere nota in
tutto il mondo per la raccolta dati e realizzazione di sondaggi, e di
aver raggiunto fama internazionale già ben prima della
registrazione del dominio oggi in contestazione. Seguendo, a titolo di
esempio, uno dei tanti link offerti nel ricorso, si arriva ad una
pagina web del quotidiano nazionale La Stampa dell’11 aprile
2007 in cui è citato un sondaggio
realizzato in Gran Bretagna dall'Istituto demoscopico YouGov.
Si può dunque ritenere provata la notorietà della
ricorrente già nel 2008, anno in cui parte resistente
registrava il dominio.
Parte resistente non solo non ha provato di avere un qualche diritto
all’uso del nome corrispondente al dominio, ma non ha nemmeno
dato prova di un qualche collegamento tra il proprio nome e il dominio.
Inoltre, sia da una ricerca attuale con motore di ricerca che
dagli archivi delle pagine web (archive.org), risulta che
all’indirizzo www.yougov.it non corrisponde alcuna pagina
web. Nella stessa replica parte resistente conferma tale circostanza.
La detenzione passiva del dominio senza l’uso dello stesso
impedisce al legittimo titolare del nome di poterlo registrare e
sfruttare, con conseguente e indubbio danno che, nel caso di specie, si
protrae da un decennio.
Da quanto sopra deve essere ritenuta provata la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio e quindi
soddisfatto anche il terzo requisito richiesto dall’art. 3.6
lettera c) del Regolamento Dispute.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio yougov.it alla YouGov PLC,
in persona del rappresentante legale pro tempore, Tilly Heald, con sede
legale in 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT – Regno
Unito.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 12 novembre 2018
|