Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 31 dicembre 2009 il sig. Jimenez Sanchez Francisco Javier, rappresentato e difeso nella presente procedura dal prof. avv. Toti S. Musumeci e dall’avv. Anna Garbagni, presso lo studio dei quali in Torino, Via Ettore de Sonnaz 14 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio yodeyma.it, registrato dalla società Broadway Cosmetic.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio yodeyma.it era stato creato il 20 dicembre 2002 ed era registrato a nome della società Broadway Cosmetic;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.yodeyma.it si giungeva ad un sito web che promuoveva e pubblicizzava la vendita di profumi e prodotti per il corpo a marchio Yodeyma. 

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 5 gennaio 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il plico tuttavia  veniva rispedito alla mittente C.R.D.D. in  data 16 gennaio 2010, per essersi il destinatario trasferito.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (16 gennaio 2010) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato alla Resistente, il 12 febbraio 2010 nominava quale esperto la sottoscritta avv. Francesca d’Orsi, che il successivo 15 febbraio accettava l'incarico.

a) Allegazioni della Ricorrente.

Il Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, sostiene anzitutto che il nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde integralmente al marchio da lui registrato ed utilizzato. A tal proposito il Ricorrente afferma e documenta la registrazione dei seguenti marchi:
- YODEYMA, marchio comunitario n. 003411071 depositato il 23 ottobre 2003 e concesso il 3 marzo 2005;
- YODEYMA, marchio internazionale n. 624136 concesso il 29 settembre 1994, esteso anche all’Italia.

Il Ricorrente afferma poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo alla sua ditta, denominazione o ragione sociale.

Il Ricorrente afferma infine che la Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerato che digitando tale domain name si accede ad un sito internet mediante il quale la Resistente pubblicizza e commercializza, senza autorizzazione alcuna da parte del Ricorrente, prodotti a marchio Yodeyma. Inoltre il Ricorrente afferma che la Resistente utilizza, per la raccolta di ordini di acquisto dei predetti prodotti, una casella di posta elettronica recante in forma illecita la parola Yodeyma. 

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

b) Allegazioni del Resistente.

La Resistente, che all’indirizzo indicato al Registro è risultata trasferita, nulla ha fatto pervenire, pur essendo stata resa edotta via e-mail della procedura.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

1.    Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il primo requisito previsto dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio (“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) risulta soddisfatto.

Il marchio Yodeyma è infatti un marchio internazionale che è stato concesso al Ricorrente il 29 settembre 1994 e, dunque, in data ben anteriore rispetto a quella di registrazione del nome a dominio (20/12/2002); marchio del quale quindi il Ricorrente ha il legittimo uso.

2.    Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che il Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "YODEYMA" e la confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione.

Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia la Resistente controdedotto alcunché al ricorso, si è proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo alla società Broadway Cosmetic di un tale diritto anche mediante quanto reperibile sulla rete Internet.

Al riguardo, sulla base della documentazione allegata al ricorso, è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa essere riconosciuto alla Resistente. Al contrario, tale documentazione prova che il Ricorrente è legittimo titolare dell’identico marchio, del tutto confondibile con il nome a dominio in contestazione.

Parimenti, sul sito presente su Internet all'indirizzo http://www.yodeyma.it non si rinviene alcun elemento che possa provare la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l’art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.
In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi sussistente anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

 Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

  Essa emerge dal fatto che il sito posto nel dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la promozione e vendita online di prodotti recanti il marchio Yodeyma.

  E’ indubbio infatti che l’utente sia attratto dal marchio presente nel nome di dominio e ritenga di entrare nel sito ufficiale del soggetto cui il marchio appartiene. In altre parole, il nome a dominio in contestazione appare essere stato registrato e viene utilizzato intenzionalmente con lo scopo primario di attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando probabilità di confusione con il marchio utilizzato senza alcuna autorizzazione del relativo proprietario.      Circostanza questa che, secondo l’art. 3.7 lett. d) del Regolamento, è da ritenersi prova della registrazione e del mantenimento in malafede del dominio in contestazione.

E' evidente quindi che la Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dal marchio Yodeyma per attrarre illegittimamente i relativi clienti verso il proprio sito.

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio yodeyma.it al sig. Jimenez Sanchez Francisco Javier, residente in Calle Mayor 11, 45311 Dos Barrios, Toledo, Spagna. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 27 febbraio 2010                                                                  
 
Avv. Francesca d’Orsi