Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
xfiles.it

Ricorrente:  Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. (Avv. Pier Luigi Roncaglia - Società Italiana Brevetti s.p.a ) 
Resistente: X Form Information Tecnology s.n.c. di Vallefuoco Massimiliano (avv. Gian Clemente Benenti) 
Collegio (unipersonale):  avv. Nicola Adragna

Svolgimento della procedura

       Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 21 febbraio 2002 la Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Osvaldo Scacco De Santis, con sede in Largo Amilcare Ponchielli, 6, 00198 Roma, rappresentata dall’avv. Pier Luigi Roncaglia ed elettivamente domiciliata presso la sede della Società Italiana Brevetti S.p.A in Firenze, Corso dei Tintori 25 introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio  xfiles.it, registrato dalla X Form Information Tecnology s.n.c., alla società ricorrente Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A.

La segreteria della CRDD, in data 22 febbraio 2002, verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all’indirizzo www.xfiles.it.

Le verifiche consentivano di accertare :

  • che il dominio xfiles.it risultava assegnato dal 3 febbraio 1998 alla X Form Teconology s.n.c. 
  • che il dominio xfiles.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il  21 febbraio 2002;
  • che all'indirizzo www.xfiles.it corrispondeva un sito attivo, pubblicizzante i prodotti posti in vendita dalla X Form Information Tecnology s.n.c.


In data 23 febbraio 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, la segreteria della CRDD provvedeva  in data 26 febbraio 2002 ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

In data 27 marzo 2002 pervenivano alla CRDD  repliche e documentazione in formato cartaceo da parte della resistente.

Verificatane la regolarità, la CRDD le trasmetteva alla ricorrente. Al contempo, CRDD nominava il sottoscritto saggio, il quale, in data 2 aprile 2002 accettava l’incarico.

In data 4 aprile 2002 la ricorrente richiedeva termine per controdedurre alle repliche della X FORM.
Il sottoscritto saggio con ordinanza dell’8 aprile 2002 concedeva termine al ricorrente sino al 15 aprile 2002 per controdeduzioni e al 22 aprile 2002 per repliche al resistente.

Tali memorie venivano inviate da entrambe le parti nei termini loro concessi, con allegata ulteriore documentazione.

Questioni preliminari.

In via preliminare, va disposto lo stralcio della documentazione irritualmente prodotta da entrambe le parti con le controdeduzioni concesse loro con ordinanza 8 aprile 2002. Detta ordinanza concedeva “a) termine al ricorrente sino al 15 aprile 2002 per controdeduzioni; b) termine al resistente sino al 22 aprile 2002 per repliche a queste ultime.”, senza prevedere che potessero essere prodotti anche ulteriori documenti; con ciò aderendo alla  istanza della ricorrente, la quale non aveva richiesto termine anche per produzioni documentali, ma solo per controdeduzioni. 

Oltre a ciò, i documenti allegati alle controdeduzioni della ricorrente risultano inviati solo in formato cartaceo (e non per e-mail, come disposto nell’ordinanza) e risultano pervenuti a CRDD solo dopo la scadenza del termine (al contrario delle controdeduzioni, tempestivamente inviate via e-mail).  Se anche quindi nell’ordinanza fosse stata consentita la produzione di ulteriori documenti (ma non lo è stata), il deposito sarebbe irrituale, in quanto effettuato in forme diverse da quelle disposte dal collegio, e tardivo, in quanto effettuato oltre il termine disposto dall’ordinanza. Stesso discorso per la documentazione inviata dal resistente, che come la precedente deve quindi essere stralciata. 

Allegazioni della  ricorrente

La ricorrente dichiara di essere la filiale italiana della Twentieth Century Fox Film Corporation (d’ora in avanti “Fox”), con sede in Los Angeles, California (Stati Uniti d’America) 10201 West Pico Boulevard,  la quale ha prodotto e distribuito in tutto il mondo la celebre serie televisiva di fantascienza “X-Files”. Tale denominazione è stata registrata in tutto il mondo come marchio in diversi settori merceologici e gode di notorietà e rinomanza in Italia e nel mondo.

In particolare la ricorrente afferma e documenta che la Fox è titolare delle seguenti registrazioni aventi tutte efficacia nel nostro Paese:

  • “X-Files” registrazione comunitaria n. 143222 depositata il 1° aprile 1996 e concessa il 13 ottobre 1998 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 41 e 42 (doc. 5);
  • “The X-Files” registrazione comunitaria n. 438119 depositata il 24 dicembre 1996 e concessa il 4 novembre 1998 per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 16 e 25 (doc. 6);
  • “X The X Files” registrazione comunitaria n. 451260 depositata il 30 gennaio 1997 e concessa il 26 gennaio 1999 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 9 e 41 (doc. 7);
  • “The X Files” registrazione comunitaria n. 798942 depositata il 15 aprile 1998 e concessa il 2 luglio 1999 per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 28 (doc. 8);
  • “X The X Files”, registrazione nazionale n. 780191 depositata il 30 gennaio 1997 e concessa il 12 maggio 1999 per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 9 e 41 (doc. 9).
  • La Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. afferma che la X Form Tecnology avrebbe registrato e starebbe usando il nome a dominio Xfiles in malafede.

  •  

     

    A sostegno di tale affermazione la ricorrente evidenzia che la scelta di adottare il nome a dominio contestato anziché i nomi a dominio xform.it e x–form.it, all’epoca della registrazione ancora disponibili, sarebbe stata dettata unicamente dall’intento di trarre indebito vantaggio dall’agganciamento alla notorietà del segno X–Files della Fox. L’intento parassitario risulterebbe ancora più evidente dal fatto che il logo utilizzato dalla resistente nel sito web per rappresentare la denominazione X Form sarebbe caratterizzato da una X riproducente in modo pressocchè identico la X che distingue il logo della Fox in una delle versioni grafiche più note.

    In data 19 dicembre 2000 la Fox tramite la Società Italiana Brevetti diffidava la X Form dal cessare l’uso del logo sul sito web e trasferire il nome a dominio xfiles.it.

    Fallito ogni tentativo di composizione bonaria, la Fox ha instaurato la presente procedura, chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione in favore della Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. risultando evidente che a) il nome a dominio xfiles è identico al titolo italiano della trasmissione televisiva e del film nonchè ai marchi registrati anteriormente a nome Fox e utilizzati dalla ricorrente, b) la X Form non ha nessun diritto sul nome a dominio contestato e c) il nome a dominio è stato registrato ed è usato in malafede per attrarre utenti internet creando motivi di confusione con il marchio X–Files .

    Allegazioni della resistente

     La resistente X Form Tecnology ha replicato deducendo in punto di fatto che la denominazione  X Files non è prodotto di fantasia ma trattasi di accezione con un senso letterale grammaticalmente compiuto. Afferma inoltre che il logo utilizzato dalla X Form è caratterizzato da un Font di pubblico dominio e che la X è completamente diversa da quelle utilizzata nel logo di X Files della serie televisiva. Osserva inoltre che la X Form ha registrato il nome a dominio contestato prima dell’avvenuta registrazione del marchio in Italia da parte della Fox. In diritto la resistente esclude la confondibilità delle denominazioni essendo le attività merceologiche svolte dalla Fox e dalla resistente nettamente separate. 

    Quanto all’indebito vantaggio derivante dall’uso della denominazione dedotto dalla ricorrente, la resistente rileva che il numero di accessi al suo sito è stato solo di 3.227 e che non sono accessi univoci. Inoltre l’indebito vantaggio non dovrebbe essere rapportato al numero di visitatori ma anche ad altri parametri che non sarebbero stati comunque provati dalla ricorrente che si sarebbe limitata ad evocare la malafede. 

    Motivi della decisione

    a) identità e confondibilità del nome

    Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che l’onere della prova sia stato assolto. 
    La ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio x-files in capo alla società Twentieth Century Fox Film Corporation di cui la Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. è la filiale italiana. 

    Il nome a dominio contestato xfiles.it è dunque una imitazione del marchio x-files registrato dalla Twentieth Century Fox Film fin dal 1998 come marchio comunitario. Quanto al fatto che la registrazione del marchio sia di data successiva alla registrazione del nome a dominio, è evidente che la ricorrente abbia usato la denominazione x–files molto prima della registrazione del nome a dominio da parte del resistente avvenuta nel 1998, essendo il titolo di un’opera televisiva famosa, prodotta dalla Fox e  trasmessa in Italia fin dal 1994. Talchè a prescindere dalla data della registrazione del marchio, la ricorrente  gode di un diritto di esclusiva in forza di un legittimo uso della denominazione, ancorché non registrata, preesistente alla registrazione del nome a dominio da parte della X Form.

    b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

    Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “xfiles” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato, spetta alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

    Al riguardo questo collegio ritiene che la resistente non abbia fornito idonea prova circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. 
    Dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet, X Form non appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

    Infatti, non risulta che la resistente abbia provato che “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1).

    Infatti la resistente si è limitata ad affermare l’anteriorità della registrazione del nome a dominio rispetto alla registrazione del marchio ma non ha in alcun modo dimostrato di aver iniziato ad usare il sito prima della contestazione.

    La resistente non “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che essa è denominata X Form Tecnology.

    Infine la  resistente non ha dimostrato che “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3).

    Invero la resistente ha dedotto in primo luogo  che la denominazione X-Files non sarebbe un prodotto di fantasia ma una accezione di un senso grammaticalmente compiuto.

    Si tratta di affermazione priva di fondamento in quanto, come dedotto dalla ricorrente, il marchio X-Files è un marchio di fantasia dotato di forte distintività, creato dalla Fox  per indicare dossier nascosti relativi a fatti criminosi che trovano spiegazioni nel paranormale.  In ogni caso quand’anche si dovesse ritenere che il marchio fosse originariamente dotato di scarsa capacità distintiva, è indubbio che l’uso intenso da parte della Fox, a seguito del successo mondiale della famosa serie televisiva, ha determinato la perdita del carattere di denominazione generica, per divenire nell’opinione del pubblico il segno distintivo di prodotti o servizi legati alla celebre serie prodotta dalla Fox. 

    La resistente ha dedotto inoltre che il nome a dominio rappresenterebbe un semplice indirizzo di rete che non implicherebbe di per sé riferimenti al marchio o ad altri diritti commerciali.

    Il collegio ritiene che tale tesi non possa essere condivisa.

    Infatti, come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza quasi univoche, il nome a dominio non può essere considerato solo alla stregua di un semplice indirizzo. 

    Come affermato da recente giurisprudenza (Tribunale Firenze – Sez. II. Ordinanza 7 giugno 2001 n. 3155) “E’ chiaro che, tecnicamente, il domain name è e resta un indirizzo; sul piano giuridico, peraltro, viene ad assumere una valenza distintiva, in virtù dell’uso e della funzione commerciale assunta in Internet, in relazione al commercio elettronico ed alla pubblicità sui siti. Il domain name in altre parole è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere dell’alfabeto piuttosto che da un’altra, poiché detta sequenza, se corrispondente ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del consumatore, che fruisce dei prodotti e che, dunque, sarà portato a raggiungere un sito piuttosto che un altro in relazione, appunto alla particolare sequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro.”

    Si deve pertanto ritenere applicabile ai domain names la disciplina dei segni distintivi e quindi il principio della circolarità della tutela degli stessi, in forza del quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni seppure di diverso tipo. 

    Anche il rilievo della resistente circa l’esclusione della confondibilità tra i segni per la diversità delle attività merceologiche svolte è del tutto privo di fondamento. 

    Infatti, come si desume anche da quanto dedotto dalla ricorrente, da un lato le registrazioni per il marchio X–Files tutelano anche tutti i prodotti legati all’informatica ricompresi nella classe 9 (cfr. docc. 5, 6 8 e 9 della ricorrente), dall’altro la tutela di un marchio di rinomanza mondiale, quale X-Files, si estende anche all’ipotesi di prodotti o servizi non affini laddove l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio.
    Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione.

    c) malafede della resistente.

    In ordine al requisito della malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, richiesto dall’art. 16.6 lettera c),  ritiene il sottoscritto saggio che esso risulti  provato dalla documentazione versata agli atti. 
    La denominazione xfiles è immediatamente riferibile alla famosa serie di fantascienza “X-Files”, che ha ottenuto in Italia, come nel resto del mondo, un successo notevole, come documentato dalla ricorrente. Al successo televisivo e cinematografico di “X-Files” si è accompagnata un’intensa attività di merchandising da parte della Fox che in pochi anni ha realizzato  la conclusione di contratti di licenza per lo sfruttamento in tutto il mondo del marchio “X-Files” in diversi settori merceologici.

    Al riguardo nessuna rilevanza ha il fatto che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata prima della concessione del marchio comunitario alla Fox in quanto la notorietà acquisita dal marchio era tale sin dalla prima serie televisiva del 1994,  talchè la resistente non poteva ignorare, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio di rinomanza mondiale. 

    Appare invece evidente che il nome a dominio Xfiles sia stato registrato proprio allo scopo di attrarre clientela beneficiando della celebrità e forza attrattiva del  marchio della ricorrente, sul quale peraltro la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. Ciò trova conferma anche nel fatto che all’epoca della registrazione del nome a dominio i nomi a dominio x-form.it e xform.it, corrispondenti alla ragione sociale della resistente, risultavano disponibili. Sotto tale profilo del tutto infondato è il rilievo della resistente circa il fatto che tale affermazione sarebbe sfornita di prova e che comunque non esisterebbe alcuna norma che impone una corrispondenza tra nome a dominio e ragione sociale. Infatti da un lato il ricorrente ha documentato (cfr. doc. 13 e 14) che i nomi a dominio xform.it e x-form.it sono stati registrati dopo la registrazione del nome xfiles; dall’altro se è vero che non esiste alcuna norma che  impone una corrispondenza tra ragione sociale e nome a dominio, nel caso di specie la scelta di utilizzare il nome a dominio della ricorrente costituisce una delle circostanze dalle quali desumere la mala fede.

    Parimenti prive di fondamento sono le eccezioni della resistente circa il fatto che la ricorrente non avrebbe provato la mala fede limitandosi a dichiarare che trattandosi di marchio di rinomanza mondiale, dal suo uso la X form ne avrebbe tratto un indebito vantaggio. Al riguardo la resistente deduce che l’indebito vantaggio non dovrebbe essere tratto dal numero di visitatori del sito, che comunque nel caso di specie non sarebbero accessi univoci, ma anche da altri parametri che non sarebbero stati portati a conoscenza.

    In particolare la resistente ritiene che non potrebbe trovare applicazione l’estensione della tutela del marchio anche al di là dell’affinità dei prodotti in quanto mancherebbe nel caso di specie sia l’elemento del pregiudizio che quello dell’indebito vantaggio. 

    Al riguardo occorre rilevare in primo luogo che le registrazioni per il marchio X–Files tutelano anche tutti i prodotti legati all’informatica ricompresi nella classe 9 (cfr. docc. 5, 6 8 e 9 della ricorrente). 
    In secondo luogo quand’anche si volesse ritenere che i servizi e i prodotti offerti dal resistente non siano affini a  quelli del titolare del marchio  è evidente che l’indebito vantaggio derivante dall’uso di un marchio rinomato come domain name è in re ipsa.  Come infatti ritenuto dalla giurisprudenza “L’uso di un marchio che gode di rinomanza come domain name o all’interno di un sito Internet, anche per prodotto o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo viola i diritti del titolare del marchio in quanto comporta l’immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio” (Tribunale Vicenza, ord. 6/7/98).

    Peraltro l’utilizzazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio famoso rileva anche sotto il profilo della violazione delle regole della concorrenza. E’ infatti indubbio che la registrazione e l’utilizzazione come nome a dominio di un marchio altrui integra un fatto di concorrenza sleale per appropriazione della notorietà altrui.

    E’ evidente che l’utilizzazione del nome a dominio Xfiles consente alla X Form di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio utilizzato senza giusto motivo per il sld del proprio sito e ciò a prescindere dal numero di utenti che effettivamente visitano il sito.

    Si deve ritenere pertanto che siano state dimostrate una serie di circostanze dalle quali desumere la mala fede della registrazione: la rinomanza nazionale oltre che mondiale del marchio raggiunta prima della registrazione del nome a dominio;  il fatto che il nome a dominio non corrisponde né al marchio né alla ragione sociale della resistente; il fatto  che all’epoca della registrazione la resistente avrebbe potuto utilizzare il nome corrispondente alla propria denominazione sociale . 

    La mala fede risulta anche dall’utilizzo da parte della resistente nel suo sito web di un logo (una X circondata da una ellissi)  che al di là delle marginali differenze grafiche appare molto simile a quello utilizzato dalla ricorrente.  Il che conferma la consapevolezza da parte sua di sfruttare la forza attrattiva e la celebrità del marchio della Fox.

    Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.

    Conclusioni

    In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio xfiles.it dall’attuale assegnataria  alla Twentieth Century fox Italy Inc. s.p.a., in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Osvaldo Scacco De Santis con sede in Largo Amilcare Ponchielli 6, 00198 Roma.

    La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

    Roma, 29 aprile  2002

    Avv. Nicola Adragna. 

 


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