Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail l’8 febbraio 2002 la Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Osvaldo Scacco De Santis, con sede in Largo Amilcare Ponchielli, 6, 00198 Roma, rappresentata dalla Società Italiana Brevetti S.p.A e da tutti i mandatari domiciliati presso di essa fra cui l’avv. Pier Luigi Roncaglia, ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Firenze, Corso dei Tintori 25, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio  x-files.it, registrato dalla Future Time di Marini Alessandro & C.  s.a.s.

La segreteria della CRDD, in data 9 febbraio 2002, verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all’indirizzo www.x-files.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
· che il dominio x-files.it risultava assegnato dal 17 aprile 2000 alla Future Time  s.a.s. 
· che il dominio x-files.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il  24 gennaio 2001 e al momento ancora vigente;
· che all'indirizzo www.x-files.it corrispondeva una sola pagina attestante che il dominio era stato registrato attraverso il servizio “tuonome.it” e che tale servizio poteva essere utilizzato dagli utenti intenzionati a registrare un nome a dominio con cc.TLD .it.

In data 14 febbraio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, la segreteria della CRDD provvedeva  in data 15 febbraio 2001 ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

 Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata il ricorso risultava ricevuto dalla resistente in data 21 febbraio 2002. 

Nulla essendo pervenuto entro il termine previsto dalla regole di naming per l’invio di repliche (ossia 18 marzo 2002), la CRDD il 22 marzo 2002 designava quale saggio il sottoscritto dott. Fabio Massimi, che in pari data accettava l’incarico.

La ricorrente, premettendo innanzitutto di essere la filiale italiana della Twentieth Century Fox Film Corporation (d’ora in avanti “Fox”), con sede in Los Angeles, California (Stati Uniti d’America) 10201 West Pico Boulevard, afferma e documenta che la FOX gode in Italia di diritti esclusivi sulla denominazione X-FILES sia in forza dei propri validi marchi di impresa sia in forza della notorietà che tale denominazione ha presso il pubblico, considerato che il marchio in questione, grazie al notevole successo della serie televisiva che ne è all’origine, gode senza alcun dubbio di grandissima rinomanza non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Più precisamente la ricorrente afferma e documenta che la Fox è titolare delle seguenti registrazioni aventi tutte efficacia nel nostro Paese:
1. “X-Files” registrazione comunitaria n. 143222 depositata il 1° aprile 1996 e concessa il 13 ottobre 1998 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 41 e 42 (doc. 5);
2. “The X-Files” registrazione comunitaria n. 438119 depositata il 24 dicembre 1996 e concessa il 4 novembre 1998 per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 16 e 25 (doc. 6);
3. “X The X Files” registrazione comunitaria n. 451260 depositata il 30 gennaio 1997 e concessa il 26 gennaio 1999 per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi 9 e 41 (doc. 7);
4. “The X Files” registrazione comunitaria n. 798942 depositata il 15 aprile 1998 e concessa il 2 luglio 1999 per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 28 (doc. 8);
5. “X The X Files”, registrazione nazionale n. 780191 depositata il 30 gennaio 1997 e concessa il 12 maggio 1999 per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 9 e 41 (doc. 9).

 La Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. afferma inoltre che la Future Time ha registrato e sta usando il dominio in malafede.

A sostegno di tale tesi la ricorrente afferma che:
- la Future Time è titolare di quasi 600 nomi a domini sotto il  ccTLD .it tra cui moltissimi corrispondenti a nomi di persone fisiche o giuridiche o a marchi famosi di titolarità di terzi e svolge, quindi, un’attività di “accaparramento e cybersquatting dei nomi a domini”.
- la Future Time s.a.s. ha fatto intendere alla ricorrente, nei colloqui telefonici intercorsi tra le parti, che avrebbe trasferito il nome a dominio in oggetto solo dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro di consistente entità.
- il nome a dominio x-files viene utilizzato dalla resistente unicamente per pubblicizzare il servizio di registrazione on-line denominato “tuonome.it” della stessa sfruttando in tal modo la popolarità del marchio “X-Files” per ottenere visitatori e potenziali clienti. 

Conclude quindi la ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione a proprio favore.

 La resistente Future Time,  pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e documentazione in data 21 febbraio 2002 (come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata), non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione.

Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che sia stato assolto. 
La ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio x-files in capo alla società Twentieth Century Fox Film Corporation di cui la Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. è la filiale italiana. 
Il nome a dominio contestato x.files.it è, infatti, una imitazione pedissequa del marchio x-files registrato dalla Twentieth Century Fox Film fin dal 1988 come marchio comunitario. 

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “x-files” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. 

Dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet la Future Time non appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che digitando sul browser l’indirizzo www.x-files.it si accede ad una sola pagina attestante che il sito è stato registrato mediante il servizio on-line “tuonome.it” e che tale servizio può essere utilizzato dagli utenti intenzionati a registrare un nome a dominio con cc.TLD .it. Neppure risulta che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che essa è denominata Future Time s.a.s. Infine, non risulta che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.x-files.it viene utilizzato dalla Future Time unicamente per pubblicizzare il proprio servizio di registrazione di nomi a dominio on-line sfruttando la rinomanza del marchio x-files.

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione.

In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio (come richiesto dall’art. 16.6 lettera c) ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti e da quanto reperibile su internet. 

La denominazione x-files è immediatamente riferibile alla famosa serie di fantascienza “X-Files”, che ha ottenuto in Italia, come nel resto del mondo, un successo notevole confermato dalla vincita di innumerevoli premi internazionali.

 Inoltre, in seguito alla popolarità del programma televisivo, la Fox ha prodotto anche la pellicola “X-Files: il Film” e ha intrapreso un’intensa attività di merchandising che ha portato allo sfruttamento in tutto il mondo del marchio “X-Files” in diversi settori merceologici.
E’ difficile quindi ritenere che la resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio di rinomanza mondiale, sul quale la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. 

Dalla documentazione  prodotta dalla ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su internet – che la Future Time s.a.s. ha registrato oltre 500 nomi a dominio tutti corrispondenti a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it; boeing.it; calvinklein.it; eurodisney.it; jvc.it; iveco.it; mastercard.it; etc.) o a nomi di famosi esponenti del mondo della canzone e dello spettacolo (p. es.: michael jackson.it; beatles.it; backstreetboys.it; bobmarley.it; pinkfloyd.it; etc.).

E’ di tutta evidenza che tale numero di domini non può essere stato registrato per le necessità dell’azienda resistente  la cui attività non ha nulla a che fare con i nomi a dominio registrati. Se a ciò si aggiunge che sul sito della resistente appare un’unica pagina attestante solamente l’avvenuta registrazione del dominio tramite il servizio tuonome.it di cui se ne pubblicizza l’utilizzo si può dedurre agevolmente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio. Tale circostanza d’altra parte, come sottolinea la stessa ricorrente, è già stata oggetto di accertamento nell’ambito di altre procedure di riassegnazione instaurate sempre nei confronti della Future Time s.a.s.

Precisamente con pronuncia avente ad oggetto il nome a dominio mastercard.it, è stato testualmente affermato dal collegio competente che: “la registrazione da parte della Future Time di decine e decine di nomi a dominio corrispondenti a marchi di rinomanza mondiale sui quali la resistente palesemente non vanta alcun diritto costituisca elemento dal quale dedurre una operazione di cybersquatting e, pertanto, la malafede della resistente così come intesa dall’art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle Regole di Naming”. Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nelle decisioni aventi ad oggetto la riassegnazione del nome a domini chanel5.it e championsleague.it.

A tutto ciò si aggiunga che la ricorrente ha dichiarato che, nei colloqui telefonici intercorsi tra i legali delle parti, l’avv. Biagi, rappresentante della Future Time s.a.s., aveva fatto intendere che la sua assistita avrebbe trasferito il nome a dominio in oggetto solo dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro di consistente entità. Tale affermazione anche se non documentata è supportata dalla circostanza che è stato accertato per alcuni dei nomi a dominio registrati dalla Future Time che quest’ultima ha richiesto ai legittimi titolari del marchio somme di gran lunga maggiori alle mere spese di registrazione e di mantenimento dei relativi nomi a dominio. A tale proposito si può prendere sempre in considerazione la procedura di riassegnazione in cui la resistente è stata coinvolta per la riassegnazione del nome a dominio “mastercard.it”. In tale sede la Mastercard International ha documentato la richiesta della Future Time a titolo di “rimborso spese di gestione per il periodo in cui aveva già versato alla Authority i diritti per la gestione dell'uso” di lire 100.000 mensili per il solo utilizzo dell’indirizzo www.mastercard.it da parte della ricorrente nonché il rifiuto della resistente di un’offerta di lire 2.000.000 per l'acquisto del dominio avanzata dal legale della Mastercard International poichè "sicuramente incapiente rispetto ai programmi ed alle somme ad oggi investite." Sulla base di tale documentazione il collegio giudicante ha affermato che “la richiesta di tali somme (lire 1.200.000 annue) così palesemente sproporzionate rispetto alle spese che la resistente può avere ragionevolmente sostenuto per il mantenimento del dominio, nonché il rifiuto della somma di lire 2.000.000 per la cessione del dominio in questione appare indice di un intento speculativo, e quindi della esistenza di una registrazione e di un mantenimento del nome a dominio in malafede ai sensi dell'art. 16.6 lett. c) e 16.7 regole di naming”.

A tale proposito sembra opportuno sottolineare che già in precedenza altri collegi giudicanti hanno ritenuto rilevanti ai fini della propria decisione documentazioni e atti di altre procedure di riassegnazione instaurate nei confronti del medesimo resistente (cfr. decisione emessa il 23.03.2001 e pubblicata alla pagina http://www.crdd.it/decisioni/helenarubenstein.htm).

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming.

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio x-files.it dall’attuale assegnataria alla Twentieth Century Fox Italy Inc. S.p.A. in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Osvaldo Scacco De Santis, con sede in Largo Amilcare Ponchielli, 6, 00198 Roma.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 5 aprile 2002

Dott. Fabio Massimi.