Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 16 novembre 2009 la Microsoft s.r.l., con sede in Segrate (MI), Centro Direzionale San Felice Palazzo A, Via Rivoltana 13, in persona del suo legale rappresentante sig.ra Sibilla Anna Michela Ricciardi, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio windows7.it, registrato dal sig. Marco Rossi.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
 
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 20 novembre 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Non essendo pervenuta la ricevuta di ritorno della raccomandata, venivano effettuati dei controlli sul sito delle Poste Italiane, dal quale risultava che la raccomandata era stata “consegnata dal portalettere del centro postale di CR CREMA CENTRO REC. in data 26-NOV-2009”.

In data 18 dicembre 2009 perveniva via e-mail a C.R.D.D. la replica del Resistente, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Romanenghi; replica che C.R.D.D. provvedeva a girare via e-mail al Ricorrente in data 21 dicembre 2009. Il 22 dicembre 2009 arrivava a C.R.D.D. anche l’originale cartaceo delle predette repliche e della annessa documentazione, che in pari data venivano spedite alla Ricorrente.

Con e-mail pervenuta a C.R.D.D. in data 27 dicembre 2009 il Ricorrente chiedeva termine per controdedurre. La richiesta veniva trasmessa da C.R.D.D. al sottoscritto esperto avv. Mario Pisapia che, nominato il 21 dicembre 2009, aveva accettato l’incarico il successivo 23 dicembre.

Con ordinanza del 28 dicembre 2009 il Collegio, viste le repliche del Resistente, vista la richiesta della Ricorrente di un termine per controdedurre alle suddette repliche, ritenuto opportuno, alla luce delle repliche del Resistente e della richiesta del Ricorrente, ottenere da entrambe le parti ulteriori precisazioni, onde garantire comunque la completezza del contraddittorio, concedeva (a) al Ricorrente termine sino al 4 gennaio 2010 per controdeduzioni alle repliche del Resistente e produzioni documentali, e (b) al Resistente termine sino al 11 gennaio 2010 per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del Ricorrente e produzioni documentali.

Il 29 dicembre 2009 il Ricorrente inviava a C.R.D.D. per e-mail proprie controdeduzioni e  documenti. A sua volta il Resistente, in data 11 gennaio 2010, inviava a C.R.D.D. per e-mail una replica alle controdeduzioni del Ricorrente.

La Ricorrente è la sussidiaria e licenziataria per l’Italia della società statunitense Microsoft Corporation, società da tempo attiva nel campo dell’informatica e dei computer, che ha lanciato sul mercato mondiale diversi sistemi operativi, tra i quali, ultimamente, Windows7.

Essa afferma e documenta la registrazione dei seguenti marchi:

Essa sostiene inoltre che, considerato l’amplissimo uso di Windows7 sia da parte della Ricorrente che da parte della casa madre, si può riconoscere in capo al gruppo Microsoft la titolarità di un marchio di fatto.

La Ricorrente afferma poi che nessun diritto avrebbe il sig. Marco Rossi sul nome oggetto della procedura, considerando che tale nome a dominio non corrisponde alla ditta, denominazione o ragione sociale del Resistente, né risulta alcun suo collegamento con il marchio WINDOWS o WINDOWS7.

La Ricorrente afferma infine che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, stante la notorietà raggiunta dal marchio WINDOWS, grazie anche alla risonanza che esso ha presso tutti i mezzi di comunicazione, Internet primo fra tutti. Secondo la Ricorrente, sarebbe inverosimile che la registrazione di un tale nome a dominio sia stata casuale, essendo avvenuta, fra l’altro, proprio in concomitanza con l’annuncio del nuovo nome del sistema operativo.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Il Resistente, nella propria replica, in merito al requisito della identità o confondibilità del nome a dominio, afferma che il marchio Windows7 non è stato registrato, per cui alcun diritto può essere riconosciuto al Ricorrente e dovrà quindi applicarsi il principio “first came, first served”.
 
In merito ai diritti in capo all’attuale assegnatario del nome a dominio, il Resistente afferma che, non essendo configurabile un monopolio della parola comune windows, ne discende la legittima utilizzabilità del nome a dominio windows7, considerando anche che il Resistente non svolge attività in concorrenza con quella del Ricorrente.  

Per quanto concerne poi la malafede, il Resistente afferma che nel caso di specie non risulta soddisfatta alcuna delle circostanze indicate nell’art. 3.7 del Regolamento, lettere da a) ad e), in quanto alcuno dei comportamenti ivi descritti è imputabile al sig. Rossi. In particolare, a sostegno della sua buona fede, il Resistente afferma che:

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla Microsoft s.r.l.

La Ricorrente, nelle proprie controdeduzioni, ribadisce che, pur non essendo stato registrato, il marchio WINDOWS 7 costituisce comunque un marchio di fatto.

La Ricorrente sostiene poi che già alla data di registrazione del nome a dominio da parte dell’attuale assegnatario il nuovo sistema operativo era noto con l’attuale nome. A sostegno di ciò, essa produce un estratto del blog di Mary-Jo Foley risalente al febbraio 2007 che parlava del nuovo sistema operativo Windows7 ed un estratto da Internet del 20 luglio 2007 in cui erano state pubblicate anche le prime interfacce del nuovo sistema operativo, oltre a commenti su di esso.

La Ricorrente conclude dunque affermando che il nuovo sistema operativo era conosciuto sin dai primi mesi del 2007 con l’attuale nome e dunque anteriormente alla registrazione del nome a dominio da parte del Resistente, per cui è impossibile che questi non ne fosse a conoscenza nel momento in cui ha registrato il nome a dominio.

Il Resistente, nelle proprie controdeduzioni, afferma che la documentazione annessa alle repliche del Ricorrente non dimostra affatto che alla data di registrazione del nome a dominio il nuovo sistema operativo di Microsoft fosse già noto come Windows7.

Il Resistente ribadisce inoltre che Windows7 non costituisce un marchio di fatto. A sostegno di ciò, egli afferma che in seguito alla riforma della legge marchi ed in base alla giurisprudenza più recente, presupposto costitutivo del diritto sul segno è l’uso, inteso non solo nel senso che deve essere effettivo, ma anche come conoscenza generale del marchio mediante stampa o altro mezzo di comunicazione. Il Resistente afferma che, in tale ambito, diviene quindi fondamentale capire in quale momento Microsoft ha deciso di attribuire al nuovo sistema operativo l’attuale nome. A tal proposito, egli afferma che sia dal sito di Wikipedia, in cui il nuovo sistema operativo è indicato anche come Windows Seven, Blackcomb o Vienna, che da quello ufficiale della Microsoft, emerge che per lungo tempo vi è stata incertezza sul nome da attribuire al nuovo sistema operativo, per cui appare inverosimile che il sig. Rossi abbia premeditato la registrazione del nome a dominio in contestazione.

Il Resistente afferma poi che è da escludere la sua malafede nella registrazione del nome a dominio in contestazione anche in considerazione del fatto che se avesse voluto lucrare alle spalle di Microsoft avrebbe registrato anche gli altri possibili nomi a dominio riferibili all’uscente sistema operativo.

Il Resistente conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso presentato da Microsoft s.r.l.

Il primo requisito previsto dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio (“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) risulta soddisfatto.

Il Resistente ha infatti registrato un nome a dominio che, da un lato, contiene il nucleo centrale del marchio WINDOWS, registrato dalla Microsoft Corporation, che lo ha poi concesso in licenza alla Microsoft. S.r.l. e del quale dunque la Ricorrente ha il legittimo uso; dall’altro, è esattamente identico al nome del nuovo sistema operativo lanciato dalla Microsoft Corporation.

Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III comma, lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio windows7.it, in quanto corrispondente ai propri marchi registrati.

 Ciò rilevato, si osserva che il Resistente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere sussistenti circostanze da cui desumere un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Infatti:

1)    non risulta che il Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato per alcuna attività, non ridirezionando l’utente su alcun sito web attivo.
 
2)    Neppure risulta che il Resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) visto che è sempre indicato il nome del sig. Marco Rossi.

3)    Per i motivi di cui sopra, si deve dunque escludere che il Resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento).

Si ritiene pertanto che il sig. Rossi non abbia alcun titolo al nome a dominio in contestazione e che quindi anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione possa ritenersi soddisfatto.

Sussiste infine anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il gruppo Microsoft, la cui notorietà sia in Italia che nel mondo emerge semplicemente digitando il suo nome sui principali motori di ricerca, ha creato il sistema operativo Windows sin dal 1985; sistema operativo che, nel corso degli anni, è stato oggetto di diversi aggiornamenti, i quali hanno dato vita a nuove versioni del sistema operativo stesso. Tra queste nuove versioni figura anche Windows7. Stante la notorietà raggiunta dal gruppo Microsoft e dal sistema operativo Windows, e ciò a prescindere dal numero della versione, è assolutamente inverosimile che il Resistente, nel registrare il nome a dominio in contestazione, lo abbia fatto nella totale ignoranza dell’esistenza del marchio Windows. Né è credibile che l’attuale assegnatario ignorasse l’esistenza dei diritti che la Ricorrente vanta sullo stesso. Quindi, si deve ritenere che il sig. Rossi abbia agito in malafede, perchè al momento in cui ha chiesto l’assegnazione del dominio in contestazione, egli sapeva di garantirsi la possibilità di beneficiare della rinomanza del segno distintivo considerato, violando i diritti connessi sia al marchio registrato dalla Microsoft Corporation, sia al marchio di fatto Windows7.

Come documentato dalla Ricorrente e come risulta da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto, il nuovo sistema operativo era già noto con l’attuale nome nel momento in cui il Resistente  registrava il nome a dominio. Sin dal febbraio 2007, erano stati inseriti su Internet diversi articoli che parlavano del lancio del nuovo sistema operativo, attribuendogli l’attuale nome. Esso aveva dunque assunto tale denominazione per i media e per l’intera comunità di Internet in generale da ancor prima che il sig. Marco Rossi registrasse il nome a dominio oggetto della odierna contestazione. In base a ciò si può affermare in capo alla Microsoft Corporation, per la quale Microsoft s.r.l. è licenziataria, la titolarità dei diritti connessi al marchio di fatto costituito dalla denominazione Windows7, che è esattamente corrispondente al nome a dominio windows7.it. assegnato al sig. Marco Rossi ed oggetto della odierna contestazione.

Secondo le informazioni a disposizione del sottoscritto, sembra inverosimile che il sig. Rossi, attuale assegnatario del dominio, non fosse a conoscenza di tali circostanze. Risulta, infatti, che venerdì 20 luglio 2007 (ossia quattro giorni prima della registrazione del dominio in contestazione) la Microsoft e la stampa specializzata di lingua inglese hanno dato notizia dell’attribuzione al nuovo sistema operativo della Microsoft del nome Windows7. (cfr. http://news.cnet.com/2100-1016_3-6197943.html, CNTE News, articolo dal titolo: Next version of Windows: Call it 7, 20/7/2007; oppure http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=592,  ZDNet, articolo dal titolo: Windows Seven: Think 2010, 20/7/2007; o ancora http://windowsitpro.com/article/articleid/96607/windows-7-now-due-in-2010-microsoft-says.htm, articolo dal titolo Windows 7 Now Due in 2010, Microsoft Says, 22/7/2007, riportato anche su http://bink.nu/news/windows-7-now-due-in-2010-microsoft-says.aspx, 23/7/2007). Poichè il Database Whois del Registro indica come data della richiesta del dominio il 23 luglio 2007 e come data di registrazione il giorno successivo, si deve ritenere che la registrazione non sia frutto di una fortuita coincidenza, ma che il registrante, avendo letto su internet gli articoli che annunciavano il nome del nuovo sistema operativo, abbia pensato di registrarlo a suo nome.

Rilevante è pure la circostanza che la Microsoft Corporation ha richiesto ripetutamente il trasferimento del dominio registrato dal Resistente. Nonostante fosse stato informato dei diritti che la Ricorrente vanta sul marchio Windows, il Resistente ha continuato comunque a detenere il nome a dominio.

Si consideri, inoltre, che sul sito del Resistente non è svolta alcuna attività, non essendo il nome windows7.it mai stato utilizzato dall’attuale assegnatario. Quest’ultimo ha affermato che il sito web non sarebbe stato utilizzato “al fine di non scatenare l’ira funesta del colosso americano, con la convinzione di poter risolvere in via amichevole la questione”. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova del fatto che ci sia un sito in costruzione, sicché si deduce che il Resistente non faccia alcun uso del dominio. Siamo in presenza di un caso di passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede del Resistente, essendo indicativo dell’intenzione del registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.

E’ pertanto evidente che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Da ultimo, è fuor di dubbio che vedere il proprio marchio registrato non associato ad alcuna attività arreca discredito all’immagine di cui può godere una società presente sul mercato internazionale da parecchi anni.

Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio windows7.it alla Microsoft s.r.l., con sede in Segrate (MI), Centro Direzionale San Felice Palazzo A, Via Rivoltana 13.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Napoli, 25 gennaio 2010                                                                    

Avv. Mario Pisapia