Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 6 ottobre 2011, la società D.E. Didieffe Editoriale s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio viversaniebelli.it, registrato dal Sig. Sebastian Frei.
                                                                      
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio viversaniebelli.it era stato creato il 24 aprile 2009 ed era registrato a nome del Sig. Sebastian Frei;  
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.viversaniebelli.it si giungeva ad una pagina web “di parcheggio” contenente il logo di Sedo (nota società specializzata nell’assistenza alla compravendita di domini internet), in cui assieme all’invito all’acquisto del nome a dominio si sponsorizzava una lista di link che apparentemente reindirizzavano l’utente verso altri siti internet. Seguendo il link che invitava all’acquisto del dominio, si perveniva ad una pagina della società Sedo, nella quale si era invitati a fare un’offerta per l’acquisto del dominio viversaniebelli.it.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il giorno 27 ottobre 2011 le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 28 novembre 2011 tornava a C.R.D.D. il plico con l’indicazione che il destinatario era sconosciuto. Pertanto in data 5 dicembre 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura l’ Avv. Enzo Fogliani, che  il giorno seguente  accettava l'incarico.

Nel proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma e documenta di essere una società operante in ambito della editoria,  che fin dal 1992 pubblica la testata mensile “Viversani & belli”. La D.E. Didieffe Editoriale s.r.l. afferma inoltre di godere di diritto di esclusiva sul marchio “Viversani & belli” dal 2 settembre 2003 con  registrazione n. 0000905791 (domanda di marchio nazionale 22 febbraio 2000 n. MI2000C001935).

La Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico alla rivista “Viversani&belli” quest’ultima protetta dal marchio nazionale.

Riguardo alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta del Sig. Sebastian Frei l’intento di sfruttare la notorietà del  mensile Viversani&belli sia per attirare gli utenti verso i link sponsorizzati sulla pagina web sia per vendere lo stesso nome a dominio.
 
In particolare, la Ricorrente fa notare non solo  come il Sig. Sebastian Frei  abbia registrato il nome a dominio nel 2009 e quindi in un secondo momento rispetto alla registrazione del marchio e alla pubblicazione della rivista, ma anche come sullo stesso sito www.viversaniebelli.it compaia l’indicazione “compra questo sito”. Da ciò emergerebbe la malafede della Resistente, perché l’utilizzo del sito sarebbe finalizzata a trarre un indebito vantaggio e alla vendita del nome a dominio al miglior offerente.

La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art. 3.7, lettera a) ed e)  del Regolamento.
 
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.


Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è stato restituito dalle poste con l’indicazione “destinatario sconosciuto”. Pertanto,  ai sensi dell’art. 4.4 lettera c) del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal titolare del dominio oggetto di opposizione dalla data in cui le poste hanno tentato la consegna del plico, ossia, nel caso di specie, il 2 novembre 2011. Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio.


I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 
a)    identità e confondibilità del nome.

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio viversaniebelli.it assegnato al Sig. Sebastian Frei  è esattamente identico sia al marchio che alla denominazione del mensile stampato dalla Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.

Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome viversaniebelli – sotto il duplice profilo (a) di diritto di esclusiva connesso alla registrazione di identico marchio e (b) di diritto d’autore sul titolo della testata giornalistica - sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:

• a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
• b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
• c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una pagina web che sponsorizza una serie di altri siti internet attraverso dei link e soprattutto l’indicazione di messa in vendita del nome a dominio stesso.

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.
                                                                          
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sul sito web posto nel dominio in contestazione compare un’unica pagina di parcheggio fornita da Sedo. Vi si legge infatti in calce: “questa pagina è fornita free da Sedo Domain Parking Program).

Anche se apparentemente sulla pagina web si trovano alcuni link tematici generici, gli unici effettivamente funzionanti sono quelli che pubblicizzano il fatto che il dominio è in vendita, che conducono ad una pagina di Sedo in cui può fare un’offerta per l’acquisto.  In concreto, quindi,  la Resistente non fa alcun uso del dominio che non sia pubblicizzare che lo stesso è in vendita.

 Si è quindi in presenza di un caso di passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede della Resistente, essendo indicativo dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.

Un ulteriore elemento indicativo della malafede proviene dalla constatazione che il dominio è stato registrato il 24 aprile 2009,  ossia ben diciassette anni dopo la comparsa nelle edicole italiane del mensile “Viversani&belli”, che lo scorso anno risulta aver avuto una tiratura mensile di oltre 100.000 copie.  

Se a ciò si aggiunge che il dominio è stato registrato da persona che ha indicato un nome straniero ed una residenza in Germania, e non ha quindi alcun plausibile collegamento con una frase, quale viversaniebelli, che ha senso compiuto solo nella lingua italiana,  non è ipotizzabile che la registrazione del dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma piuttosto, considerata la notorietà della rivista, che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata unicamente “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario” (art. 3.7 lett. d del regolamento).

La circostanza è confermata dal contenuto dell’unica pagina web posta sul dominio in contestazione, su cui compare l’esplicito invito ad acquistare il dominio “viversaniebelli.it”.

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “viversaniebelli.it” alla società D.E. Didieffe Editoriale s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a, 20121 Milano.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 21 dicembre 2011.

Avv. Prof. Enzo Fogliani