Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
VITAMIX.IT

Ricorrenti: Vita-Mix Corporation e Vita-Mix Europe Limited
Resistente: Fredrick Rotemark
Collegio (unipersonale): Avv. Francesca d’Ors


Svolgimento della procedura


Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 28 agosto 2012 la società Vita-Mix Corporation e la società Vita-Mix Europe Limited, entrambe in persona di Connors Loree W., legale rappresentante, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’avv. Malisheila O. Douglas - Studio Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio vitamix.it, registrato dal Sig. Fredrick Rotemark.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio vitamix.it, era stato creato il 30 ottobre 2010 ed era registrato a nome del Sig. Fredrick Rotemark;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.vitamix.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Ricevuto  il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 5 settembre 2012 C.R.D.D. inviava ricorso (con traduzione in inglese) e documentazione al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

L’avviso di ricevimento della raccomandata veniva recapitato a C.R.D.D. solamente in  data 16 ottobre 2012. Da esso risultava che ricorso e documentazione erano stati ricevuti dal Resistente il giorno 11 settembre 2012, e pertanto il termine di 25 giorni previsto a favore del Resistente per presentare le proprie repliche era già decorso senza che nulla fosse pervenuto a C.R.D.D. Pertanto in data 17 ottobre veniva nominato quale esperto l’Avv. Francesca d’Orsi, che lo stesso giorno accettava l’incarico.   

Allegazioni delle parti

Il Ricorso è presentato congiuntamente dalla Vita-Mix Corporation statunitense, capogruppo, e dalla sua controllata Vita-Mix Europe Limited con sede nel Regno Unito (identificate entrambe, nel seguito, per brevità, come “la Ricorrente”), ai fini di ottenere a favore della seconda la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

La Vita-Mix Corporation afferma di essere una grande società che fin dal 1937 produce frullatori e più in generale apparecchi per la miscelazione di alimenti, con una rete di vendita e distribuzione che si disloca in numerosi paesi nel mondo, ed un fatturato di oltre 170 milioni di dollari. Essa documenta di essere titolare da tempo dei marchi “vita-mix” e “vitamix”, registrati in vari paesi del mondo, ed in particolare – per quel che qui rileva – in Francia ed  in ambito comunitario, rispettivamente dal 1995 e dal 2000. Vita-Mix Europe Limited è autorizzata ad utilizzare i marchi “vita-mix” e “vitamix”.

Parte Ricorrente afferma, in primis, che il nome a dominio contestato è identico e comunque tale da generare confusione tra gli utenti di internet rispetto alla propria denominazione sociale ed ai marchi da essa registrati. Il Resistente non avrebbe alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non avendo alcuna attinenza e, soprattutto, non essendo mai stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare marchi, loghi o altri contrassegni che possano essere riconducibili alla Vita-Mix Corporation od alla Vita-mix Europe Ltd..

La Ricorrente afferma e documenta che il Resistente è un ex-distributore di prodotti Vita-mix, il quale ha registrato il nome a dominio in contestazione successivamente alla revoca del mandato di distribuzione. La Ricorrente documenta che il  Resistente ha registrato il nome a dominio vitamix non solo nel ccTLD .it, ma anche in altri sette ccTLD europei. Nonostante al Resistente sia stata offerta una cospicua somma per rientrare in possesso del dominio in contestazione ($ 12.000,00) questi si è rifiutato di cederlo, affermando di trarre maggiori guadagni dal semplice parcheggio del dominio.

Parte Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio vitamix.it alla Vita-mix Europe Ltd.

Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica pur avendo regolarmente ricevuto reclamo e documentazione ad esso allegata.


Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a)    Identità o confondibilità del nome

Il nome a dominio vitamix.it è esattamente identico ad un marchio registrato da parte Ricorrente ed è confondibile con la sua denominazione sociale, da cui differisce per il l’omissione del trattino centrale. 

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
 
b) diritti o interessi legittimi del resistente

Dalla documentazione allegata al ricorso – il Resistente nulla a prodotto, non essendosi costituito - e da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una pagina web priva di contenuti. 

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto l’art. 3.7 del Regolamento lettera a) indica, quale circostanza da imputare a una registrazione e uso del dominio in mala fede, la condotta del Resistente propensa a una attività speculatoria derivante dalla cessione o concessione di utilizzo o altro modo di trasferimento del nome a dominio alla Ricorrente titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto. Se la titolarità del diritto che la Ricorrente vanta sul nome Vitamix emerge chiaramente dalla documentazione attinente alla registrazione di numerosi marchi, alcuni risalenti al 1996, con altrettanta chiarezza affiora, dalla corrispondenza tenuta dal Sig. Fredrick Rotemark con il Ricorrente, l’intento del Resistente di ricavare dalla vendita del nome a dominio vitamix.it una somma di denaro di molto superiore ai costi sostenuti per la registrazione e il mantenimento del nome a dominio.

In particolare, la condotta del Sig. Fredrick Rotemark che deve essere ascritta a un più ampio disegno accaparratorio volto esclusivamente a trarre profitto dalla vendita dei numerosi nomi a dominio che la stessa Resistente ha registrato e contenenti la parola vitamix con diverse estensioni (come si evince dall’e-mail del 19 ottobre 2011 del Resistente). Né può ritenersi che esso non fosse a conoscenza del fatto che, con tale registrazione, stava ledendo un diritto altrui, atteso che è stato dimostrato come in passato egli fosse stato un distributore proprio dei prodotti di parte Ricorrente.

A ciò si aggiunga che, per sua stessa ammissione, il Sig. Fredrick Rotemark ha  utilizzato il nome a dominio esclusivamente per passive holding. comportamento questo che la giurisprudenza italiana e internazionale in materia di procedure di riassegnazione considera come indice di malafede.

Il Resistente, pertanto, ha agito in malafede sia nella registrazione, sia nel mantenimento del nome a dominio. 

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio vitamix.it alla Vita-Mix Europe Ltd, con sede in 10-18 Union Street, Londra (Regno Unito).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 30 ottobre 2012

Avv. Francesca D’Orsi



 
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