Con ricorso ricevuto tramite e-mail da C.R.D.D in data 9 aprile 2013, la società Kelemata s.r.l., con sede in Corso Re Umberto 20, 10100 Torino, in persona del procuratore speciale Rag. Alberto Aimi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Vinai e Alessandro Nobiloni, giusta delega in calce al ricorso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” (d’ora in poi Regolamento) e dell’art. 5.6 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD “.it” per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio venus.it, registrato dal sig. Ugo Uggetti.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava che:

• a) il dominio venus.it era stato creato il 29 gennaio 1996 e risultava assegnato al sig. Ugo Uggetti;
• b) il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
• c) digitando l’indirizzo http://www.venus.it avveniva un redirecting alla pagina www.miapavia.com, contenente la testata giornalistica “Mia Pavia”, il cui direttore risulta essere il sig. Ugo Uggetti.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed avuta indicazione dal Registro del domicilio del Resistente, il 16 aprile 2013 C.R.D.D. inviava il ricorso e la documentazione al Resistente per raccomandata a.r., con l’invito ad trasmettere a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il sig. Ugo Uggetti, con e-mail del 9 maggio 2013 seguita da originale in formato cartaceo, si costituiva nel procedimento a mezzo di replica. Il 10 marzo 2013 C.R.D.D. inoltrava le repliche alla Ricorrente, nominando il 13 maggio quale esperto lo scrivente Andrea Sirotti Gaudenzi, che il giorno seguente accettava l’incarico.

Il 14 maggio 2013 parte ricorrente chiedeva di poter controdedurre alle repliche avversarie. Con ordinanza del 15 maggio 2013 l’esperto disponeva termine: a favore della Ricorrente sino al 24 maggio 2013 per controdeduzioni alle repliche del Resistente e produzioni documentali; a favore del Resistente sino al 3 giugno 2013 per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni della Ricorrente e produzioni documentali.

Entrambe le parti inviavano tramite e-mail propri scritti difensivi e ulteriore documentazione nei termini loro rispettivamente assegnati.


La Ricorrente Kelemata s.r.l. espone di essere una delle più grandi società operanti nel settore della cosmetica e della profumeria, fatturando 120 milioni di euro e detenendo numerosi marchi tra cui Kalemata, Perlier, Orlane, Venus, Annayake, Armonie Naturali.

La società Kelemata s.r.l. documenta di essere titolare fin dal 1959 di numerose registrazioni italiane per il marchio “venus”, e nel proprio ricorso precisa di mai aver dato alcuna autorizzazione al sig. Uggetti per la registrazione del nome a dominio “venus.it”, nè di aver disposto titoli o licenze per l’utilizzo o lo sfruttamento del segno distintivo.

La registrazione e l’utilizzo del nome a dominio oggetto della procedura, secondo la Ricorrente, è stata effettuata in malafede con l’unico scopo di rivendere il nome a dominio e/o sfruttare la notorietà del marchio. Inoltre, l’utilizzo in malafede del nome a dominio verrebbe dimostrato anche dalla detenzione passiva dello stesso, dato che al relativo indirizzo Internet corrisponde un redirecting alla pagina www.miapavia.com.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio“venus.it”.


Il sig. Ugo Uggetti nelle proprie repliche contesta che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata in malafede con l’intento di sfruttare la notorietà del marchio “venus” ledendo gli interessi legittimi della società Kelemata s.r.l.

Nel merito, il Resistente afferma che nel 1991, oltre a costituire la ditta individuale Ugo Uggetti, impegnata nella vendita di hardware e software, decise, dopo l’attivazione di servizi di telecomunicazione, di chiamare con il nome Venus e/o Venus TelCom il settore telematico in cui opera la propria impresa.

Il sig. Uggetti afferma che la Venus a Pavia era una BBS (Bulletin Board System) indipendente, vale a dire «un sistema telematico nato per offrire servizi prevalentemente di natura amatoriale, tramite connessione modem su rete tradizionale telefonica». Il nome Venus, quindi, è stato utilizzato dal sig. Uggetti per identificare il settore di telecomunicazioni della propria impresa e tale circostanza lo avrebbe poi indirizzato nella scelta di acquistare il nome a dominio.

Il Resistente, inoltre, afferma che con la denominazione Venus e Venus TelCom ha svolto oltre che attività di rivenditore ufficiale di alcuni software, anche quella di registrazione e gestione di domini per conto terzi registrando il maintainer Venus-MNT presso il Registro Italiano.

Successivamente, costituendo altra impresa, il sig. Uggetti aveva deciso di effettuare un reindirizzamento dal sito “venus.it” verso il sito “miapavia.com”, corrispondente a quello della nuova società.

Il Resistente nega di aver registrato il dominio in malafede, sottolineando che «Il nome a dominio venus.it è stato originariamente registrato in quanto coincidente con il nome del servizio telematico Venus BBS». La sua buona fede sarebbe dimostrata inoltre sia dalla registrazione del  marchio Venus TelCom (domanda n. PV1997C000015), sia dal fatto che il nome a dominio a tutt’oggi viene utilizzato dal sig. Uggetti come indirizzo della sua posta elettronica (ugo@venus.it), sia dal servizio di attivazione di account che era stato offerto alla clientela.

Infine, il Resistente rileva che - operando in settori merceologici  notevolmente differenti  da quelli della Ricorrente -  «Il nome a dominio venus.it  non è mai stato - nemmeno incidentalmente - utilizzato con l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di danneggiarlo o di violarne gli eventuali marchi registrati».


Nelle proprie controdeduzioni, la Ricorrente osserva e documenta che l’impresa individuale Ugo Uggetti ha cessato la propria attività ed è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2007. Inoltre, non risulterebbe l’esistenza di alcuna società Venus – TelCom. In aggiunta a ciò la Ricorrente confuta la veridicità della carta intestata della ditta Ugo Uggetti – Venus TelCom, prodotta nelle memorie di replica del sig. Ugo Uggetti come documento A, in quanto facilmente ricostruibile e quindi non databile e difficilmente riconducibile al periodo di esistenza della ditta stessa. Pertanto, secondo la Ricorrente, non vi sarebbe alcun riferimento nè alcuna riconducibilità della denominazione “Venus” al sig. Uggetti.

Il Resistente, precisa la società Kelemata s.r.l., non sta facendo alcun uso del nome a dominio oltre quello di un semplice redirecting alla pagina web miapavia.com, pertanto, il mancato utilizzo di fatto del nome a dominio e lo scarso interesse per lo stesso, dimostrerebbero la malafede del sig. Uggetti.

La società Kelemata s.r.l. contesta l’originalità e la valenza probatoria di tutta la documentazione prodotta dal Resistente, in particolare afferma che non esisterebbe alcuna registrazione del marchio Venus TelCom, nè tantomeno il numero di partita IVA della società, nè il numero del registro imprese della ditta Ugo Uggetti – Venus TelCom indicata nella carta intestata prodotta come documento A.

La Ricorrente afferma inoltre che, tra gli anni 2000 e 2001 il sig. Uggetti avrebbe avanzato alla Kelemata s.r.l. una proposta di vendita del nome a dominio contestato; a riprova di quanto affermato, la Ricorrente chiede che venga ascoltato come testimone il rag. Alberto Aimi.  

 La Ricorrente conclude  chiedendo la riassegnazione del nome a dominio venus.it.

Il sig. Uggetti, da parte sua, nelle proprie controdeduzioni contesta le affermazioni della Ricorrente e documenta le proprie ragioni relative al proprio diritto al nome a dominio sulla base di un utilizzo dello stesso, e della propria buona fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.


In rito, è da esaminarsi in via preliminare la richiesta della Ricorrente di prova testimoniale volta a provare che il sig. Ugo Uggetti tra gli anni 2000 e 2001 avrebbe cercato di vendere alla Kelemata s.r.l. il nome a dominio venus.it. A tal fine, è stato richiesto che fosse ascoltato quale teste il Rag. Aimi sul seguente capitolo di prova: «Vero che nel 2000 il sig. Uggetti richiedeva un corrispettivo a fronte della cessione del dominio Venus.it a favore di Kelemata.».

Il Regolamento prevede che «La procedura di riassegnazione è di regola interamente svolta per iscritto. Tuttavia il Collegio può decidere, a istanza di parte, a propria discrezione ed in casi eccezionali, di interrogare le parti personalmente o assumere prove testimoniali» (art. 4.13).

Nel caso di specie, da un lato non si ravvisa la sussistenza di un “caso eccezionale” che legittimi l’assunzione di una prova testimoniale richiesta; dall’altro, il capitolo di prova dedotto si appalesa irrilevante ai fini della decisione della procedura.

Anche a voler tacere il fatto che il Rag. Alberto Aimi risulta procuratore speciale della società Kelemata s.r.l. nel presente procedimento di riassegnazione, è necessario evidenziare che la prova richiesta risulta irrilevante. Infatti, anche se fosse provato che 13 anni fa il sig. Uggetti avesse richiesto «un corrispettivo a fronte della cessione del dominio Venus.it a favore di Kelemata», ciò non sarebbe affatto - di per se stesso - prova del fatto che il Resistente abbia registrato quel dominio con intenti speculativi e, quindi, con malafede. Il requisito indicato nel Regolamento ex art. 3.7 lettera a), perché la proposta di vendita  possa essere considerata elemento probatorio della malafede, afferisce all’entità del corrispettivo richiesto – che deve essere superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente sino a quel momento – e non alla mera proposta di vendita dietro corrispettivo. Ed al teste nulla viene proposto di chiedere al riguardo.

L’istanza di prova testimoniale formulata dalla Resistente non può, pertanto, trovare accoglimento.


Non è contestato che il nome a dominio venus.it sia identico al marchio omonimo registrato dalla Ricorrente fin dal 1959.

È quindi soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

Avendo dimostrato la Ricorrente un proprio diritto di esclusiva sul marchio corrispondente al nome a dominio in contestazione, spetta al Resistente dimostrare a sua volta di avere un concorrente diritto o titolo che lo legittima alla registrazione e al mantenimento al nome a dominio.

A riguardo l’art. 3.6 lettera d) del Regolamento disciplina che il Resistente «sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi».

 Dalla memoria di replica del Resistente e da una semplice ricerca sul web è emerso che, prima ancora di avere avuto notizia della procedura di opposizione, il sig. Uggetti ha sicuramente utilizzato  la risorsa per varie attività. Tra queste vanno segnalate quella di BBS (Bulletin Board System), il personale indirizzo di posta elettronica (ugo@venus.it) e quella di maintainer con denominazione Venus-MNT. Nel 2000, inoltre,  aveva  registrato (ma non più rinnovato) il marchio Venus TelCom (domanda numero PV1997C000015). Pertanto appare plausibile che, nell’ambito della propria attività lavorativa, il sig. Uggetti possa essere conosciuto o ricondotto alla denominazione Venus o Venus TelCom.      

Inoltre, dalla stessa dichiarazione della Ricorrente in virtù della quale «non si contesta l’esistenza di e-mail create con dominio venus.it», si deduce che non è materia di contesa tra le parti un utilizzo del nome a dominio come offerta di servizio e-mail o come utilizzo di posta elettronica personale.

La lettera e) dell’art 3.6 disciplina la necessità, affinché il Resistente dimostri un proprio diritto nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, che lo stesso ne stia facendo un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Il settore merceologico di riferimento della società del sig. Uggetti è completamente differente da quello della Ricorrente; la clientela a cui fa riferimento il Resistente non può essere quindi indotta in confusione. Ciò premesso, l’operazione di redirecting verso il sito web miapavia.com  non è riconducibile ad una attività concorrente a quella della Kelemata s.r.l., nè tantomeno a una violazione del marchio “venus”, ma ad una scelta derivante da un complessivo utilizzo in buona fede della denominazione Venus o Venus TelCom.

Si ritiene quindi che il Resistente abbia dimostrato l’esistenza di un proprio diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.


Da quanto sopra si esclude la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio venus.it.

Anzitutto, è da escludersi che Venus – corrispondente al nominativo singolare del nome latino della dea Venere – possa ritenersi un marchio supernotorio, e come tale possa godere della relativa tutela. Agendo il sig. Uggetti in settore del tutto diverso da quello della Ricorrente, legittimamente ha utilizzato la denominazione Venus, tanto che gli è stata concessa la registrazione del marchio Venus TelCom.

Ad ogni modo, in questa sede si deve dare applicazione al Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, che richiede, affinchè possa essere disposta la riassegnazione, che il nome a dominio sia stato registrato e mantenuto in mala fede.

Ebbene, non è emerso nel corso della procedura alcun elemento che possa far ritenere che il Resistente abbia voluto registrare il nome dominio per impedire alla società Kelemata s.r.l. di utilizzarlo, o di utilizzarlo per porre in essere una attività in concorrenza e sviarne la clientela.

Né, infine, è rilevante che al momento il sito web redirezioni l’utenza ad altro sito del Resistente. Da un lato, infatti, il nome a dominio risulta ancora utilizzato per legittimi servizi di posta elettronica; dall’altro, è pacifico che per anni la risorsa è stato utilizzata – oltre che per servizi Internet – anche per ospitare pagine web; sicché il fatto che recentemente il dominio operi un redirect ad altro sito non implica affatto che oltre dieci anni prima, allorché lo stesso fu registrato, il sig. Uggetti fosse in malafede.

Mancando quindi la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, ed avendo il sig. Uggetti titolo ad utilizzarlo ai sensi dell’art. 3.6 del Regolamento, il ricorso deve essere respinto.


Il ricorso presentato dalla Kelemata s.r.l. per la riassegnazione del nome a dominio venus.it è respinto ed il nome a dominio rimane quindi assegnato al sig. Ugo Uggetti
 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD “.it” per i provvedimenti di sua competenza.

Cesena, 14 giugno 2013

 Andrea Sirotti Gaudenzi