Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
toysrus.it
Ricorrente: Geoffrey, Inc. e dr. Modiano
& Associati S.p.A.
Resistente: Luca Casadei Management S.r.l.
Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Alfredo
Antonini
Svolgimento della procedura
Il 21 gennaio 2004 la CRDD riceveva via
e-mail ricorso proposto dalla dr. Modiano & Associati S.p.A., in persona
del legale rappresentante Ing. Guido Modiano, con sede in Milano, Via Meravigli
16, e della Geoffrey, Inc, con sede nel New Jersey (USA), in persona del
legale rappresentante sig. Michael L. Tumolo per la riassegnazione
del dominio toysrus.it, attualmente assegnato alla Luca Casadei Management
S.r.l.
La segreteria della CRDD provvedeva alla
verifica dei dati comunicati dalle ricorrenti. In particolare verificava
il whois della Registration Authority, dal quale risultava che il dominio
toysrus.it è stato registrato in data 4 febbraio 2003 dalla Luca
Casadei Management S.r.l. e che a far data dal 20 ottobre 2003 la
Registration Authority ha apposto la dicitura “valore contestato”.
Ricevuto per posta il ricorso e la documentazione,
la segreteria della CRDD inviava a mezzo plico raccomandato con avviso
di ricevimento alla Luca Casadei Management S.r.l. copia sia del ricorso
che della documentazione, informandola del suo diritto a replicare alle
affermazioni contenute nel ricorso stesso inviando proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento del plico. Quest’ultimo, unitamente alla documentazione,
è stato ricevuto il 30 gennaio 2004 dalla resistente .
Decorso il termine fissato dalle Regole
di naming per le repliche del resistente, la CRDD in data 27 febbraio 2004
provvedeva alla nomina del sottoscritto saggio prof. Avv. Alfredo Antonini
che in data 1 marzo 2004 accettava l’incarico.
Allegazioni delle ricorrente
Le ricorrenti sostengono: a) che
la Geoffrey è titolare in tutto il mondo di numerosi marchi fra
i quali: TOYSRUS.COM, TOYS “R” US, BABIES “R” US, “R” US ed altri; b) che
il dominio toysrus.it risulta identico al marchio TOYS “R” US registrato
dalla Geoffrey sia in Italia che all’estero; c) che la Luca Casadei Management
s.r.l., attuale assegnataria, non ha fatto uso del nome a dominio né
si è “preparata oggettivamente a fare uso” del suddetto dominio;
d) che lo scopo primario per cui la Luca Casadei Management s.r.l.
ha registrato il dominio è “di vendere, cedere in uso o in
altro modo trasferire il nome a dominio alla ricorrente in cambio di un
corrispettivo, monetario o meno, superiore ai costi ragionevolmente sostenuti
dalla resistente per la registrazione ed il mantenimento del dominio”.
A sostegno della propria domanda
le ricorrenti hanno prodotto voluminosa documentazione, fra cui la lista
dei marchi registrati dalla Geoffrey, stampe relative a periodi diversi
della home page del dominio contestato, lettere inviate dalla società
resistente alle ricorrenti.
Esse, pertanto, chiedono il trasferimento
del dominio toysrus.it dalla Luca Casadei Management S.r.l. alla dr. Modiano
& Associati S.p.A., autorizzata dalla Goffrey Inc., proprietaria del
marchio Toysrus ed interveniente volontaria, a registrare il dominio in
contestazione a nome proprio.
Allegazioni della resistente
La Luca Casadei Management S.r.l. ha ricevuto
il plico speditole dalla segreteria della CRDD, contenente il ricorso e
tutta la documentazione, in data 30 gennaio 2004, come si può riscontrare
dal timbro apposto dall’ufficio postale sull’avviso di ricevimento.
Pur essendo stata messa in grado di contraddire
alle allegazioni delle ricorrenti, la resistente nulla ha fatto pervenire
alla CRDD.
Motivi della decisione
L’articolo 16.6 delle regole di naming
richiede, ai fini del trasferimento del nome a dominio contestato, la verifica
della sussistenza di tre circostanze: a) che il nome a dominio contestato
sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui
egli [ricorrente: n.d.r] vanta diritti, o al proprio nome e cognome; b)
che l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto
o titolo in relazione al nome a dominio contestato; c) ed infine che il
nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
a) Identità e confondibilità
del nome
Dalle allegazioni delle ricorrenti è
possibile accertare che la Geoffrey, Inc. è titolare di numerosi
marchi, registrati pressocchè in tutto il mondo, fra cui TOYSRUS.
Quest’ultimo è senz’altro corrispondente al nome a dominio toysrus.it
registrato dalla resistente. In virtù dell’esplicito mandato conferitole,
la dr. Modiano & Associati S.p.A. risulta da essa autorizzata all’utilizzo
del nome sudetto per la registrazione dell’identico nome a dominio qui
in contestazione.
E’ quindi dimostrato il primo requisito
richiesto dall’art. 16.6 delle regole di naming.
b) Inesistenza di un diritto della resistente
sul nome a dominio contestato.
La Luca Casadei Management S.r.l., pur
essendo stata messa in grado di replicare – come già verificato
dalla segreteria della CRDD e da questo saggio – non ha fatto pervenire
alcuna memoria difensiva a sostegno delle proprie ragioni.
Pertanto il sottoscritto saggio si trova
nella condizione di dover, d’ufficio e con i mezzi a sua disposizione,
e soprattutto attraverso la documentazione allegata dalle ricorrenti, verificare
l’esistenza o meno di un diritto della Casadei sul dominio contestato
e, successivamente, la sua eventuale buona fede nella registrazione del
nome a dominio toysrus.it.
A fronte di copiosa documentazione
depositata dalla Geoffrey a riprova della propria titolarità sul
marchio TOYSRUS, soltanto un altrettanto documentato diritto della resistente
sullo stesso nome avrebbe potuto dimostrare che il dominio è stato
legittimamente registrato dalla Luca Casadei Management S.r.l.. Invece,
quest’ultima nulla ha dedotto o documentato.
Né dalla denominazione sociale
della resistente Luca Casadei Management S.r.l. il saggio può riscontrare
un diritto della società stessa sul nome registrato come dominio,
in quanto del tutto differente.
Nè alcun elemento da cui desumere
un valito titolo della resistente è rilevabile dalle due lettere
inviate dalla Luca Casadei Management S.r.l. alla Modiano (e da quest’ultima
prodotta), con cui la prima adduce come motivazione di legittimità
della registrazione del dominio la circostanza che essa resistente lo ha
registrato per primo. Ma ovviamente, come già evidenziato in precedenti
decisioni, la mera registrazione del dominio – che, se effettuata in violazione
dell’altrui diritto, è di per sè atto illecito - non può
mai costituire essa stessa elemento costitutivo di un diritto al nome a
dominio stesso.
Nè risulta che la Luca Casadei Management
S.r.l. sia conosciuta con il nome del dominio in contestazione. Servendosi
del motore di ricerca Google, ed inserendo nella apposita area per la ricerca
la parola TOYSRUS, si ottiene soltanto un lungo elenco di siti registrati
dalla Geoffrey. Le pagine web corrispondenti agli indirizzi trovati con
la ricerca offrono, in tantissime lingue, i prodotti e servizi offerti
dalla società stessa, individuati dai marchi dalla stessa registrati
per le suddette aree commerciali.
Viceversa, al dominio toysrus.it., che
altro non è se non il marchio registrato dalla Geoffrey più
il .it indicativo del cctld, risulta da almeno 10 mesi la stessa pagina
con la scritta: “Abbiamo appena registrato il nostro dominio. Tornate
presto a visitarci. Vi aspettiamo!”.
Al riguardo la ricorrente ha allegato la
stampa della pagina web dell’indirizzo IP che corrispondeva al dominio
contestato nelle date: 23 giugno 2003; 6 agosto 2003 e 24 novembre 2003.
Il sottoscritto saggio ha verificato che attualmente è ancora presente
la stessa pagina web.
Da tutto ciò si deve dedurre che
la Luca Casadei Management S.r.l. non ha alcun diritto sul nome TOYSRUS
e conseguentemente sul dominio toysrus.it.
E’ accertata, quindi, la sussistenza del
secondo requisito richiesto dalle regole di naming.
c) malafede della resistente.
L’ultima circostanza da verificare è
quella prevista dalla lettera c) dell’art. 16.6 delle Regole di naming,
ossia che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala
fede.
In relazione a questo ultimo punto l’art.
16.7 elenca, in maniera non esaustiva ma esemplificativa, circostanze che,
se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio
in mala fede. Si tratta di: a) circostanze che inducano a ritenere che
il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere,
cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente
(che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente,
per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai
costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed
il mantenimento del nome a dominio; b) la circostanza che il
dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di
identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso
sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente
con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare
nome e cognome del ricorrente; d) la circostanza che, nell'uso del nome
a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo
di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con
il marchio del ricorrente.
Degni di nota, al fine di verificare
o meno la sussistenza della malafede della resistente, sono le lettere
inviate dalla Casadei Management alla Dott. Modiano & Associati, mandataria
della Geoffrey Inc., già prese in considerazione nel precedente
punto di motivazione. In esse la assegnataria del dominio, dopo aver affermato
i propri diritti sul nome a dominio in contestazione, si dichiara disponibile
a cedere il dominio, per una cifra che viene quantificata in euro 4.500,00
euro oltre iva (cfr. lettera 1 dicembre 2003).
Tale richiesta di 4.500,00 euro più
iva supera abbondantemente la cifra di poche decine di euro necessaria
per registrazione e manutenzione di un dominio, che, si ricorda, risulta
essere stato sempre unicamente occupato con una “pagina in costruzione”.
Dato che il nome a dominio corrisponde esattamente al marchio della Geoffrey,
e tale lettera è stata inviata in risposta a quella della sua mandataria
Dott. Modiano & Associati s.p.a. che ne reclamava la restituzione,
deve ritenersi verificata una di quelle circostanze dalle quali, secondo
le Regole di naming, si può dedurre la malafede e cioè che
“il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere,
cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente
(che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente,
per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai
costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed
il mantenimento del nome a dominio” (art. 16.7.a).
Altro elemento di malafede può rinvenirsi
nel fatto il dominio non è mai stato concretamente utilizzato dalla
resistente, come provato dal fatto che dal momento della sua registrazione
ad oggi vi stata solo visibile una "pagina in costruzione”.
Quest’ultima circostanza integra il cosiddetto
“passive domain holding”, che costituisce di per sé autonomo elemento
da cui dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio (per orientamento ormai pacifico sia in sede nazionale - cfr.
decisione 8.10.2001, saggio Fabrizio Bedarida, dominio biotherm.it; decisione
23.5.2003, saggio Raffaele Sperati, dominio gofly.it - che internazionale
- cfr. vetrotex.com, decisione WIPO No. D2000-1396; telstra.org decisione
WIPO No D2000-0003).
Risulta, dunque, soddisfatto il terzo requisito
richiesto per le Regole di naming.
P.Q.M.
Sulla base di quanto esposto, dedotto e
provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta
la riassegnazione del nome a dominio toysrus.it alla dr. Modiano
& Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante In. Guido
Modiano, con sede in Milano, Via Meravigli 16.
La presente decisione verrà comunicata
alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza.
Trieste, 15 marzo 2004
Prof. Avv. Alfredo Antonini
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