C.r.d.d.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
toysrus.it

Ricorrente: Geoffrey, Inc. e dr. Modiano & Associati S.p.A.
Resistente: Luca Casadei Management S.r.l. 
Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Alfredo Antonini 

Svolgimento della procedura

Il 21 gennaio 2004 la CRDD riceveva via e-mail ricorso proposto dalla dr. Modiano & Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante Ing. Guido Modiano, con sede in Milano, Via Meravigli 16, e della Geoffrey, Inc, con sede nel New Jersey (USA), in persona del legale rappresentante sig. Michael L. Tumolo per la riassegnazione  del dominio toysrus.it, attualmente assegnato alla Luca Casadei Management S.r.l.

La segreteria della CRDD provvedeva alla verifica dei dati comunicati dalle ricorrenti. In particolare verificava il whois della Registration Authority, dal quale risultava che il dominio toysrus.it è stato registrato in data 4 febbraio 2003 dalla Luca Casadei Management S.r.l. e che a far data dal 20 ottobre 2003  la Registration Authority ha apposto la dicitura “valore contestato”. 

Ricevuto per posta il ricorso e la documentazione, la segreteria della CRDD inviava a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Luca Casadei Management S.r.l. copia sia del ricorso che della documentazione, informandola del suo diritto a replicare alle affermazioni contenute nel ricorso stesso inviando proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico. Quest’ultimo, unitamente alla documentazione, è stato ricevuto  il 30 gennaio 2004 dalla resistente . 

Decorso il termine fissato dalle Regole di naming per le repliche del resistente, la CRDD in data 27 febbraio 2004 provvedeva alla nomina del sottoscritto saggio prof. Avv. Alfredo Antonini che in data 1 marzo 2004 accettava l’incarico. 

Allegazioni delle ricorrente

Le ricorrenti sostengono:  a) che la Geoffrey è titolare in tutto il mondo di numerosi marchi fra i quali: TOYSRUS.COM, TOYS “R” US, BABIES “R” US, “R” US ed altri; b) che il dominio toysrus.it risulta identico al marchio TOYS “R” US registrato dalla Geoffrey sia in Italia che all’estero; c) che la Luca Casadei Management s.r.l., attuale assegnataria, non ha fatto uso del nome a dominio né si è “preparata oggettivamente a fare uso” del suddetto dominio; d) che lo scopo primario per cui  la Luca Casadei Management s.r.l. ha registrato il dominio  è “di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio alla ricorrente in cambio di un corrispettivo, monetario o meno, superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla resistente per la registrazione ed il mantenimento del dominio”. 

 A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno prodotto voluminosa documentazione, fra cui la lista dei marchi registrati dalla Geoffrey, stampe relative a periodi diversi della home page del dominio contestato, lettere inviate dalla società resistente alle ricorrenti. 

Esse, pertanto, chiedono il trasferimento del dominio toysrus.it dalla Luca Casadei Management S.r.l. alla dr. Modiano & Associati S.p.A., autorizzata dalla Goffrey Inc., proprietaria del marchio Toysrus ed interveniente volontaria, a registrare il dominio in contestazione a nome proprio.

Allegazioni della resistente

La Luca Casadei Management S.r.l. ha ricevuto il plico speditole dalla segreteria della CRDD, contenente il ricorso e tutta la documentazione, in data 30 gennaio 2004, come si può riscontrare dal timbro apposto dall’ufficio postale sull’avviso di ricevimento. 

Pur essendo stata messa in grado di contraddire alle allegazioni delle ricorrenti, la resistente nulla ha fatto pervenire alla CRDD. 

Motivi della decisione

L’articolo 16.6 delle regole di naming richiede, ai fini del trasferimento del nome a dominio contestato, la verifica della sussistenza di tre circostanze: a) che il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli [ricorrente: n.d.r] vanta diritti, o al proprio nome e cognome; b) che l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; c) ed infine che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

a) Identità e confondibilità del nome 

Dalle allegazioni delle ricorrenti è possibile accertare che la Geoffrey, Inc. è titolare di numerosi marchi, registrati pressocchè in tutto il mondo, fra cui TOYSRUS. Quest’ultimo è senz’altro corrispondente al nome a dominio toysrus.it registrato dalla resistente. In virtù dell’esplicito mandato conferitole, la dr. Modiano & Associati S.p.A. risulta da essa autorizzata all’utilizzo del nome sudetto per la registrazione dell’identico nome a dominio qui in contestazione.

E’ quindi dimostrato il primo requisito richiesto dall’art. 16.6 delle regole di naming.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

La Luca Casadei Management S.r.l., pur essendo stata messa in grado di replicare – come già verificato dalla segreteria della CRDD e da questo saggio – non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva a sostegno delle proprie ragioni. 

Pertanto il sottoscritto saggio si trova nella condizione di dover, d’ufficio e con i mezzi a sua disposizione, e soprattutto attraverso la documentazione allegata dalle ricorrenti, verificare l’esistenza o meno di un diritto della  Casadei sul dominio contestato e, successivamente, la sua eventuale buona fede nella registrazione del nome a dominio toysrus.it.

 A fronte di copiosa documentazione depositata dalla Geoffrey a riprova della propria titolarità sul marchio TOYSRUS, soltanto un altrettanto documentato diritto della resistente sullo stesso nome avrebbe potuto dimostrare che il dominio è stato legittimamente registrato dalla Luca Casadei Management S.r.l..  Invece, quest’ultima nulla ha dedotto o documentato. 

 Né dalla denominazione sociale della resistente Luca Casadei Management S.r.l. il saggio può riscontrare un diritto della società stessa sul nome registrato come dominio, in quanto del tutto differente. 

Nè alcun elemento da cui desumere un valito titolo della resistente è rilevabile dalle due lettere inviate dalla Luca Casadei Management S.r.l. alla Modiano (e da quest’ultima prodotta), con cui la prima adduce come motivazione di legittimità della registrazione del dominio la circostanza che essa resistente lo ha registrato per primo. Ma ovviamente, come già evidenziato in precedenti decisioni, la mera registrazione del dominio – che, se effettuata in violazione dell’altrui diritto, è di per sè atto illecito - non può mai costituire essa stessa elemento costitutivo di un diritto al nome a dominio stesso.

Nè risulta che la Luca Casadei Management S.r.l. sia conosciuta con il nome del dominio in contestazione. Servendosi del motore di ricerca Google, ed inserendo nella apposita area per la ricerca la parola TOYSRUS, si ottiene soltanto un lungo elenco di siti registrati dalla Geoffrey. Le pagine web corrispondenti agli indirizzi trovati con la ricerca offrono, in tantissime lingue, i prodotti e servizi offerti dalla società stessa, individuati dai marchi dalla stessa registrati per le suddette aree commerciali. 

Viceversa, al dominio toysrus.it., che altro non è se non il marchio registrato dalla Geoffrey più il .it indicativo del cctld, risulta da almeno 10 mesi la stessa pagina con la scritta: “Abbiamo appena registrato  il nostro dominio. Tornate presto a visitarci. Vi aspettiamo!”. 

Al riguardo la ricorrente ha allegato la stampa della pagina web dell’indirizzo IP che corrispondeva al dominio contestato nelle date: 23 giugno 2003; 6 agosto 2003 e 24 novembre 2003. Il sottoscritto saggio ha verificato che attualmente è ancora presente la stessa pagina web. 

Da tutto ciò si deve dedurre che la Luca Casadei Management S.r.l. non ha alcun diritto sul nome TOYSRUS e conseguentemente sul dominio toysrus.it.

E’ accertata, quindi, la sussistenza del secondo requisito richiesto dalle regole di naming. 

c) malafede della resistente.

L’ultima circostanza da verificare è quella prevista dalla lettera c) dell’art. 16.6 delle Regole di naming, ossia che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

In relazione a questo ultimo punto l’art. 16.7 elenca, in maniera non esaustiva ma esemplificativa, circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. Si tratta di: a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un   corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il   mantenimento del nome a dominio; b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente; c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente; d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 

 Degni di nota, al fine di verificare o meno la sussistenza della malafede della resistente, sono le lettere inviate dalla Casadei Management alla Dott. Modiano & Associati, mandataria della Geoffrey Inc., già prese in considerazione nel precedente punto di motivazione. In esse la assegnataria del dominio, dopo aver affermato i propri diritti sul nome a dominio in contestazione, si dichiara disponibile a cedere il dominio, per una cifra che viene quantificata in euro 4.500,00 euro oltre iva (cfr. lettera 1 dicembre 2003). 

Tale richiesta di 4.500,00 euro più iva supera abbondantemente la cifra di poche decine di euro necessaria per registrazione e manutenzione di un dominio, che, si ricorda, risulta essere stato sempre unicamente occupato con una “pagina in costruzione”. Dato che il nome a dominio corrisponde esattamente al marchio della Geoffrey, e tale lettera è stata inviata in risposta a quella della sua mandataria Dott. Modiano & Associati s.p.a. che ne reclamava la restituzione, deve ritenersi verificata una di quelle circostanze dalle quali, secondo le Regole di naming, si può dedurre la malafede e cioè che “il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un   corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il   mantenimento del nome a dominio” (art. 16.7.a). 

Altro elemento di malafede può rinvenirsi nel fatto il dominio non è mai stato concretamente utilizzato dalla resistente, come provato dal fatto che dal momento della sua registrazione ad oggi vi  stata solo visibile una "pagina in costruzione”. 

Quest’ultima circostanza integra il cosiddetto “passive domain holding”, che costituisce di per sé autonomo elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio (per orientamento ormai pacifico sia in sede nazionale - cfr. decisione 8.10.2001, saggio Fabrizio Bedarida, dominio biotherm.it; decisione 23.5.2003, saggio Raffaele Sperati, dominio gofly.it - che internazionale - cfr. vetrotex.com, decisione WIPO No. D2000-1396; telstra.org decisione WIPO No D2000-0003). 

Risulta, dunque, soddisfatto il terzo requisito richiesto per le Regole di naming. 

P.Q.M. 

Sulla base di quanto esposto, dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio   toysrus.it alla dr. Modiano & Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante In. Guido Modiano, con sede in Milano, Via Meravigli 16.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Trieste,  15 marzo 2004

Prof. Avv. Alfredo Antonini

 . 


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