Procedura di riassegnazione del nome a dominio torta900.it Ricorrente: Pasticceria Balla
s.n.c. di Balla Stefano & C. (dott. Massimo Introvigne)
Svolgimento della procedura Il 18 maggio 2004 la CRDD riceveva via e-mail ricorso per l’instaurazione di una procedura di riassegnazione dalla Pasticceria Balla s.n.c. di Balla Stefano & C., corrente in Ivrea, Corso Re Umberto 16/18, rappresentata dal dott. Massimo Introvigne e domiciliata presso lo Studio Legale Jacobacci & Associati, in Torino, Corso Regio Parco 27, per il trasferimento in suo favore del nome a dominio torta900.it registrato dal sig. Giuseppe Strano, Via Cavour 12, Agrigento. La CRDD provvedeva alla verifica dei datti del nome a dominio torta900.it sul data base whois della Registration Authority, accertando che lo stesso risultava formalmente contestato dal 13 maggio 2004, data a cui corrisponde la dicitura “valore contestato”. Verificava poi che l’indirizzo http://www.torta900.it reindirizza a pagine web del sito Virgilio.it in cui si offrono servizi e prodotti di Tin.it http://tin.virgilio.it/prodotti_servizi/ servizi_web/. In data 22 maggio 2004 perveniva il cartaceo del ricorso e della documentazione ad esso allegata, che la CRDD provvedeva ad inviare in copia al sig. Giuseppe Strano a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nel whois della Registration Authority; tuttavia il plico tornava al mittente in quanto sconosciuto il destinatario all’indirizzo indicato. La CRDD nominava in data 1 luglio 2004 la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere saggio per la presente procedura, che il successivo 3 luglio 2004 accettava l’incarico. Allegazioni della ricorrente La società Pasticceria Balla s.n.c. di Balla Stefano & C. assume di essere una nota società produttrice di torte e biscotti che da oltre 40 anni offre al pubblico il suo prodotto più noto TORTA 900. Essa afferma e documenta che tale nome è protetto come marchio da diverse registrazioni italiane, fra cui la domanda n. TO2000C002177, nonchè dalla registrazione di marchio comunitario n. 1.105.055. Sostiene, inoltre, che il nome a dominio torta900.it riprende, in maniera identica, il noto marchio di cui è titolare la società ricorrente. La società Pasticceria Balla s.n.c. ritiene quindi che sussistano tutti i requisiti richiesti dalle Regole di naming per la riassegnazione in suo favore del nome a dominio contestato. In particolare essa
sostiene:
La mala fede, secondo la ricorrente, sarebbe anche dimostrata dal fatto che digitando www.torta900.it si finiva su un sito pornografico; essa infatti sostiene che il reindirizzamento a siti pornografici a partire da un domain name che incorpora un noto marchio sarebbe di per sé prova della malafede (fenomeno denominato “pornosquatting”); e ciò, sostiene la ricorrente, anche se successivamente alla contestazione digitando lo stesso indirizzo si arriva ad una pagina che pubblicizza i sevizi Tin.it. Infine la ricorrente adduce che il sig. Strano ha registrato in passato nomi a dominio corrispondenti ad altri noti marchi e contro di lui sono state rese altre decisioni. Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la ricorrente, dopo aver passato in rassegna anche alcune decisioni emesse dagli arbitri dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e della NAF (National Arbitration Forum) ai sensi della procedura di riassegnazione denominata MAP (Mandatory Administrative Procedure) omologa della procedura di riassegnazione italiana (e da cui quest’ultima è stata mutuata) in materia di “pornosquatting”, conclude chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio torta900.it. Posizione del resistente Da quanto in atti risulta che l’indirizzo dato dal sig. Strano al momento della registrazione del nome a dominio risulta inesistente, tanto che le poste hanno rimandato al mittente sia la lettera di contestazione precedente inviata dalla ricorrente, sia il plico contente ricorso per l’instaurazione della presente procedura che la documentazione inviati dalla segreteria della CRDD. Tutto quanto posto in essere dalla CRDD soddisfa le condizioni richieste dal’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure, sicchè può ritenersi che il resistente, legalmente posto in condizione di conoscere il ricorso, non abbia prodotto replica alcuna nei termini. Motivi della decisione a) identità e confondibilità del nome L’articolo 16.6.a delle regole di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome. Il nome a dominio contestato torta900.it risulta identico al marchio TORTA 900, dalla ricorrente registrato a partire dal 1960 in Italia e poi anche nella comunità europea. Al riguardo la ricorrente ha depositato sia documento che attesta il deposito del marchio in Italia sia il certificato di registrazione europea. Il saggio deve ritenere accertato il requisito della identità e confondibilità del nome a dominio contesto con il marchio registrato dalla società resistente. b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato. Provata la identità del nome da parte del ricorrente, il resistente è gravato dall’onere di provare il proprio diritto sul nome a dominio contestato. Questa circostanza non può, tuttavia, verificarsi nella presente procedura perché il resistente non ha mai ricevuto il ricorso, né avrebbe potuto riceverlo vista l’inesistenza dell’indirizzo da lui stesso fornito alla Registration Authority. Questa circostanza non produce alcun ostacolo alla presente decisione perché, sebbene non sia stato ricevuto il plico, tuttavia la segreteria dell’ente conduttore ha espletato tutto quanto in suo dovere per la regolare instaurazione del contraddittorio. E, soprattutto, la contestazione del nome a dominio risulta pubblicamente dal whois della Registration Authority da 16 maggio 2003, data in cui è stata aggiunta la dicitura “valore contestato”. Ciò posto, il sottoscritto saggio, non avendovi provveduto il resistente, passa in rassegna tutti gli elementi di cui può disporre d’ufficio per verificare se sussistano diritti concorrenti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto del ricorso. Il dominio torta900.it è un tipico segno di fantasia che non corrisponde al cognome, né sono emerse dai documenti agli atti elementi tali da evidenziare l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario. Non consta agli atti né è dato ricavare in alcun modo che il sig. Giuseppe Strano, prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si e' preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; ciò è anzi da escludere in quanto la società ricorrente ha, al contrario, provato che il nome a dominio è stato utilizzato per il cosiddetto pornosquotting cioè per attirare utenti internet verso siti pornografici. Né il sig. Strano risulta conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. Non risulta, infine, che del nome a dominio il sig. Strano stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Il sito viene infatti attualmente utilizzato a fini commerciali per offrire prodotti o servizi della tin.it. Non risulta, dunque, esistente alcun diritto del resistente del nome a dominio contestato. c) malafede della resistente. L’art. 16.6 c) delle regole di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. In primo luogo, è da considerarsi elemento di malafede il fatto stesso dell’inesistenza dell’indirizzo che il sig. Strano ha fornito alla Registration Authority al momento della registrazione del nome a dominio. La circostanza è stata ritenuta elemento di malafede già in altre situazioni, sia in decisioni italiane (decisione lanerieagnona.it, saggio Loffreda, http://www.crdd.it/decisioni/lanerieagnona.htm) che in MAP di ICANN in cui l’orientamento è ormai consolidato (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew Bessette, Caso OMPI N. D2000-0256, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0256.html; Women on Waves Foundation v. Chris Hoffman, Caso OMPI N. D2000-1608, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1608.html). E se da sola la circostanza dell’indicazione di un indirizzo inesistente non può che essere un semplice indizio di malafede, essa tuttavia diventa determinante se unita agli altri elementi di prova della malafede. Deve infatti ritenersi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. In particolare la circostanza che il dominio contestato sia stato utilizzato esclusivamente per fare accedere l’utente di Internet ad un portale pornografico configura quanto disposto dall’art. 16.7. lettere c) e d), come sostenuto in numerose precedenti decisioni circa il pornosquatting, che ricorre, secondo la elaborazione della giurisprudenza formatasi in questa sede amministrativa nazionale ed internazionale, quando si verifica l’uso di un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre per attirare ingannevolmente gli utenti Internet verso siti pornografici a pagamento (decisione dominio pradaboutique.it saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm). L’uso del nome o del marchio altrui come nome a dominio ha infatti in questi casi lo scopo di attirare sul proprio sito utenti che non stavano cercando un sito pornografico, ma stavano invece cercando i prodotti o servizi associati al corrispondente nome o marchio. Ai fini della prova della mala fede rileva inoltre il fatto che attualmente al dominio in oggetto sia assegnata la sola funzione di redirect verso un altro sito che nulla ha a che fare con il sig. Giuseppe Strano. Inoltre Torta900 è un marchio registrato e conosciuto in Italia, talchè non appare sostenibile che la sua registrazione ed il suo mantenimento siano stati effettuati in buona fede e siano frutto di una mera coincidenza. P.Q.M. Si dispone il trasferimento del dominio torta900.it dal signor Giuseppe Strano alla Pasticceria Balla s.n.c. di Balla Stefano & C., corrente in Ivrea, Corso Re Umberto 16/18. La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 16 luglio 2004 avv. Maria Luisa Buonpensiere.
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