Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
thesims.it e thesimsonline.it

Ricorrenti:  Eletronic Arts Italia s.r.l. e Eletronic Art Inc. (avv. Vanessa Franchini)
Collegio (unipersonale):  avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto via e-mail il 4 dicembre 2004 la Eletronics Arts Italia S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Via Ruggero Boscovich 14 e la Eletronic Art Inc. con sede in 209 Redwood Shoress Parkway Redwood City, CA 94065 Stati Uniti d’America, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Vanessa Franchini con studio in Milano, Piazza Belgioioso 2, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento in favore della Eletronic Arts Italia s.r.l. dei nomi a dominio  thesims.it e thesimsonline.it, registrati dalla CTONet S.p.a., Via Nannetti 2/3 – Zola Predosa (BO).

Verificati i dati dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante agli indirizzi www.thesims.it  ed www.thesimsonline.it, la CRDD riscontrava che i suddetti nomi a dominio risultavano assegnati alla  CTONet s.p.a. dal 3 maggio 2002 e contestati dal 22 ottobre 2003.

Successivamente perveniva alla Crdd anche l’originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Eseguiti i necessari controlli e comunicato l’arrivo del ricorso a NA ed RA, la segreteria della CRDD provvedeva ad inviare a mezzo plico raccomandato copia del ricorso e della documentazione all’assegnataria CTONet s.p.a. Inviava quindi copia del ricorso   per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

La resistente ha regolarmente ricevuto il plico il 19 dicembre 2003; ciononostante non ha provveduto ad inviare proprie repliche. Quindi la CRDD, inutilmente scaduto il termine per le repliche,  in data  20 gennaio 2004 nominava il saggio avv.  Raffaele Sperati, che il successivo  28 gennaio 2004 accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

Le ricorrenti Eletronic Arts Italia s.r.l. e Eletronic Art Inc. hanno proposto ricorso per ottenere il trasferimento dei domini thesims.it e thesimsonline.it dall’attuale assegnataria CTONet alla Eletronic Arts Italia s.r.l.

A sostegno delle proprie ragioni le ricorrenti dichiarano di avere diritti sui nomi a dominio contestati in quanto titolari di marchi esattamente identici agli stessi domini. A riprova di ciò allegano copie delle registrazioni dei marchi comunitari: THE SIMS, SIMCITY, THE SIMS ON LINE.

Secondo quanto dedotto in ricorso, la Eletronic Art Inc. (EA Inc) è leader mondiale nel campo del software interattivo per l’intrattenimento. Essa ha registrato in tutto il mondo i titoli dei propri videogiochi come marchi d’impresa. 

La EA Inc. opera in Italia attraverso la Eletronic Arts Italia s.r.l (EA Italia), la quale utilizza i marchi “The Sims” e “The Sims Online” sul territorio italiano. Fra i prodotti commercializzati nel mercato italiano vi è il videogioco contraddistinto dal marchio “The Sims” e dalle sue molteplici versioni.  

 Le ricorrenti ritengono sussistenti tutti i requisiti richiesti dalle Regole di Naming per la riassegnazione dei suddetti domini. Esse infatti sostengono che:

a) i nomi a dominio contestati sono identici ai marchi registrati di titolarità della EA Inc. ed utilizzati dalla EA Italia;
b)  “i comprovati diritti delle società ricorrenti sui marchi in questione, la diffusissima notorietà degli stessi e l’assenza di autorizzazione da parte delle ricorrenti all’uso degli stessi” escludono che l’attuale assegnataria possa vantare diritti sugli stessi e possa quindi legittimamente detenerli quali nomi a dominio;
c) i nomi a dominio sono stati registrati e mantenuti in malafede in quanto “ tanto la società CTONet quanto la sua controllante al 100% C.T.O. S.p.a.: non hanno diritto sui nomi; non hanno titolo a mantenere i domini in oggetto e perchè non hanno diritti di privativa corrispondenti ai domini contestati e non trattano prodotti che si riferiscono in alcun modo a The Sims”. 

Le ricorrenti pertanto richiedono la riassegnazione dei domini contestati. 

Motivi della decisione

a) identità e confondibilità del nome

Le ricorrenti hanno abbondantemente documentato la loro titolarità sui marchi registrati THE SIMS e THE SIMS ONLINE, che corrispondono esattamente ai domini contestati “www.thesims.it” e “www.thesimsonline.it”.

Esse, infatti, hanno prodotto copie delle registrazioni dei marchi, anche figurativi di THE SIMS e THE SIMS ONLINE.

Vista la identità dei domini con i marchi di cui sono titolari le ricorrenti, non può negarsi la loro confondibilità.  

Può ritenersi accertato il primo requisito richiesto dalle Regole di Naming per ottenere il trasferimento di un nome a dominio.
  
b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

La resistente, pur avendo ricevuto il ricorso proposto dalle ricorrenti e tutta la documentazione allegata, non ha provveduto ad inviare una propria memoria difensiva. Il saggio, quindi, non è in possesso di alcuna documentazione dalla quale rilevare un qualche diritto della attuale assegnataria sui domini che sono contestati e sui quali è chiamato a decidere. Non rimane, pertanto, che verificare ex officio alla verifica di eventuali diritti della CTONet sui domini “www.thesims.it” e “www.thesimsonline.it”.

 A tal fine il saggio ha proceduto alla verifica, ulteriore rispetto a quella già effettuata dalla CRDD, dei dati database whois della Registration Authority, dal quale risulta confermata la titolarità dei domini in oggetto in capo alla CTONet. 

Essa, peraltro, è persona giuridica con denominazione del tutto diversa dai domini, dalla quale, pertanto, non è possibile dedurre titolarità alcuna sui nomi thesims e thesimsonline. Non può quindi dirsi che la resistente “sia conosciuta personalmente come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio (art. 16.6.2 regole di naming).

Né titolarità alcuna in capo alla attuale assegnataria risulta da ricerche effettuate sui database dei vari motori di ricerca a disposizione. 

Inserendo nella apposita stringa di ricerca di Virgilio le parole “the sims” la ricerca fornisce una lunga serie di link a pagine web relativi al gioco The Sims. Infatti le prime 3 pagine web alle quali si viene indirizzati dalla ricerca sono: 1. “Sims:Il mondo dei Sims, una comunità online in continua crescita. In Virgilio Giochi.” 2. Mall of the Sims Link sponsorizzato [apri in una nuova finestra]1st game support center for the Sims. High quality Sims downloads.
www.mallofthesims.com 3. The Sims Site - Sito su The Sims, il gioco di simulazione della Maxis. Download di muri, case, oggetti, animali, famiglie e molto altro. Sito in continuo aggiornamento con forum e trucchi.

E’ stata fatta un’altra prova, inserendo le parole “the sims online” nel motore di ricerca di Google. Il primo risultato della ricerca è un link al sito della società ricorrente. 

Da tutto ciò  è dato, in primo luogo, dedurre che la attuale assegnataria non ha sui nomi a dominio registrati alcun diritto; in secondo luogo, si deduce una effettiva notorietà  del marchio The Sims e simili, con il quale viene dal pubblico immediatamente individuato il video gioco, o meglio la serie di videogiochi, offerti in vendita dalle ricorrenti. 

Si rileva, infine, che non risultano nemmeno le condizioni, previste dall’art. 16.6 delle Regole di Naming, dalle quali si desumerebbero essere legittimi sia la registrazione che la eventuale utilizzazione dei nomi a dominio. Ai domini  “www.thesims.it” e “www.thesimsonline.it” non corrisponde alcuna pagina web in linea, quindi la resistente non ha “usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi (art. 16.6.1 regole di naming). 

 Non può considerarsi verificata nemmeno l’ipotesi prevista dall’art. 16.6.3 secondo il quale l’assegnatario del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato; infatti ai domini contestati non corrisponde alcuna pagina web, ma solo la classica dicitura “impossibile trovare il server remoto”

Può allora ritenersi provata la circostanza della mancanza di titolo da parte della resistente ai nomi a dominio in contestazione.

C) Malafede della resistente.

Le Regole di Naming richiedono da ultimo il requisito della malafede nella registrazione e nell’uso del dominio. 

I domini contestati corrispondono ai prodotti (videogiochi) venduti dalle società ricorrenti ed ai marchi da queste ultime registrate. 

La malafede, che dalla sola identità  fra nome a dominio e marchio  registrato non potrebbe desumersi, viene confermata dalla evidente notorietà del marchio stesso. 

Se, infatti, dalle ricerche effettuate sui motori di ricerca a disposizione risulta che ai nomi “the sims” e “the sims online” corrispondono immediatamente i prodotti offerti in vendita dalle ricorrenti e mediatamente (ossia attraverso altri link sulle pagine web a cui si è indirizzati) i siti web .com da esse registrati, è allora evidente che i marchi ed i prodotti da essi contrassegnati sono marchi noti. I prodotti da essi contrassegnati sono immediatamente riconducibili alle società ricorrenti. 

E’ allora altrettanto evidente che anche la attuale assegnataria non poteva ignorare che le denominazioni scelti come nomi di dominio corrispondono a famosi marchi registrati.

Ciò a maggior ragione è confermato dalla circostanza ritenuta dalle ricorrenti e non smentita dalla resistente che quest’ultima è concorrente della EA Italia e EA Inc. Quindi certamente non poteva ignorare che stava registrando e mantenendo nomi a dominio identici a marchi registrati dalla società concorrente.  
 
Per quanto invece riguarda la sussistenza della malafede nell’uso che si sia fatto o si stia facendo,  si rileva che numerose decisioni, sia italiane che internazionali sono tutte concordi nel ritenere che anche dalla sola detenzione passiva di un nome a dominio si possa desumere la malafede dell’assegnatario del nome che, benché si sia limitato alla sola registrazione, ha impedito al legittimo titolare la registrazione e l’uso dello stesso.

Da tutte queste circostanze è dato concludere che la resistente ha con malafede registrato e mantenuto i domini contestati, impedendone così alla effettiva titolare del marchio ad essa corrispondente di registrarli sotto il ccTLD .it. 

  Si deve pertanto ritenere sussistente la malafede nella registrazione come richiesto dall’art. 16.6 lettera c.
 

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione dei nomi a dominio    thesims.it e thesimsonlinet.it dall’attuale assegnataria alla Eletronics Arts Italia S.r.l., con sede in Milano Via Ruggero Boscovich 14

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  12 febbraio 2004

Avv. Raffaele Sperati. 

 


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