 Procedura di riassegnazione del nome a dominio THESETTLERSONLINE.IT Ricorrente: Ubisoft GmgH (avv. Alessandro del Ninno) Resistente: Andrea Raso Collegio (unipersonale): Avv. Emanuela Quici Svolgimento della procedura Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 12 settembre 2012 la
società Ubisoft GmbH, in persona dell’amministratore
delegato Dr. Yves Guillemot, legale rappresentante, rappresentata
e difesa nella presente procedura dall’Avv. Alessandro del Ninno,
dello Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al
ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.
3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
"it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
thesettlersonline.it registrato dal Sig. Andrea Raso.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
Il plico risultava ricevuto il 27 settembre 2012. Il 22 ottobre 2012 il sig. Raso faceva pervenire via e-mail a C.R.D.D. memoria di replica e documentazione. Il 24 ottobre 2012 veniva nominata quale esperto l’Avv. Emanuela Quici, che il giorno successivo accettava l’incarico. Lo stesso giorno l’esperta così nominata, rilevato che il Resistente non contestava il diritto di Ubisoft sul marchio e sul gioco “The Settlers” e si dichiarava disponibile a cedere il dominio al mero costo del mantenimento biennale (69 euro), con ordinanza 25 ottobre 2012 invitava le parti a coltivare trattative bonarie per la risoluzione della disputa, ponendo come termine il 6 novembre 2012; termine trascorso il quale in mancanza di accordo, la procedura avrebbe proseguito il suo corso e la decisione sarebbe stata resa entro la data del 14 novembre 2012. Non essendo pervenuto nulla da alcuna delle parti entro tale termine, il ricorso viene quindi deciso sulla base degli scritti difensivi e dei documenti depositati. Allegazioni della Ricorrente La
ricorrente è società tedesca facente parte del gruppo
Ubisoft, attiva e molto nota nel settore dei videogiochi. Fra questi,
la Ricorrente è creatrice del gioco “The Settlers”,
che ha avuto da tempo ampio successo nel mondo, tanto da essere stato
presentato in più versioni succedutesi nel tempo.
A tutela del proprio prodotto, la ricorrente Ubisoft GmbH documenta aver registrato, fra gli altri ed oltre al marchio nazionale tedesco, il marco comunitario n. 914275 “The Settlers” in data 19 agosto 1998. Nel 2012, avendo deciso di lanciare la versione online del gioco, accessibile mediante domini “thesettlersonline” ubicati nei vari ccTLD, la Ubisoft aveva trovato quello italiano occupato dal ricorrente, che lo aveva registrato il 29 settembre 2011. Tale registrazione sarebbe stata effettuata in malafede, in quanto, secondo la Ricorrente, chi aveva registrato il dominio non poteva non conoscere l’esistenza del gioco della Ubisoft. Tale mala fede sarebbe inoltre provata dal fatto che l’assegnatario aveva richiesto di celare i propri dati sul whois rendendo impossibile contattarlo per un’eventuale cessione bonaria. La Ricorrente conclude chiedendo pertanto la riassegnazione del nome a dominio thesettlersonline.it. Allegazioni del Resistente. L’attuale
assegnatario del nome a dominio thesettlersonline.it si è
costituito tempestivamente con memoria, nella quale afferma di aver
registrato il dominio in data 29 settembre 2011 con la finalità
di creare un blog destinato agli appassionati del videogioco in
questione.
Il Resistente puntualizza la circostanza che, allorché la Ubisoft registrò il dominio thesettlersonline.com (26 maggio 2010), avrebbe ben potuto registrare anche il relativo dominio nel ccTLD .it, se veramente fosse stata sua intenzione creare un dominio destinato al gioco online in ogni paese. Al contrario, non solo ciò non era avvenuto, ma addirittura nel luglio 2011 la stampa specializzata aveva annunciato che essa aveva intenzione di cambiare il nome al gioco, che da “The Settlers” sarebbe dovuto divenire “Castle Empire”. Il Ricorrente afferma di aver registrato pertanto il dominio in contestazione nella convinzione che esso non avesse più interesse per la Ubisoft, la quale solo il mese dopo la registrazione di thesettlersonline.it cambiò idea creando sui social forum Facebook e Twitter le pagine destinate al gioco. Il Resistente pertanto, pur senza con ciò riconoscere alcuna sua responsabilità, si dichiara disposto a cedere alla Ricorrente il dominio in contestazione, all’unica condizione che essa provveda ad indennizzarlo delle spese di registrazione del dominio per due anni, pari a 69 euro, e che si faccia carico di tutte le spese della procedura di reclamo. Motivi
della decisione
A) Sulla confondibilità del nome a dominio. La presente procedura appare risolvibile sulla base delle stesse affermazioni del Resistente. Questi infatti afferma che il sito è stato registrato il 29 settembre 2011, con la finalità di creare un blog destinato agli appassionati del gioco della Ubisoft denominato “The Settlers”. Ciò consente di ritenere pacifico e non contestato sia che la Ubisoft è titolare dei diritti sul nome (e sul gioco) “The Settlers” (titolarità peraltro ampiamente documentata dalla Ricorrente), sia che il nome a dominio in contestazione è confondibile con la denominazione del gioco e può con ciò trarre in inganno l’utente internet. Scopo dichiarato della registrazione, infatti, era proprio quello di attirare sul sito che sarebbe stato posto sul dominio thesettlersonline.it coloro che giocavano a “The Settlers” per accedere al blog che il sig. Raso si proponeva di creare. Del tutto logico, quindi, che il nome del dominio fosse stato scelto per richiamare il gioco cui si riferiva il blog stesso. B) Sugli eventuali diritti o titoli del Resistente al nome a dominio in contestazione. Anche la circostanza che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione può dirsi pacifica, in quanto egli non ha né contestato tale affermazione del Ricorrente, né ha dedotto alcun elemento dal quale possa dedursi un suo titolo o diritto concorrente con quello documentato dalla Ubisoft. C) Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Resta quindi da verificare se quanto dedotto dal Resistente consenta di escludere la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Egli nega di essere stato in malafede al momento in cui il dominio fu registrato, in quanto sulla base delle notizie di stampa che affermavano che il nome del gioco “The Settlers” sarebbe stato mutato in “Castle Empire”, egli riteneva che Ubisoft non avrebbe avuto più alcun interesse nel dominio che egli intendeva registrare. La deduzione è infondata. La buonafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio invocata dal Resistente dovrebbe consistere nella mancanza di consapevolezza di ledere, con la registrazione, un diritto altrui. Ma non è questo il caso di specie. Il Resistente, allorché ha registrato il nome a dominio, era ben consapevole dei diritti che Ubisoft aveva sul gioco e sul suo nome; se non altro perché, anche se Ubisoft avesse voluto dare un nome diverso alle successive versioni del gioco, sarebbero rimaste diffuse anche le precedenti versioni denominate “The Settlers”; e proprio gli utilizzatori di tale gioco il Resistente si proponeva di attirare sul suo sito. Anche ammesso e non concesso che da un annuncio della stampa specializzata il Resistente potesse aver avuto l’impressione che Ubisoft non avesse più interesse nel nome “The Settlers”, ciò non avrebbe mai potuto essere ritenuto una rinuncia ai diritti di privativa nascenti dalla registrazione del marchio. Il marchio comunitario “The Settlers”, infatti, anche se non fosse stato più utilizzato per identificare un videogioco o un prodotto della classe 28 (classificazione di Nizza), avrebbe ben potuto essere legittimamente utilizzato per le altre classi per le quali è stato registrato ed è protetto perlomeno sino al 18 agosto 2018 (classi 9, 16, 41 e 42). In sostanza, nell’invocare la propria buona fede, il Resistente non solo confonde il presunto interesse con il diritto della Ricorrente, ma pretenderebbe di valutarlo del tutto soggettivamente sulla base di notizie di terzi, non supportate da alcun diretto contatto con la titolare del diritto di esclusiva che si apprestava a violare. Né tale buona fede può essere dedotta dalla tardiva offerta di cedere il dominio dietro il solo costo di mantenimento biennale. La circostanza che il Regolamento consideri indice di malafede il fatto che per la cessione del dominio in contestazione sia richiesta una somma superiore al costo di mantenimento del nome a dominio, non solo si riferisce al periodo precontenzioso (e non può essere quindi riferita a fatti successivi all’inizio della procedura), ma non comporta necessariamente l’affermazione contraria, ossia che l’offerta di cessione del dominio in contestazione al mero costo di registrazione e mantenimento sia, al contrario, indice di buona fede. Al riguardo, è opportuno sottolineare come il Resistente abbia avuto comunque l’opportunità di rinunciare al dominio a seguito dell’ordinanza del 25 ottobre 2012 (con la quale, nel dubbio che il Resistente non avesse avuto modo di poter cedere il dominio prima dell’inizio della procedura, le parti venivano invitate ad una soluzione bonaria della controversia), ma non l’abbia colta. Il dominio deve essere quindi riassegnato alla Ubisoft GmbH. P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio thesettlersonline.it alla Ubisoft GmbH, con sede in Alderstrasse 74, 40211 Dusseldorf (Repubblica Federale Tedesca). La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 7 novembre 2012 Avv. Emanuela Quici |
