Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
tguno.it e tgdue.it

Ricorrente: RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (avv. Angelica Lodigiani)
Resistente: Prefessionipuntonet S.r.l. 
Collegio (unipersonale):  avv. Giuseppe Loffreda 

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto via e-mail il 26 novembre 2003 la RAI – Radiotelevisione italiana in persona del suo legale rappresentante dott. Massimo Magliaro corrente in Roma, Via Mazzini 14, rappresentata nella presente procedura dall’avv. Angelica Lodigiani,  introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio tguno.it e tgdue.it, registrati dalla Professionipuntonet S.r.l., Viale Alcide de Gasperi, 29 – Catania.

Verificati i dati dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante agli indirizzi www.tguno.it  ed www.tgdue.it, la CRDD riscontrava che i suddetti nomi a dominio risultavano assegnati alla Professionipuntonet s.r.l. dal 19 maggio 2003, che erano stati contestati il 30 maggio 2003 e che agli indirizzi www.tguno.it e www.tgdue.it corrispondevano pagine in costruzione.

Successivamente perveniva alla Crdd anche l’originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Eseguiti i necessari controlli e comunicato l’arrivo del ricorso a NA ed RA, il 6 dicembre 2003 la segreteria della CRDD provvedeva ad inviare a mezzo plico raccomandato copia del ricorso e della documentazione all’assegnataria Professionipuntonet s.r.l. Contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

La resistente, pur avendo regolarmente ricevuto il 15 dicembre 2003 il plico, non ha provveduto ad inviare alcunchè. Quindi la CRDD, inutilmente scaduto  il termine per le repliche,  in data 12 gennaio 2004 nominava il saggio avv. Giuseppe Loffreda che il successivo 15 gennaio 2004 accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

La RAI – Radiotelevisione italiana (d’ora in poi Rai), società concessionaria del servizio pubblico italiano radiotelevisivo, ha proposto ricorso per la riassegnazione in suo favore dei nomi a dominio “tguno.it” e “tgdue.it” registrati dalla Professionipuntonet S.r.l.

A sostegno della propria domanda la Rai dichiara e documenta di essere titolare dei marchi: TG1, TG2 e TELEGIORNALE UNO; di essere venuta a conoscenza della registrazione dei domini “tguno.it” e “tgdue.it” da parte della Professionipuntonet S.r.l. e che ad essi corrispondono pagine web in costruzione. 

La Professionistipuntonet S.r.l. non avrebbe – a detta della ricorrente – alcun diritto sui nomi registrati qui contestati. Sostiene la ricorrente che, data la notorietà e la diffusione  delle trasmissioni televisive individuate con i suddetti marchi, il rischio di confusione tra i marchi TG1, TG2, TELEGIORNALE UNO ed i nomi a dominio "tguno.it” e “tgdue.it” è facilmente dimostrabile attraverso una breve ricerca effettuata su Internet, emerge che i telegiornali della Rai “sono indifferentemente riferiti dal pubblico e dalla stampa come TGUNO e TGDUE o TG1 e TG2”. 

Sostiene, altresì, che data l’assoluta rinomanza – almeno in Italia – dei nomi a dominio “tguno.it” e “tgdue.it”, “non v’è dubbio che quando si dica o si scriva TGUNO e TGDUE si faccia una immediata associazione con tali trasmissioni e con la Rai”. Quindi la resistente non poteva ignorare tale possibilità di confusione.

La Rai fa presente e documenta che la Professionistipuntonet è, fra l’altro, anche maintainer presso la Ragistration Authority e che quindi non può non essere a conoscenza del fatto che nella Lettera di Assunzione di Responsabilità si deve dichiarare di avere titolo all’uso ed alla disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con la richiesta di registrazione diritti di terzi.  Nonostante la confondibilità dei nomi a dominio richiesti per la registrazione, la resistente ha dichiarato nella LAR di non ledere diritti altrui con la registrazione dei suddetti domini. 

La ricorrente ritiene quindi che sussistano tutti i requisiti richiesti dalle Regole di Naming per far luogo alla riassegnazione in suo favore dei domini  “tguno.it” e “tgdue.it”.

Motivi della decisione

a) identità e confondibilità del nome

La Rai ha dimostrato con idonea documentazione di essere titolare dei marchi TG1, TG2 e TELEGIORNALE UNO. 

I nomi a dominio registrati “tguno.it” e “tgdue.it” si differenziano dai marchi registrati dalla Rai per la sola sostituzione delle cifre “uno” e “due” ai numeri “1” e “2”. 

La confondibilità dei suddetti marchi con i nomi a dominio “tguno.it” e “tgdue.it” risulta evidente. E’ difficile pensare che in Italia non si faccia un collegamento immediato fra le parole – comunque scritte – “tg uno” e “tg due”  ed  i telegiornali dell’emittente radiotelevisiva pubblica. 

Del resto, come ha documentato la ricorrente, i telegiornali della Rai sono, sia dalla stampa che dal pubblico, indifferentemente identificati come TGUNO e TGDUE oppure TG1 o TG2. 

E’ evidente la assoluta coincidenza fonetica tra il nome a dominio contestato ed i marchi registrati dalla ricorrente, elemento questo già in passato ritenuto idoneo a fondare l’esistenza del primo requisito richiesto dalle regole di naming per la riassegnazione di un nome a dominio: “Il complessivo effetto fonetico ed acustico dei due termini posti in raffronto tra di loro rappresenta un elemento sostanziale e caratteristico nell’esame ed è idoneo, nel caso di specie, a determinarne la confondibilità” (decisione bigbubbles.it, saggio Pieremilio Sammarco, su http://www.crdd.it/ bigbubbles.htm)

Sussiste, quindi, il primo requisito richiesto dalle Regole di Naming per ottenere il trasferimento di un nome a dominio.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

La Professionipuntonet, pur essendo messa in grado di contraddire alle motivazioni esposte dalla Rai, non ha fatto pervenire le sue difese alla segreteria della CRDD. 

 Dal database whois della Registration Authority la Professionipuntonet s.r.l. risulta essere l’attuale assegnataria dei nomi a dominio “tg uno” e tg due”, registrati in data 19 maggio 2003. La registrazione risulta inoltre effettuata attraverso la stessa Professionipuntonet s.r.l. in qualità anche di mantainer. Dato, quest’ultimo, che permette di riscontrare quantomeno una adeguata competenza e conoscenza da parte della resistente delle regole di naming, delle procedure di contestazioni dei nomi a dominio e dei requisiti richiesti per il trasferimento degli stessi. 

La resistente è persona giuridica con denominazione assolutamente diversa dai nomi a dominio registrati e non presenta con essi alcun collegamento. Non può quindi dirsi che la resistente sia conosciuta personalmente come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio (art. 16.6.2 regole di naming).

Non risultano nemmeno le condizioni, previste dall’art. 16.6 delle Regole di Naming, dalle quali si desumerebbero essere legittimi sia la registrazione che la eventuale utilizzazione dei nomi a dominio. Ai domini “tguno.it” e “tgdue.it” corrispondono infatti ancora oggi pagine web in costruzione; quindi la resistente non ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi (art. 16.6.1 regole di naming). 

Visto che agli indirizzi  “tguno.it” e “tgdue.it” corrispondono solo pagine in costruzione, non può considerarsi verificata l’ipotesi prevista dall’art. 16.6.3 secondo il quale "l’assegnatario del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. La Professionipuntonet s.r.l. non sta quindi facendo alcun uso dei domini in questione e non si vede quale uso potrebbe farne senza violare  i diritti della Rai.

Può allora ritenersi provata la circostanza della mancanza di titolo da parte della resistente ai nomi a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.

L’ultimo requisito richiesto dalle Regole di Naming per l’emissione del provvedimento di trasferimento è la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio. 

Vista la notorietà e la diffusione dei servizi radiotelevisivi della Rai, è senz’altro da escludere che la attuale assegnataria dei domini “tguno.it” e “tgdue.it” abbia ignorato al momento della registrazione la confondibilità degli stessi con le sigle TG1 e TG2 che quotidianamente entrano nelle case degli italiani da decenni, e la registrazione di tali nomi sia frutto di mera coincidenza. 

Per quanto invece riguarda la sussistenza della malafede nell’uso che si sia fatto o si stia facendo, bisogna fare alcune precisazioni. 

Nel caso di specie, come in molti altri casi,  il problema principale è     verificare la malafede nell’assenza di uso che del nome si fa. Se, infatti, al nome a dominio registrato corrispondono solo pagine in costruzioni o pagine web messe a disposizioni degli stessi maintainer, senz’altro l’assegnatario del nome si è limitato alla sola registrazione. Il titolare del marchio confondibile con il dominio registrato non può lamentare alcun danno di sorta derivante da eventuali usi illegittimi del dominio. Questo comportamento crea certamente difficoltà nell’accertamento del requisito della malafede nell’uso del dominio.

Le ormai numerose decisioni, sia italiane che internazionali, che hanno esaminato questo aspetto sono tutte concordi nel ritenere che anche dalla sola detenzione passiva di un nome a dominio si possa desumere la malafede dell’assegnatario del nome che, benché si sia limitato alla sola registrazione, ha impedito al legittimo titolare la registrazione e l’uso dello stesso. 

Di questo avviso, fra le tante,  le recentissime decisioni relative ai domini barbie.it, wonderbra.it ed europage.it.  per rimanere nelle procedure italiane, ma anche le decisioni di ICANN sono ormai orientate in questo senso. 

Nel caso di specie, poi, il non uso dei domini contestati non rende particolarmente difficile individuare la malafede dell’assegnatario, in quanto la notorietà dei nomi scelti come domini, se  fa presumere la malafede al momento della registrazione, fa senz’altro presumere anche la rappresentazione che il resistente si sia fatto della effettiva impossibilità di utilizzo dei domini “tguno.it” e “tgdue.it”. Non si può pensare che si possano effettivamente utilizzare i nomi contestati senza ledere i diritti della Rai sui suoi marchi, anche se i marchi della Rai sono: TG1, TELEGIORNALE UNO e TG2 ed i domini registrati dalla resistente sono TGUNO E TGDUE.

 Inserendo infatti in un motore di ricerca la parola “tguno” si arriva ad una lunga serie pagine web in cui si fa riferimento al TG1 della Rai. Lo stesso accade per “tgdue”. E’ evidente, allora, che il pubblico individua i notiziari della Rai indifferentemente nell’uno o nell’altro modo. 

Da tutte queste circostanze è dato concludere che la resistente ha con malafede registrato e mantenuto i domini contestati, impedendone così alla effettiva titolare del marchio ad essa corrispondente di registrarli sotto il ccTLD .it. 

  Si deve pertanto ritenere sussistente la malafede nella registrazione come richiesto dall’art. 16.6 lettera c.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione dei nomi a dominio   tguno.it e tgdue.it dall’attuale assegnataria alla  Rai – Radiotelevisione italiana con sede in Roma, Via Mazzini 14.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma, 30 gennaio 2004

 Avv. Giuseppe Loffreda
 
 
 

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