Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 6 ottobre 2011, la società Edizioni Del Duca s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio telesette.it, registrato dalla società Euro DNS S.A.
                                                                     
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio telesette.it era stato creato il 26 maggio 2009 ed era registrato a nome dalla società Euro DNS S.A.; 
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.telesette.it si giungeva ad una pagina web in cui assieme all’invito all’acquisto del nome a dominio si sponsorizzava una lista di link che rindirizzavano l’utente verso diversi tipi di siti internet.
 
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro il giorno 27 ottobre 2011, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

La cartolina di ritorno perveniva il 25 gennaio 2012. Da essa il plico risultava essere stato recapitato il  giorno 22 dicembre 2011. Il termine per le repliche, pertanto, risultava essere scaduto il  16 gennaio  2012, senza che nulla fosse pervenuto dalla Resistente stessa.

Il 27 gennaio 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Mario Pisapia, che il successivo 1 febbraio accettava l'incarico.


Nel proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma e documenta di essere una società operante in ambito della editoria e tra le numerose testate giornalistiche  pubblica anche  il settimanale “Telesette” fin dal 1978. La ricorrente documenta anche di essere titolare di identico marchio italiano richiesto nel 2000 e di avere ottenuto il titolo di privativa nel 2003, successivamente, nell’anno 2010, il marchio è stato rinnovato. Quindi la ricorrente afferma di godere un diritto di esclusiva sul marchio “Telesette”.

Secondo la Ricorrente, il dominio in contestazione è identico alla testata della propria rivista ed al marchio registrato  “Telesette”.

Riguardo alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta della società Euro DNS S.A. l’intento di sfruttare la notorietà del  settimanale  per attirare gli utenti verso un sito internet in cui compaiono solamente la sponsorizzazione di una serie di link e la messa in vendita del nome a dominio telesette.it.
 
In particolare, la Ricorrente fa notare non solo come la società Euro DNS S.A. abbia registrato il nome a dominio nel 2009 e quindi in un secondo momento rispetto alla registrazione del marchio e alla pubblicazione della rivista, ma anche come la Resistente voglia tentare di cedere al miglior offerente il dominio oggetto del reclamo. 

Da ciò emergerebbe la malafede della Resistente, perché l’utilizzo del sito sarebbe finalizzata a trarre un indebito vantaggio.

La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art. 3.7, lettera  d)  del Regolamento.
 
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.


Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è stato recapitato il  giorno 22 dicembre 2011.

Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio.


I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 
a)    identità e confondibilità del nome.

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio telesette.it assegnato alla società Euro DNS S.A è esattamente identico sia al marchio che alla denominazione del settimanale stampato dalla Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.

Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome telesette.it – sotto il duplice profilo (a) di diritto di esclusiva connesso alla registrazione di identico marchio e (b) di diritto d’autore sul titolo della testata giornalistica - sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:

• a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
• b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
• c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito risulta utilizzato esclusivamente per sponsorizzare siti internet attraverso link presenti sulla pagina e per offrire in vendita lo stesso nome a dominio telesette.it.

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
                                                                         
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Tra le prove della registrazione e del mantenimento del dominio in male fede, il Regolamento indica all’art. 3.7 lett. d) “la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente  utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario”(art. 3.7 del regolamento).

Le circostanze che sull’unica pagina web presente nel dominio si trovano link pubblicitari “pay per click” e che vi sia l’invito all’acquisto del nome a dominio fanno  escludere che la registrazione dello stesso sia frutto di una fortuita coincidenza. Considerata inoltre la notorietà del settimanale, è agevole dedurre che la registrazione del nome a dominio telesette.it sia stata effettuata unicamente per ingannare l’utenza, generando confusione con il marchio telesette e trarne così profitto.

Ulteriore prova della malafede del Resistente emerge dalla circostanza che non risulta alcun plausibile collegamento tra la società registrante Euro DNS S.A. domiciliata all’estero e il nome a dominio telesette, identico alla testata ed al marchio registrato della Ricorrente, se non quella di sviare l’utenza con la speranza che acceda ai link sponsorizzati e di vendere al miglior offerente il nome a dominio.
                                    
Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “telesette.it” alla società Edizioni Del Duca s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a, 20121 Milano.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 14 febbraio 2012.

Avv. Mario Pisapia.