Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
TELEPASSFAMILY .IT
Ricorrente: Autostrade per l’Italia S.p.a.
Resistente: Sig. Dick Brown
Collegio unipersonale: Prof. Avv. Alfredo Antonini
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 20
febbraio 2012, la società Autostrade per l’Italia
S.p.a. con sede in Via Alberto Bergamini n. 50 – Roma 00159, in
persona del suo legale rappresentante Avv. Pietro Fratta, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio telepassfamily.it,
registrato dal Sig. Dick Brown
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio telepassfamily.it era stato creato il 23 luglio 2007 ed era registrato a nome del Sig. Dick Brown
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.telepassfamily.it oltre
l’invito: “Compra questo dominio. Il dominio
telepassfamily.it è in vendita”, compare una pagina
di benvenuto nella quale si specifica che “telepassfamily.it ti
offre link a siti internet su Telepass” e quindi una serie di
collegamenti sponsorizzati.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla
Resistente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
all’indirizzo risultante dal database del Registro il giorno 5
marzo 2012, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche
entro 25 giorni dal ricevimento.
Il ricorso con la relativa documentazione è tornato alla
C.R.D.D per compiuta giacenza che risulta perfezionata il 29
marzo 2012 . Pertanto in data 26 aprile 2012 C.R.D.D. nominava quale
esperto della presente procedura il Prof. Avv. Alfredo Antonini, che il
27 aprile 2012 accettava l'incarico.
1. Allegazione della Ricorrente
Nel proprio ricorso introduttivo la società Autostrade per
l’Italia S.p.a. afferma e documenta di essere uno dei maggiori
concessionari in Italia e in Europa di costruzione e gestione di
autostrade a pedaggio e dei connessi servizi alla
mobilità. La ricorrente documenta anche di essere titolare
del marchio Telepass Family.
Secondo la Ricorrente, il nome a dominio in contestazione
“include integralmente un segno distintivo registrato e
ampiamente utilizzato da parte della Ricorrente”, sul quale il
sig. Dick Brown, attuale assegnatario, non avrebbe diritti o legittimi
interessi.
Riguardo alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella
condotta del Sig. Dick Brown il precipuo intento di creare una
interferenza con il marchio Telepass Family. La registrazione del
domain name sarebbe avvenuta con la consapevolezza di ledere il
diritto di Autostrade per l’Italia S.p.a. in quanto la
popolarità della stessa, come quella marchio Telepass Family,
non permetterebbe una registrazione riconducibile a una mera
coincidenza.
La malafede della Resistente emergerebbe anche dalla circostanza che la
stessa ricorrente “non ha alcun controllo su quanto compare o
comparirà sul sito del resistente, che comunque offre una
pluralità di link, compresi a siti che promuovono forme di gioco
d’azzardo di dubbia legalità. Benché il sito
promette link a siti internet su Telepass, molti dei link non hanno
niente a che fare con i servizi Telepass.”
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
2. Posizione del Resistente
Il ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso
l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è stato
restituito dalle poste perché non richiesto entro il periodo di
giacenza prescritta. Pertanto, ai sensi dell’art. 4.4
lettera b) del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal
titolare del dominio oggetto di opposizione dalla data in cui le poste
hanno tentato la consegna del plico, ossia, nel caso di specie, il 29
marzo 2012. Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali
repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del
dominio.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità del nome
Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un
nome a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio telepassfamily.it
assegnato al Sig. Dick Brown è esattamente identico al marchio
della Ricorrente.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.
Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome telepassfamily.it
, sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente
diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente
controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto
d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo
al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co.
del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto il sito risulta utilizzato
esclusivamente per attrarre utenti verso i link sponsorizzati e vendere
al miglior offerente il nome a dominio telepassfamily.it.
Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della
Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente
soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far
luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio,
essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali
il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto il nome a dominio in contestazione è stato
registrato il 23 luglio 2007, ossia nove anni dopo la registrazione del
marchio Telepass Family.
Inoltre considerando la notorietà del marchio Telepass Family,
è da escludere la circostanza che la registrazione del dominio
in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma piuttosto,
che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata unicamente
“per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet,
ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di
un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o
comunitario” (art. 3.7 lett. d del
regolamento).
E’ da aggiungere che il contenuto della pagina posta sul
dominio in contestazione ha come unica funzione quella di offrire la
vendita dello stesso nome a dominio, oltre che sponsorizzare alcuni
link, e quindi risulta chiaro come il dominio sia adoperato per
attrarre utenti internet interessati ai servizi Telepass su un sito che
nulla ha a che vedere con quell’argomento.
Non può essere altresì ignorata la circostanza che
il Sig. Dick Brown sia già noto come registrante in passate
procedure di riassegnazione (cfr. quella di concorsipubblici.it). Anche
in quella occasione la malafede nella registrazione del nome a dominio
e la lesione dell’altrui dritto emerse a chiare lettere. Alla
luce di quanto appena osservato il comportamento del Sig. Brown lascia
pensare ad una reiterata condotta accaparratoria.
Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio
“telepassfamily.it” alla società Autostrade per
l’Italia S.p.a. con sede in Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159
Roma.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Trieste, 7 maggio 2012
Prof. Avv. Alfredo Antonini.
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