Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SVAPOSTORE.IT
Ricorrente: Svapostore s.r.l.
Resistente: Arcangelo Bove
Esperto: Avv. Alessandro Nicotra
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 28 settembre 2016, la
società Svapostore s.r.l. con sede in Napoli, Via Giuseppe Orsi
43, in persona del suo amministratore unico sig. Antonio Albano,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
svapostore.it assegnato al sig. Arcangelo Bove.
Dalle verifiche compiute da C.R.D.D. sul database Whois del Registro e
dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione
si evinceva:
- a) che il dominio svapostore.it era stato creato il 27 marzo 2014 ed era registrato a nome del sig. Arcangelo Bove;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “OK - CHALLENGED”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.svapostore.it si giungeva ad
una pagina web contenente la scritta “Manutenzione in corso!
Torneremo online il prima possibile”.
Dopo
aver comunicato al Registro la ricezione del ricorso per e-mail, e
avendo ricevuto il ricorso anche in formato cartaceo, il 19 ottobre
2016 C.R.D.D. spediva il tutto al Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento.
In data 23 novembre 2016, C.R.D.D. riceveva le repliche del sig.
Arcangelo Bove e, in data 25 novembre 2016, provvedeva ad inoltrarle al
Registro ed al Ricorrente.
Il 28 novembre 2016 la Ricorrente, ai sensi dell’art. 4.12 del
Regolamento per la Risoluzione delle dispute, chiedeva al nominando
esperto un ulteriore termine per controdedurre alle repliche del
Resistente.
In pari data C.R.D.D. nominava quale esperto della procedura
l’avv. Alessandro Nicotra il quale, il medesimo giorno, accettava
l’incarico.
L’esperto incaricato, con ordinanza del 28 novembre 2016,
accogliendo la richiesta avanzata dalla Svapostore S.r.l., disponeva a
favore del Ricorrente termine fino al 7 dicembre 2016 per
controdeduzioni alle repliche del Resistente e a quest’ultimo un
ulteriore termine, fino al 16 dicembre 2016, per proprie ulteriori
repliche alle controdeduzioni avversarie.
In data 6 dicembre 2016, il Ricorrente provvedeva ad inviare a C.R.D.D. le controdeduzioni alle repliche avversarie.
Nessuna ulteriore replica perveniva da parte del Resistente.
Allegazioni della
Ricorrente.
La
ricorrente afferma che la Svapostore s.r.l. è una società
che si occupa del commercio all’ingrosso e al dettaglio, anche
tramite e-commerce, di sigarette elettroniche, articoli per fumatori e
relativi accessori.
Per svolgere tale attività sul web, il 2 marzo 2013 la
Ricorrente ha registrato il dominio svapostore.net, sul quale ha
avviato la vendita di sigarette elettroniche e di tutti i prodotti ed
accessori ad esse attinenti, fino a diventare nel giro di poco tempo un
punto di riferimento per i consumatori interessati ai suddetti
prodotti. Il 19 luglio 2016 la Ricorrente ha registrato i marchi
“SVAPOSTORE” e “SVAPOSTORE.NET”.
Secondo la Ricorrente, il nome a dominio www.svapostore.it è
identico al segno distintivo usato dalla Svapostore s.r.l.
nell’esercizio della propria attività, sia come ditta, sia
come marchio di fatto, sia come ragione sociale che la
contraddistingue. L’uso del dominio in oggetto da parte del
Resistente sarebbe dunque idoneo ad indurre in errore il pubblico circa
la provenienza e la qualità dei prodotti e servizi e farebbe
pensare al consumatore di provenire dalla impresa del Ricorrente.
A sostegno delle proprie ragioni, la Svapostore s.r.l. afferma che il
dominio svapostore.it è stato registrato dal Sig. Arcangelo Bove
senza alcun diritto, in quanto non esisterebbe alcun collegamento
dimostrabile tra il Resistente e il segno SVAPOSTORE.
Il sig. Arcangelo Bove – documenta la Ricorrente –
è, infatti, titolare della Svapo Trade S.r.l., società
che gestisce il dominio www.svaposweb.it; sito web dedicato alla
vendita di sigarette elettroniche e di prodotti ad essi attinenti.
La malafede del Resistente, secondo la Svapostore s.r.l., risulterebbe
dal fatto che il dominio svapostore.it sarebbe da tempo “in
manutenzione”; e tale comportamento integrerebbe la tipica
condotta di chi intende occupare un dominio per impedire al legittimo
interessato di registrarne un altro che abbia quella determinata
denominazione.
Secondo la Ricorrente, il sig. Bove avrebbe registrato il dominio in
contestazione - dopo circa un anno dalla registrazione del dominio
svapostore.net da parte della Ricorrente - per cercare di sviare la
clientela che la Svapostore s.rl. si era costruita in quel lasso di
tempo.
Infine la Ricorrente rileva e documenta, quale ulteriore dato dal quale
dedurre la malafede del Resistente, la circostanza che il sig.
Arcangelo Bove è l’attuale assegnatario anche del dominio
svapostore.com sulla home page del quale appare la scritta
“SVAPOSTORE, componi la tua sigaretta elettronica.” e tutti
i link presenti opererebbero un reindirizzamento al sito web
svapoweb.it.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la rassegnazione del nome a dominio svapostore.it
Allegazioni del Resistente
Il
Resistente, dal canto suo, afferma innanzitutto che la registrazione
del dominio svapostore.it è avvenuta ben prima della
registrazione del marchio “SVAPOSTORE” ad opera della
Ricorrente. Infatti, mentre quest’ultima è avvenuta in
data 19 luglio 2016, la registrazione del dominio in oggetto è
avvenuta in data 12 giugno 2014.
Per
tali ragioni, secondo il Resistente, al momento della registrazione del
dominio in parola, il consumatore/utente non avrebbe potuto essere
indotto in confusione rispetto ad un marchio che, al tempo, ancora non
esisteva. Come anche non esisteva alcun segno identificato aziendale
essendo avvenuta anche tale ultima registrazione in epoca successiva
alla registrazione del dominio.
Oltre
a ciò, quanto alla identicità della ragione sociale della
Ricorrente con il nome a dominio svopostore.it, il sig. Bove sostiene
che la parola “svapo” è sempre più utilizzata
nel settore del commercio delle sigarette elettroniche, mentre il
termine “store” è di uso comune a livello mondiale,
per indicare la commercializzazione di un prodotto.
Inoltre,
il Resistente sostiene che i suoi diritti in relazione al dominio in
oggetto deriverebbero dalla circostanza che egli, titolare del marchio
“SVAPOWEB”, è attivo nel commercio delle
sigarette elettroniche attraverso altri cento domini tutti contenenti
la parola “svapo”. La registrazione del dominio
svapostore.it sarebbe dunque stata dettata dall’esigenza di
estendere ulteriormente la propria presenza online.
A
sostegno del proprio diritto sul dominio in oggetto, il Resistente
sostiene che svapostore.it avrebbe dovuto richiamare il nome della
società svapo store s.r.l., società cliente e
distributore del sig. Bove in Italia.
Quanto
alla malafede, il sig. Bove infine afferma che la stessa non
sussisterebbe in quanto il dominio non risulta ancora attivo per
“cause dovute ad inconvenienti di tipo tecnico con il
programmatore, ingaggiato per la costruzione del nostro sito”.
Il Resistente pertanto conclude chiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla Svapostore s.r.l.
Controdeduzioni della Ricorrente
Nelle
proprie controdeduzioni, inviate a C.R.D.D. nel rispetto dei termini
fissati con ordinanza del 28 novembre 2016, la Svapostore s.r.l.
afferma innanzitutto che la nascita dell’attività in capo
al Ricorrente risale alla registrazione del dominio svapostore.net e,
specificamente, al 2 marzo 2013. Dunque ben prima della registrazione,
da parte del sig. Bove, del nome a dominio svapostore.it.
Tanto
basterebbe - a dire della Ricorrente - a dimostrare che il sig. Bove
abbia volontariamente sfruttato la notorietà
dell’esponente inducendo in errore il pubblico e oltretutto,
ingenerando nei potenziali clienti della Svapostore S.r.l.
l’impressione di inattività della stessa (essendo il
dominio ancora oggi inattivo).
Inoltre
la Svapostore s.r.l. sostiene che la identicità del nome a
dominio svapostore.it con il segno distintivo usato dalla Svapostore
s.r.l. nell’esercizio della propria attività, non sarebbe
giustificata dalle affermazioni del sig. Bove - secondo cui il nome a
dominio richiamerebbe la società svapo store s.r.l., sua cliente
e distributore per l’Italia. Ciò sia perché il sig.
Bove non sarebbe legittimato a registrare un dominio per una
società di cui non risulta avere cariche sociali, sia
perché tale società ha visto la luce solo il 19 settembre
2016.
Infine,
sull’inattività del dominio in parola, la Ricorrente
sostiene che le affermazioni del sig. Bove, secondo cui tale
inattività sarebbe stata causata da un problema con il tecnico
programmatore, sono prive di riscontro probatorio prima ancora che
prive di utilità.
Al
riguardo la Svapostore s.r.l. rileva che la corrispondenza con il
preteso tecnico programmatore è successiva alle contestazioni
della Ricorrente oltre che assolutamente generica e non idonea a
dimostrare quanto affermato dal Resistente.
Il Resistente non inviava alcuna replica alle controdeduzioni della Ricorrente.
Motivi della
decisione.
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il
nome a dominio svapostore.it ricomprende totalmente il segno Svapostore
utilizzato dalla Ricorrente sia come ditta, idonea a distinguere la
propria azienda, sia come ragione sociale, sia come marchio registrato.
E’ inoltre pacifico che dal 2 marzo 2013 la Ricorrente ha usato
il segno Svapostore anche come nome a dominio (svapostore.net), idoneo
a contraddistinguere il proprio sito aziendale.
L’uso di segno identico o simile è idoneo a confondere il
pubblico circa la provenienza e la qualità dei prodotti e
servizi, in quanto fa indubbiamente pensare al potenziale consumatore
di provenire dall’impresa avente identico nome.
Inoltre, il consumatore che si trova sulla pagina web www.svapostore.it
non può che essere indotto a ritenere che la Svapostore s.r.l.
sia una società in stato di inattività con conseguente
serio rischio di uno sviamento della clientela e grave impedimento
dell’attività commerciale.
A nulla valgono le affermazioni del Resistente secondo le quali il nome
a dominio svopostore.it, derivando dalle parole “svapo”
(termine usato per indicare le sigarette elettroniche) e dalla parola
inglese “store”, sarebbe composto da parole di uso comune.
È di tutta evidenza infatti che il nome a dominio in oggetto,
seppur scomposto possa essere ricondotto a due distinte parole, da un
lato ricomprende per intero il nome della Società Ricorrente,
dall’altro ha sul mercato italiano un ben preciso risultato
caratterizzante che le deriva proprio dall’accostamento dei due
termini.
Quanto infine alla circostanza riportata dal Resistente secondo la
quale il dominio in oggetto avrebbe dovuto richiamare il nome della
diversa società svapo store s.r.l. (da non confondersi con la
Ricorrente Svapostore s.r.l.) cliente e distributore del sig. Bove, si
rileva che – a prescindere dalla legittimità della scelta
della denominazione sociale di tale società, costituita solo il
19 settembre 2016 – il sig. Bove non è legittimato a
registrare un dominio per conto di una società di cui non
risulta avere cariche sociali.
Sussiste, quindi, il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
b) Diritto o interessi legittimi della
Resistente
Le
argomentazioni svolte dal sig. Bove per affermarsi titolare di
legittimo interesse al dominio in contestazione non solo sono prive di
pregio, ma semmai ne confermano l’illegittimità della
registrazione.
Infatti, la circostanza che il sig. Bove sita titolare del
marchio “SVAPOWEB”, con cui egli afferma essere
attivo nel commercio delle sigarette elettroniche, e che egli
intendesse “estendere ulteriormente la propria presenza
online” mediante la registrazione di altri numerosi domini
contenenti la parola “svapo”, non lo autorizzava a
registrare un nome a dominio esattamente corrispondente alla ditta ed
alla denominazione sociale di una impresa concorrente.
Ne emerge, pertanto, la piena soddisfazione del secondo requisito
richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
c) Registrazione ed uso del dominio in
malafede
Quanto
alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa
appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
Da quanto esposto dalle parti, infatti, emerge con chiarezza che il
nome a dominio svapostore.it è utilizzato dall’attuale
assegnatario con la piena consapevolezza di sfruttare la
notorietà del marchio SVAPOSTORE.
Oltre a ciò, la inattività del domino in oggetto, integra
la tipica condotta di chi intende occupare un dominio per impedire al
legittimo interessato di registrarne un altro che abbia quella
determinata denominazione. Con conseguente preclusione per la
Ricorrente della possibilità di registrazione del dominio
contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.
È di tuta evidenza dunque che il Resistente – sig.
Arcangelo Bove, titolare del marchio SVAPOWEB, concorrente della
Svapostore S.r.l – commercializzando prodotti analoghi a quelli
della società ricorrente, ha approfittato della notorietà
della Svapostore s.r.l. per attrarre a sé la clientela
già acquisita dalla Svapostore s.r.l.; da un lato registrando
con tempi analoghi il dominio svapostore.com e ponendo su di esso un
redirect sul suo sito di commercio elettronico di prodotti dello stesso
genere; dall’altro registrando il dominio in contestazione e
ponendo su di esso un sito in perenne manutenzione, cosa che per
l’utenza non depone a favore della Ricorrente.
Si ritiene pertanto che la Resistente abbia agito in malafede sia nella
registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio svapostore.it alla
società società Svapostore s.r.l., con sede in Napoli,
Via Giuseppe Orsi 43. La presente decisione sarà comunicata al
Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 28 dicembre 2016
Avv. Alessandro Nicotra