dalla società Sunrider Europe, Inc.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio sunergy.it era stato creato il 10 dicembre 2001 ed era registrato a nome della società Sunrider Europe, Inc.;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.sunergy.it si giunge ad una pagina web in cui in alto compare la scritta Sunrider International e vi è la possibilità di accedere alle informazioni relative alla società e l’acquisto dei relativi prodotti.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 10 novembre 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Non avendo ricevuto alcuna notizia della spedizione, né essendo possibile controllarne l’esito, il giorno 7 febbraio 2011 il ricorso veniva nuovamente spedito alla Resistente. Anche di questa spedizione non si aveva notizia alcuna, sicché C.R.D.D., su conforme parere del Registro, provvedeva ad inoltrare in data 6 aprile 2011 ricorso e documentazione per corriere internazionale.

Il ricorso veniva ricevuto il 13 aprile 2011 dalla Resistente Sunrider Europe Inc., la quale il 7 maggio 2011 faceva pervenire le proprie repliche e relativa documentazione.

Pertanto C.R.D.D. il 9 maggio 2011 nominava quale esperto il sottoscritto Avv. Alessandro Nicotra, che l’11 maggio 2011 accettava l'incarico.

La Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di essere una società operante da lungo tempo nel settore delle energie rinnovabili. Essa afferma inoltre di aver aperto uno show room in cui è possibile toccare con mano pannelli fotovoltaici, nonché prenotare ed eseguire test-drive su alcuni modelli di veicoli elettrici commercializzati dall’azienda.

La Ricorrente sostiene inoltre che nel momento in cui si accingeva a registrare il dominio sunergy.it, si avvedeva che esso era già stato assegnato alla Resistente dal 10 dicembre 2001, per cui essa era costretta a registrare un altro dominio sun-ergy.eu, al fine di poter svolgere la sua attività ed essere quindi raggiungibile dal pubblico di Internet.

La Ricorrente afferma poi che il nome a dominio contestato è identico alla denominazione sociale della Sunergy s.r.l. e che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non avendo alcuna attinenza con esso.

Riguardo la malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta della Resistente un’ipotesi di passive holding, con lo scopo di sviare la clientela della Ricorrente.
La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art. 3.7, lett. e) del Regolamento.
La Ricorrente individua la malafede del Resistente anche nel fatto che la Resistente non risulta reperibile all’indirizzo fornito al Registro, avendo più volte tentato di contattare la Resistente al fine di risolvere bonariamente la controversia, ma senza alcun esito.

La Ricorrente deduce infine che, stante la notorietà raggiunta dal Ricorrente, è inverosimile che la registrazione del dominio sunergy.it sia stata casuale e non, al contrario, finalizzata a trarre un indebito vantaggio.

A supporto del proprio ricorso la Ricorrente produce unicamente la lettera di contestazione presso il Registro del ccTLD .it con rinnovo dell’opposizione, il whois del dominio in contestazione, l’home page sunergy.it, i risultati della ricerca “Sunergy” sui motori di ricerca Google, Virgilio e Yahoo ed infine la raccomandata Sunergy – Sunrider Europe Inc del 7/6/2010.

La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

b) Allegazioni della Resistente.

La resistente è una società che fa parte del Gruppo The Sunrider Corporation, leader nel mercato degli integratori alimentari, dei prodotti di bellezza e della cura del corpo.

Il Gruppo Sunrider Corporation è titolare di numerosi marchi di cui la Resistente è licenziataria in Europa, tra cui anche il marchio “SUNERGY”.

La Resistente è titolare del marchio registrato comunitario n. 000156778, depositato in data 01/04/1996 e del marchio registrato italiano n. 0000725072, depositato in data 22 marzo 1995 entrambi aventi ad oggetto l’espressione “SUNERGY”.

La Resistente sostiene che non starebbe in alcun modo violando il Regolamento, in quanto il nome a dominio è stato registrato da Sunrider il 10 dicembre 2001 ed ancora oggi viene utilizzato per un uso commerciale dei suoi prodotti tra cui alcuni con il marchio “SUNERGY”.

Da ciò risulterebbe provato il punto b) dell’art. 3.6 del Regolamento, ossia che “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Il Resistente afferma che il nome a dominio in contestazione è stato registrato dal Gruppo Sunrider Corporation il 10 dicembre 2001 e quindi molto tempo prima della costituzione della società Ricorrente, avvenuta il 30 maggio 2006.

La Resistente conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso ed ipotizzando una malafede nella proposizione del ricorso, senza peraltro chiedere esplicitamente una dichiarazione di reverse domain hijack.

Il ricorso è infondato.

Al di là della identità del nome a domino con la propria denominazione sociale, la Ricorrente Sunergy s.r.l. non ha dimostrato la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte dell’attuale assegnataria.

Quest’ultima, da parte sua, da un lato ha dimostrato un proprio diritto al nome a dominio in contestazione, dall’altro ha documentalmente provato fatti che escludono a priori la sua asserita malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sotto il primo profilo, la Sunrider Europe Inc. ha documentato di essere licenziataria per l’Europa fin dal 1991 dei merchi registrati dalla The Sunrider Corporation. Fra questi, ha documentato come i marchi Sunergy e Sunergy Design, identici - il primo in tutto, il secondo nella parte caratterizzante - al nome a dominio in contestazione, siano stati registrati sin dal 1982 in circa un centinaio di paesi, compresa l’Italia e l’Unione Europea.

Sotto il secondo, la Resistente ha dimostrato mediante visura camerale che la data in cui è stata costituita la società Ricorrente Sunergy s.r.l. (30 maggio 2006) è di gran lunga posteriore a  quella di registrazione del nome a dominio sunergy.it 10 dicembre 2001. È quindi escluso a priori che la Resistente possa aver violato (e per di più in malafede) il diritto al nome della Ricorrente, per il semplice fatto che allorché il nome a dominio fu registrato la ricorrente non
esisteva e non poteva quindi vantare alcun diritto sulla denominazione che poi sarebbe divenuta la sua ragione sociale (si veda, quale precedente conforme, la decisione sul dominio gamesbond.it).

La suddetta considerazione appare assorbente delle ulteriori circostanze, anch’esse fondate, dedotte dalla Resistente a riprova della inesistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Visto l'art. 3.6 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it


il ricorso presentato dalla Sunergy s.r.l. per la riassegnazione del nome a dominio sunergy.it, che rimane quindi assegnato alla Sunrider Europe, Inc.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 26 maggio 2011

Avv. Alessandro Nicotra