Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
starhotel.it
Ricorrente: Starhotels s.p.a.
(avv. Paolo De Santis)
Resistente: Antonio Bartolo
La Macchia
Collegio (unipersonale):
avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura.
Con ricorso ricevuto per
e-mail in data 22 febbraio 2007 la società Starhotels s.p.a., con
sede legale in Firenze, Viale Belfiore 27 in persona del legale rappresentante
dott.ssa Elisabetta Fabri, rappresentata nella presente procedura dall'avv.
Paolo De Santis, domiciliata a tal fine, giusta delega in calce al ricorso,
in Milano, presso la sede dello studio legale Jacobacci & Associati,
Via Senato 8, c.a.p. 20121, introduceva una procedura di riassegnazione
ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a
dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento
a suo nome del dominio starhotel.it registrato dal sig. Antonio Bartolo
La Macchia.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio starhotel.it
era stato assegnato al sig. Antonio Bartolo La Macchia dal 22 giugno 2005;
b) che il nome a dominio
era stato sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro
in data 27 settembre 2006;
c) che all'indirizzo www.starhotel.it
risultava una pagina web in cui in alto si legge la scritta “Benvenuti
a Lipari-Isole Eolie”, vi è poi una descrizione dell’isola di Lipari
e tre link, di cui il primo, “Case vacanze a Lipari”, rimanda ad una pagina
web in cui vi sono le foto di alcuni appartamenti che si possono affittare
nella stagione estiva; il secondo, “Noleggi a Lipari”, rimanda ad una pagina
web in cui è indicata la possibilità di noleggiare pullmann,
auto, moto, scooter, barche e gommoni; il terzo, “Come arrivare a Lipari-orari”,
rimanda ad una pagina web in cui sono descritte le modalità per
il raggiungimento dell’isola. In basso, infine, vi sono alcune foto di
monumenti, paesaggi caratteristici di Lipari ed una mappa dell’isola .
C.R.D.D. inviava al sig.
Antonio Bartolo La Macchia comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica
all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico
raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della
documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le
proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.
Il sig. Antonio Bartolo La
Macchia riceveva il plico raccomandato in data 26 marzo 2007, senza peraltro
provvedere ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento.
Pertanto in data 23 aprile 2007 C.R.D.D. nominava quale saggio della presente
procedura l’avv. Raffaele Sperati, che in data 24 aprile 2007 accettava
l'incarico.
Allegazioni della ricorrente.
La ricorrente, nel proprio
ricorso, afferma che il marchio “STARHOTELS” è marchio notorio e
famoso, grazie anche agli ingenti investimenti promo-pubblicitari da essa
effettuati a seguito di mirati studi di mercato e di attente strategie
di marketing. Tale marchio è utilizzato per contraddistinguere una
catena di 21 alberghi, di cui 19 in Italia e 2 all’estero.
La ricorrente afferma e documenta
di essere titolare della registrazione italiana di marchio n. 906881 per
la denominazione “STARHOTELS” rivendicante le classi 36 e 42, concessa
in data 10 settembre 2003 e del rinnovo di una precedente registrazione
concessa il 18 marzo 1982, nonché dal 10 giugno 1997 della registrazione
del nome a dominio starhotels.it. La ricorrente è stata inoltre
titolare fino al 2005 della registrazione del nome a dominio starhotel.it,
oggetto dell’odierna procedura di riassegnazione.
La ricorrente sostiene poi
che nessun diritto avrebbe il sig. Antonio Bartolo La Macchia sul nome
oggetto della procedura, non corrispondendo tale nome a dominio al cognome
o alla ditta del resistente, che non è nemmeno titolare di alcun
marchio registrato identico o simile al nome a dominio registrato.
Il resistente infine avrebbe
registrato e mantenuto il dominio oggetto della presente procedura in malafede.
La ricorrente afferma infatti che il nome a dominio è stato registrato
dal resistente al solo scopo di attirare gli utenti di Internet sul
proprio sito onde vendere i servizi ivi offerti, sfruttando dunque in maniera
illegittima la notorietà del marchio “STARHOTELS”.
In base ai suddetti motivi
la ricorrente chiede che il nome a dominio oggetto della procedura le venga
riassegnato.
Posizione del resistente
Il resistente non ha fatto
pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi della decisione
I motivi dedotti dalla ricorrente
appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano
soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità
del nome
In base all'art. 16.6 lettera
a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della
identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il
ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
La ricorrente deduce e documenta
che il marchio “STARHOTELS” è un marchio registrato, del quale essa
ha il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al
nome a dominio oggetto della contestazione, differenziandosi, quest’ultimo,
solo per il mancato utilizzo della “s” finale.
Risulta dunque accertata
la sussistenza del primo requisito.
b) inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato
Una volta che il ricorrente
abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta
al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto
o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art.
16.6, punti 1,2,3 del Regolamento, dalle quali si può desumere la
presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto
o titolo (art. 16.6, II co. del Regolamento). Nel caso di specie la ricorrente
ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio starhotel.it, in quanto
corrispondente sostanzialmente al proprio marchio registrato.
Il resistente, non essendosi
costituito, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque
fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di
un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio
contestato.
Dalla documentazione allegata
al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET:
a) non risulta alcun elemento
agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia
della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona
fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente
sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con
il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto, nel sito
da esso registrato, il resistente è sempre indicato come Antonio
Bartolo La Macchia;
c) si deve escludere la
circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente
o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito si occupa dell’affitto
di appartamenti nell’isola di Lipari per il periodo estivo; attività
affine a quella espletata dalla società ricorrente, offrendo entrambi
ospitalità a fronte di un corrispettivo.
Si ritiene pertanto che anche
il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione
del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.
c) registrazione e uso
del nome a dominio in malafede.
Anche la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio appaiono dimostrati da una serie
di circostanze, ciascuna delle quali ritenuta dal Regolamento sufficiente
a ritenere sussistente la malafede del resistente.
La ricorrente ha affermato
e dimostrato documentalmente la propria titolarità e la notorietà
del marchio “STARHOTELS”. Sotto questo profilo, stante la notorietà
del marchio “STARHOTELS”, appare inverosimile che la registrazione
del suddetto nome sia stata del tutto casuale e non, al contrario, finalizzata
a trarre un indebito vantaggio, realizzando così l'illecita pratica
del domain name grabbing, ossia la registrazione di nomi a dominio identici
a marchi famosi con l'intento di negoziare in un secondo momento la vendita
degli stessi ai legittimi titolari dei diritti sul marchio. Ciò
risulta documentato dalla e-mail inviata dalla Resistente (rappresentata
dall’ avv. Sergio Larghi) alla Ricorrente (rappresentata dallo studio legale
Jacobacci & Associati) in data 16 gennaio 2007 (cfr. doc. 8 reclamo)
e dalla quale emerge l’intento di voler negoziare la vendita del nome a
dominio oggetto della presente contestazione ad un prezzo sicuramente maggiore
dei costi sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento
del nome a dominio.
Altro elemento da cui poter
dedurre la malafede del Resistente è dato dal fatto che, come risulta
dalla documentazione agli atti, l'attuale assegnataria ha registrato il
nome a dominio nel momento in cui esso è stato cancellato e reso
nuovamente disponibile.
Si deve dunque ritenere sussistente
anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio in contestazione, in quanto risultano dimostrate le
circostanze ex art. 16.7, lettere a, b, d del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione
del nome a dominio starhotel.it alla Starhotels s.p.a., con sede legale
in viale Belfiore 27, 50144 Firenze.
La presente decisione sarà
comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 30 aprile 2007
avv. Raffaele Sperati
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