Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 20 ottobre 2003, la società Sparco S.p.A. con sede in Torino, Via Orazio Antinori 6, rappresentata dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliata presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio sparcospa.it,  registrato dal signor Bernardetto Percassi, domiciliato in Via Milano 10, 23100 Sondrio.

In data 20 ottobre 2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestataria del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo sparcospa.it.  Le verifiche consentivano di appurare in particolare: a) che il dominio sparcospa.it risultava assegnato al  signor  Bernardetto Percassi dal 19 agosto 2003; b) che il dominio sparcospa.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della Registration Authority il 10 settembre 2003; c) che all’indirizzo www.sparcospa.it corrispondeva una sola pagina che reindirizzava immediatamente l’utente all’indirizzo http://www.swoit.com, su cui si trova un sito pornografico. 

Il 27 ottobre 2003 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Verificatane la regolarità, il giorno successivo la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal data base whois. Non era possibile invece l’invio del ricorso via telefax, essendo indicato sul whois il numero di un telefono cellulare che di fatto non risultava raggiungibile.

La raccomandata non poteva essere consegnata dalle poste italiane per essere sconosciuto il destinatario, e veniva pertanto restituita a Crdd l’11 novembre 2003. Da tale data può essere quindi ritenuto decorrere il termine previsto dalle regole di naming a favore della resistente per il deposito delle repliche. Nulla essendo pervenuto entro il termine di 25 giorni previsto dalle regole di naming (ossia il 6 dicembre 2003), Crdd il 9 dicembre 2003 designava quale saggio il sottoscritto avv. Raffaele Sperati, il quale in data 10 dicembre 2003 accettava l’incarico.

La ricorrente Sparco s.p.a. afferma e documenta di essere società leader su scala mondiale nel settore degli accessori per le corse automobilistiche, i cui prodotti sono commercializzati sotto il marchio corrispondente alla ragione sociale. La ricorrente afferma di essere titolare di numerose registrazioni del marchio “sparco” valide in Italia, documentati mediante la domanda italiana di rinnovo del marchio n. 335748 “sparco”, il cui primo deposito risale al 1983, e mediante la registrazione internazionale n. 478132 “sparco” che risale pure al 1983, con relativa domanda di rinnovo.

La ricorrente deduce inoltre che Sparco S.p.A. è la propria ragione sociale, avendo essa incorporato il 16 giugno 2003 la precedente Sparco S.r.l., previa fusione della stessa Sparco S.r.l. nella Tazio S.p.A. 

A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduce che il nome a dominio sparcospa.it riprende, in maniera identica, la ragione sociale della società ricorrente e ha come “cuore” il marchio “sparco”. L’attuale assegnatario, secondo la ricorrente, non avrebbe alcun diritto o titolo su tale nome a dominio, e lo avrebbe registrato e mantenuto in malafede al solo scopo di interferire con il marchio della ricorrente.

Conclude quindi chiedendo l’accoglimento del ricorso e la riassegnazione del dominio in contestazione.

Per quanto riguarda il resistente, risulta dalla documentazione in atti che il ricorso gli è stato comunicato per e-mail all’indirizzo risultante dal data base whois della Registration Authority (indirizzo per il quale il sistema non ha segnalato alcun problema nel recapito del messaggio) e all’indirizzo postmaster@sparcospa.it, risultato inesistente. Risulta inoltre che la copia cartacea del ricorso, con la relativa documentazione, è stata spedita per raccomandata all’indirizzo indicato nel suddetto data base, ma è stata restituita dalle poste l’11 novembre 2003 per essere il destinatario sconosciuto all’indirizzo risultante dalla lettera di assunzione di responsabilità. Risulta infine che i tentativi di comunicazione via telefax del ricorso sono falliti, essendo indicato nel database whois un numero telefonico corrispondente ad un cellulare risultato di fatto non raggiungibile.

Quanto posto in essere da Crdd soddisfa tutte le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure di rassegnazione perché il ricorso possa considerarsi esser stato conosciuto dal resistente, che pertanto non ha depositato alcuna replica nel termine di 25 giorni previsto dalle regole di naming.

a) identità e confondibilità del nome

Riguardo a quanto previsto dall’art. 16.6 lett. a) delle regole di naming, è agevole rilevare che il nome a dominio in contestazione è tale da indurre in confusione l’utenza sia  in relazione al marchio “sparco” di cui la ricorrente è titolare, sia in relazione alla denominazione sociale della ricorrente stessa. 

Il nome a dominio sparcospa.it, infatti,  ha come “cuore” un marchio registrato e ampiamente utilizzato da parte della ricorrente, oggetto in quanto tale di diritti esclusivi ex art. 1 Legge Marchi, e corrisponde integralmente e pedissequamente alla ragione sociale della ricorrente. La ricorrente può quindi vantare sul termine “sparcospa” un duplice diritto derivategli sia dalle norme a tutela del marchio, sia dalle norme a tutela del nome.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Secondo le regole di naming, una volta provato dalla ricorrente la confondibilità del nome a dominio in contestazione con il suo nome o con un suo marchio registrato, spetta al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo all’assegnatario resistente.

Il signor Bernardino Percassi non ha fornito alcuna prova di un suo eventuale diritto o titolo relativo al nome a dominio oggetto di contestazione, né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione in atti o ex officio da Internet. 

Si ritiene quindi accertata  la mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione, ex art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming. 

c) malafede della resistente.

Per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, dalla documentazione prodotta agli atti e da quanto desumibile d’ufficio su Internet ne emergono diversi sintomi.

In primo luogo, è da escludere che la scelta del termine “sparcospa” per il nome a dominio in contestazione possa essere frutto di mera coincidenza. Trattandosi di nome di fantasia, è difficile pensare che chi ha registrato il nome a dominio non conoscesse il marchio “sparco”, molto noto nel settore delle corse automobilistiche e degli accessori per auto. 

In secondo luogo, “sparcospa” è un termine che non ha nulla a che vedere nè con il nome fornito dall’attuale assegnatario alla Registration Authority, nè con  i contenuti o con l’intestatario del dominio cui l’utente che digiti http://www.sparcospa.it viene reindirizzato. Tale dominio, swoit.com, risulta infatti registrato da tal Ingenic Limited, con sede in Gibilterra. Nessun collegamento risulta fra la suddetta società di Gibilterra e l’attuale assegnatario del nome a dominio in contestazione. 

E’ ormai jus receptum anche in Italia che l’uso di un noto marchio altrui come nome a dominio per attirare gli utenti verso un portale pornografico costituisce una circostanza da cui dedurre la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio contestato [art. 16.7 lett. c) e d) delle regole di naming; decisioni dominio jagemeister.it, saggi Bedarida, Adragna e Antonini, su http://www.crdd.it/decisioni/jagermeister.htm; dominio inditex-zara.it, saggio Solignani, su http://www.crdd.it/decisioni/inditex-zara.htm; dominio helmutlang.it, saggio Antonini, su http://www.crdd.it/decisioni/helmutlang.htm].  Rispetto a tale fattispecie, la circostanza che l’utente sia reindirizzato ad un sito pornografico di terzi appare comportamento ancora più grave, in quanto rende evidente che la registrazione del nome a dominio è stata effettuata non per svolgervi una attività commerciale nel settore del porno (che, se non effettuata mediante un dominio la cui registrazione lede diritti altrui, sarebbe di per sè lecita), ma al solo ed unico scopo di creare illegittime interferenze e confusione con il marchio altrui corrispondente al nome a dominio registrato.

Ciò non solo impedisce al legittimo titolare del marchio di riflettere in Internet la propria attività svolta sotto il marchio identico o confusoriamente simile al nome a dominio registrato dal pornosquatter, ma gli provoca un grave pregiudizio all’onore, al decoro e alla fama del nome e del marchio. 

Tale comportamento è già stato in precedenti decisioni ritenuto quale indice di malafede (decisione dominio pradaboutique.it, saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm); e non si ci sono motivi per discostarsi da tale orientamento.

Infine, è da rilevare che l’assegnatario del nome a dominio ha fornito un indirizzo falso (risultando presso di esso sconosciuto). Difficile pensare, dato il poco tempo trascorso fra la registrazione e la contestazione, che il sedicente signor Percassi si sia nel frattempo trasferito dimenticandosi di comunicare – come suo obbligo – il mutamento di indirizzo alla Registration Authority. Tanto più che non ha neppure fornito alla R.A. un numero telefonico fisso.

Più probabile che il nome comunicato alla Registration Authority sia un nome falso o inventato, come l’indirizzo. Anche questa circostanza deve ritenersi elemento da cui dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, come già ritenuto in decisioni prese nelle MAP di ICANN (Cfr. World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew Bessette, Caso OMPI N. D2000-0256, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0256.html; Women on Waves Foundation v. Chris Hoffman, Caso OMPI N. D2000-1608, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1608.html), sia, di recente, in procedure di riassegnazione italiane (dominio lanerieagnona.it, saggio Loffreda, su http://www.crdd.it/decisioni/lanerieagnona.it)

Le circostanze sopra evidenziate, valutate nel loro complesso, possono quindi ritenersi prova che il nome a dominio in contestazione è stato registrato e mantenuto in malafede. Sussistono quindi le condizioni richieste dall’art. 16.6 delle regole di naming per far luogo alla rassegnazione del nome a dominio in contestazione.

 Si dispone la riassegnazione del nome a dominio sparcospa.it dall’attuale assegnatario  Bernardetto Percassi alla società Sparco S.p.A., con sede in Torino, Via Orazio Antinori 6.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

16 dicembre 2003

Avv. Raffaele Sperati.