Con ricorso ricevuto tramite e-mail da CRDD in data 30 giugno 2008 la Sony Italia s.p.a., con sede in Via Principe Amedeo n. 3,  20121 Milano, in persona del procuratore dotato dei pieni poteri delegato a rappresentare la società ai fini della presente procedura di riassegnazione Dr. Maurizio Ghislandi, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro del Ninno e domiciliata, giusta delega allegata al ricorso, presso lo Studio legale Tonucci & Partners in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it ed ex art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio sonyvaio.it registrato dalla ditta individuale Sound on Sound con sede in Via  R. Sanzio, 87030 Rende (Cosenza), (admin-c del dominio: Sig. Paolo Scarpino).

C.R.D.D., accertata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali risultava in particolare:
a) che il dominio sonyvaio.it era stato creato il 27 aprile 2005 e risultava assegnato alla Sound on Sound;
b) che il nome a dominio risultava sottoposto ad opposizione;
c) che digitando l'indirizzo http://www.sonyvaio.it si giungeva ad una pagina web in cui si promuoveva la vendita di prodotti Sony e si indirizzavano gli utenti verso siti di altre società  operanti nel settore dei prodotti informatici.

Ricevuto in data 2 luglio 2008 il ricorso e la relativa documentazione anche in formato cartaceo, effettuati i necessari controlli e le dovute comunicazioni al Registro, il 7 luglio 2008 C.R.D.D. inviava alla Sound on Sound copia del ricorso e della documentazione mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La Sound on Sound riceveva il ricorso in data 10 luglio 2008. C.R.D.D. comunicava quindi nello stesso giorno per posta elettronica alla Resistente l’inizio della procedura.

Scaduti inutilmente i termini senza che dalla Sound on Sound pervenisse alcuna replica, in data 5 agosto 2008 C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione della presente procedura la sottoscritta avv. Francesca d’Orsi, che il 6 agosto 2008 accettava l'incarico.

Nel proprio ricorso la Ricorrente afferma che i marchi “SONY” e “VAIO” sono registrati dalla titolare Sony Corporation con sede in 1-7-1- Konan, Minatu-ku, Tokyo – 108.0075 Giappone, al cui gruppo imprenditoriale essa Ricorrente appartiene.

Pur ritenendo che ciò le conferisca autonoma legittimazione ad agire, la Ricorrente produce ad abundantiam formale lettera di autorizzazione rilasciata dalla Sony Corporation in favore della Sony Italia S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 4.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.TLD .it”.

Ciò premesso, la Ricorrente afferma e documenta che la Sony è titolare dei seguenti marchi registrati in Italia, a livello comunitario ed a livello internazionale:

-    Marchio Comunitario “SONY” N. 005416243 nelle classi 9 e 14; N. 003548278 nelle classi 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44; N. 000000472 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “SONY CENTRE” N. 004184751 nella classe 35;
-    Marchio Comunitario “SONY PICTURES” N. 004166807 nelle classi 9, 35, 38, 41;
-    Marchio Comunitario “MY SONY” N. 003326171 nelle classi 9, 35;
-    Marchio Comunitario “YOU MAKE IT A SONY” N. 003277209 nelle classi 9, 28;
-    Marchio Comunitario “SONY DREAM WORLD” N. 003237229nella classe 35;
-    Marchio Comunitario “PRINT BY SONY” N. 002218246 nelle classi 9, 16;
-    Marchio Comunitario “SONY DIGITAL 8” N. 001097096 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “IT’S A SONY” N. 000547158 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “SONY BLUES” N. 000616557 nelle classi 9, 16 e 25;
-    Marchio Comunitario “VAIO”  N. 004638706, N. 006840789 e N. 001851088 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “VAIO INFORMATION FLOW” N. 004802153 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “VAIO SMART PROTECTION” N. 004290995 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “VAIO ZONE”  N. 003929965  nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “VAIO POCKET”  N. 003923505 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “VAIO POCKET”  N. 000646497 nella classe 9;
-    64 (sessantaquattro) Marchi internazionali “SONY” in varie classi;
-    Marchio internazionale “VAIO” N. 661428  - N. 688321  - N. 742103   - N. 742104 nella classe 9;
-    Marchio internazionale “VAIO PRO” N. 671780 nella classe 9;
-    Marchio internazionale “VAIO WORLD” N. 691548 nella classe 9.
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia)  “SONY” N. 0000690251 - N. 0000759225 - N. 0000783856 - N. 0000825750 - N. 0001052772  - N. 0000457611  - N. 0000461460 - N. 0000442166 - N. 0000475857 - N. 0001097736 e le domande di registrazione di cui ai depositi N. RM2006C006116 – N. RM2007C005326 - No RM2008C000207 in varie classi;
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “ITS' A SONY” N. 0000489876
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY-O-MATIC” N. 0000461316
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY TOP LINE” N. 0000528668
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY WORLD” N. 0000636950
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY CENTRE” N. 0000636951
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “INFOSONY” N. 0001041585
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “VAIO” N. 00007735698

La Ricorrente rileva che la denominazione “sonyvaio” utilizzata dalla Resistente quale nome a dominio include gli elementi denominativi “SONY” e “VAIO” in maniera del tutto identica ai segni distintivi e marchi di esclusiva titolarità di SONY così come registrati in tutto il mondo in epoca notevolmente anteriore alla data di prima assegnazione del nome a dominio sonyvaio.it. Per tale motivo, la Ricorrente deduce che chi ha registrato il nome a dominio in contestazione non ha né può avere alcun diritto o titolo al dominio sonyvaio.it

La Ricorrente deduce infine la malafede della Sound on Sound non soltanto dalla perfetta corrispondenza del nome a dominio con la combinazione di due suoi propri marchi ampiamente noti nel mondo, ma anche dal fatto che all’indirizzo www.sonyvaio.it corrisponde una “parking page” utilizzata a fine di lucro, attraverso il pagamento richiesto agli inserzionisti per la pubblicazione di “Sponsored Listings”. Il dominio sonyvaio.it è quindi utilizzato dalla Resistente come una pagina “pay per click” verso società concorrenti della Ricorrente, sfruttando quindi la notorietà del marchio per attirare l’attenzione degli utenti della rete al fine di trarne profitto e dando luogo a confusione fra i servizi resi dalla Ricorrente e quelli dei concorrenti.

La Sony Italia s.p.a. chiede pertanto la riassegnazione a suo favore del nome a dominio sonivayo.it

La Resistente, pur avendo ricevuto nei termini il ricorso, non ha fatto pervenire alcunché entro i termini stabiliti.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

1. Identità e confondibilità del nome

Dalla documentazione agli atti la Ricorrente ha dimostrato di essere legittimata a chiedere la riassegnazione da parte della sua capogruppo Sony Corporation, titolare di numerosi marchi internazionali, comunitari e nazionali aventi come cuore le parole “sony” e “ vaio”. 

Non v’è quindi dubbio che il nome a dominio sonyvaio.it assegnato alla Sound on Sound ed oggetto della odierna contestazione sia composto da due parole identiche a marchi su cui la Sony è titolare, e tale denominazione sia tale da indurre confusione nell’utenza.

Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.

2.  Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, II comma lett. a), b), c) del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo.

La Resistente non ha controdedotto alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione volta a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato. Dalla documentazione agli atti, la  Sound on Sound risulta non avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Risulta dunque soddisfatto anche  il requisito richiesto dall'art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.

3.    Registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Per quanto attiene la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, la documentazione acquisita agli atti consente di affermare che la notorietà dei marchi “sony” e “vaio” e l’uso diffuso dei suddetti marchi sia generale sia nel mercato specialistico, non lasciano spazio ad ipotesi di coincidenze nella scelta del nome da registrare come dominio, né possibilità di pensare che la Resistente ignorasse l’esistenza di diritti altrui sul nome da essa registrato.

E’ inoltre documentato che la società Resistente, utilizzando il dominio in contestazione come una pagina “pay per click” verso società concorrenti con la Ricorrente, ha sfruttato  intenzionalmente la notorietà dei marchi “sony” e “vaio” al fine di trarne profitto ingenerando, peraltro, confusione tra i servizi offerti dalla Ricorrente e quelli delle concorrenti. Tale pagina viene infatti utilizzata a fine di lucro attraverso il pagamento richiesto agli inserzionisti per la pubblicazione di “Sponsored Listings” e si pone in immediata e diretta concorrenza con le attività commerciali – anche svolte mediante e-commerce - della Ricorrente. L’utente viene infatti reindirizzato a siti web sponsorizzati di terzi, che vendono on-line prodotti informatici rivolgendosi ad un pubblico specialistico che coincide con la potenziale clientela della Sony.

La scelta del nome sonyvaio.it appare quindi avere il primario scopo di attrarre l’utenza italiana che ricerca informazioni sulla Sony o sulla linea di computer portatili da essa prodotti denominata “Vaio” sul sito della Resistente, che ne sfrutta la notorietà e ne ricava un indebito vantaggio economico.

Inoltre, la registrazione da parte della Sound on Sound del dominio sonyvaio.it impedisce alla Sony di registrare essa stessa tale dominio, identico ai propri marchi notori; integrandosi così la circostanza da cui l’art. 3.7, I comma, lettera (b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld “.it” autorizza dedurre la malafede del Resistente.
La pagina Internet corrispondente al nome a dominio opposto punta su una c.d. parking page contenente – come detto – numerosi collegamenti sponsorizzati (e dunque pagati nell’ambito di un servizio pubblicitario) per stessa ammissione della resistente (“Sponsored Listings”). Detti collegamenti non sono stati mai autorizzati dalla SONY e consentono al titolare del nome a dominio “sonyvaio.it” di ricevere un compenso dagli inserzionisti pubblicitari per il servizio di reindirizzamento ai loro siti Internet degli utenti web che si imbattono – cercando informazioni sulla SONY o sui prodotti della linea VAIO – nell’abusivo sito Internet sonyvaio.it. Tale circostanza integra altresì quanto previsto dall’articolo 3.7, co. 1, lettera (d) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.TLD .it.

E’ da ritenersi quindi provata la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio sonyvaio.it alla Sony Italia s.p.a., con sede in Via Principe Amedeo n. 3,  20121 Milano.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 19 agosto 2008

Avv. Francesca d’Orsi.