Con ricorso ricevuto tramite e-mail da CRDD in data 30 giugno 2008 la Sony Italia s.p.a., con sede in Via Principe Amedeo n. 3,  20121 Milano, in persona del procuratore dotato dei pieni poteri delegato a rappresentare la società ai fini della presente procedura di riassegnazione Dr. Maurizio Ghislandi, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro del Ninno e domiciliata, giusta delega allegata al ricorso, presso lo Studio legale Tonucci & Partners in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it ed ex art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio sonybiz.it registrato dalla Domotica Italia s.r.l. con sede in Via  Marconi n. 48, 20030 Barlassina (Milano).

C.R.D.D., accertata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali risultava in particolare:

• a) che il dominio sonybiz.it era stato creato il 12 dicembre 2005 e risultava assegnato alla Domotica Italia s.r.l.;
• b) che il nome a dominio risultava sottoposto ad opposizione;
• c) che digitando l'indirizzo http://www.sonybiz.it si giungeva ad una pagina web in cui si promuoveva la vendita di prodotti Sony per la videoconferenza.

Ricevuto in data 2 luglio 2008 il ricorso e la relativa documentazione anche in formato cartaceo, effettuati i necessari controlli e le dovute comunicazioni al Registro, il 7 luglio 2008 C.R.D.D. inviava alla Domotica Italia s.r.l. copia del ricorso e della documentazione mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Le poste restituivano la raccomandata con l’indicazione che, allorché il 1 agosto 2008 ne era stata tentata la consegna, il destinatario era risultato sconosciuto.  Tale data veniva quindi ritenuta come data di inizio della procedura, con la conseguenza che, al momento della restituzione del plico a C.R.D.D. (1 settembre 2008) il termine per le repliche era scaduto. C.R.D.D. nominava pertanto quale esperto l’avv. Cristina De Marzi, che il 4 settembre 2008 accettava l’incarico e comunicava via e-mail alle parti la data di inizio della procedura.

Alla e-mail di comunicazione rispondeva la Domotica Italia s.r.l., evidenziando di aver appena spostato la propria sede da Barlassina a Paderno Dugnano e di non aver quindi ricevuto la raccomandata con il ricorso. Al contempo, l’esame della raccomandata restituita dalle poste rivelava che della raccomandata stessa era stata tentato il recapito alla Domotica Italia s.r.l. all’indirizzo di via Marconi, 48, Milano anziché di via Marconi, 48, Barlassina (Milano).

Il Collegio, pertanto, onde garantire la completezza del contraddittorio, con ordinanza 5 settembre 2008 ordinava il reinvio del ricorso e della relativa documentazione al nuovo indirizzo comunicato dalla Resistente. Questa confermava il 12 settembre 2008 la ricezione del plico ed il 18 settembre 2008 inviava sia per e-mail che per posta proprie repliche e documentazione, che C.R.D.D. girava alla Ricorrente. Quest’ultima, ricevute lo stesso giorno per e-mail le repliche della Domotica Italia s.r.l., chiedeva immediatamente termine per contro dedurre.

Il 19 settembre 2008 il Collegio, accogliendo tale richiesta della Ricorrente e ritenendo opportuno per completezza del contraddittorio consentire pari ulteriori difese anche alla Resistente, concedeva termine alla Sony Italia s.p.a. sino al 26 settembre 2008 per controdeduzioni alle repliche della Resistente, e a quest’ultima termine sino al 3 ottobre 2008 per repliche alle controdeduzioni della Ricorrente.

Entrambe le parti facevano pervenire e scambiavano nei termini e nelle modalità stabilite i propri scritti difensivi.


a) Ricorso della Sony Italia.

La Sony Italia s.p.a. agisce in questa procedura in nome proprio e per conto della capogruppo Sony Corporation con sede in 1-7-1- Konan, Minatu-ku, Tokyo – 108.0075 Giappone, in virtù di formale lettera di autorizzazione rilasciata suo favore ai sensi e per gli effetti dell’art. 4.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.TLD .it”.

La Ricorrente afferma e documenta che la sua capogruppo Sony Corporation è titolare dei seguenti marchi registrati in Italia, a livello comunitario ed a livello internazionale:

-    Marchio Comunitario “SONY” N. 005416243 nelle classi 9 e 14; N. 003548278 nelle classi 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44; N. 000000472 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “SONY CENTRE” N. 004184751 nella classe 35;
-    Marchio Comunitario “SONY PICTURES” N. 004166807 nelle classi 9, 35, 38, 41;
-    Marchio Comunitario “MY SONY” N. 003326171 nelle classi 9, 35;
-    Marchio Comunitario “YOU MAKE IT A SONY” N. 003277209 nelle classi 9, 28;
-    Marchio Comunitario “SONY DREAM WORLD” N. 003237229nella classe 35;
-    Marchio Comunitario “PRINT BY SONY” N. 002218246 nelle classi 9, 16;
-    Marchio Comunitario “SONY DIGITAL 8” N. 001097096 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “IT’S A SONY” N. 000547158 nella classe 9;
-    Marchio Comunitario “SONY BLUES” N. 000616557 nelle classi 9, 16 e 25;
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia)  “SONY” N. 0000690251 - N. 0000759225 - N. 0000783856 - N. 0000825750 - N. 0001052772  - N. 0000457611  - N. 0000461460 - N. 0000442166 - N. 0000475857 - N. 0001097736 e le domande di registrazione di cui ai depositi N. RM2006C006116 – N. RM2007C005326 - No RM2008C000207 in varie classi;
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “ITS' A SONY” N. 0000489876
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY-O-MATIC” N. 0000461316
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY TOP LINE” N. 0000528668
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY WORLD” N. 0000636950
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “SONY CENTRE” N. 0000636951
-    Marchio nazionale d’impresa (Italia) “INFOSONY” N. 0001041585

Oltre a quelli sopra indicati, la Sony Corporation è titolare di altri 64 marchi internazionali “SONY” in varie classi; il che, grazie anche al successo dei prodotti da esso identificati, rende il marchio fra i più famosi e noti nel mondo.

La Ricorrente rileva che la denominazione “sonybiz” utilizzata dalla Resistente quale nome a dominio include l’elemento denominativo “SONY”, cuore dei suddetti marchi così come registrati in tutto il mondo in epoca notevolmente anteriore alla data di registrazione del nome a dominio sonybiz.it. Per tale motivo, la Ricorrente deduce che chi ha registrato il nome a dominio in contestazione non ha né può avere alcun diritto o titolo al dominio sonybiz.it, non risultando alcuna delle circostanze da cui il regolamento autorizza a ritenere che la Resistente abbia titolo al dominio in contestazione

La Ricorrente deduce infine la malafede della Domotica Italia s.r.l. dalla circostanza che la notorietà del marchio SONY esclude che la scelta del nome del dominio in contestazione possa essere stata casuale, tanto più che la Resistente si rivolge alla medesima clientela ed ai medesimi mercati commerciali in cui opera la Sony Italia.

La Sony Italia s.p.a. chiede pertanto la riassegnazione a suo favore del nome a dominio sonivayo.it

b) Repliche della Domotica Italia

La Domotica Italia s.r.l., nella propria replica, osserva che il nome “sonybiz” di per sé non ricorre nell’elenco dei marchi su cui la Ricorrente basa la propria richiesta di riassegnazione. Ammette peraltro di essere a conoscenza che la Sony Europa utilizzava il dominio sonybiz.net per pubblicizzare i propri prodotti per videoconferenza.

In punto di fatto, la Resistente espone di aver avuto relazioni commerciali con la Sony per farsi accreditare come rivenditore specialist proprio per prodotti per videoconferenza e di aver chiesto a Sony di provvedere a registrare il dominio sonybiz.it. Non avendo avuto risposta dalla Sony, la Domotica Italia s.p.a. ha ritenuto opportuno registrarlo in proprio ed utilizzarlo per porci un sito ispirato a quello della Sony, per la pubblicizzazione dei prodotti da essa Resistente commercializzati.

Oltre a ciò, la Resistente deduce che la Sony non avrebbe più alcun interesse nella denominazione sonybiz, in quanto da un lato i domini sonybiz facenti capo alla Sony in vari ccTLD sarebbero oggi privi di autonomi contenuti, reindirizzando semplicemente l’utente verso il sito della Sony; dall’altro, la Sony non avrebbe registrato sonybiz in tutti i ccTLD esistenti, dimostrando così un disinteresse per tale denominazione.

Quindi, secondo la Resistente, non soltanto la registrazione sarebbe legittima per il disinteresse che la Sony avrebbe dimostrato nella denominazione sonybiz, ma avrebbe portato soltanto vantaggio alla Sony, in quanto con la registrazione del dominio sonybiz.it è stato creato un sito su cui sono comunque pubblicizzati prodotti Sony, evitando al contempo che altri lo registrassero con intenti speculativi.

La Resistente ritiene quindi di aver registrato il dominio in buona fede e di aver agito sempre nella massima trasparenza, lamentando al riguardo di aver effettuato ingenti investimenti pubblicitari per promuovere la vendita di prodotti per videoconferenza della Sony senza che quest’ultima la abbia mai inclusa nella sua lista di rivenditori ufficiali.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

c) Controdeduzioni della Sony Italia.

Nelle proprie repliche la Ricorrente, rilevato il valore confessorio della affermazioni della Resistente in punto di fatto, contesta che la mancata registrazione del marchio sonybiz valga ad escludere la confondibilità dell’omonimo dominio con i marchi registrati dalla Sony Corporation.

Nel merito, la Sony Italia nega che la mancata registrazione in tutti i ccTLD del dominio sonybiz o la mancanza di autonomo contenuto in quelli da essa registrati possa ritenersi motivo di giustificazione dell’usurpazione del proprio marchio.

In punto di fatto, la Sony contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Domotica Italia, osservando che le proposte di collaborazione per la creazione di co-marketing avanzate dalla Resistente non sono mai state accolte, né alla stessa è mai stato dato lo status di rivenditore ufficiale Sony,  né tantomeno le è mai stata data alcuna autorizzazione ad utilizzare (e tantomeno sul sito all’indirizzo http://www.sonybiz.it) i marchi della Sony.

A riprova della malafede della Resistente, la Sony Italia sottolinea inoltre come nel sito posto nel dominio in contestazione non compaia mai l’indicazione della Domotica Italia che lo gestiva, ingenerando così nell’utente la convinzione di trovarsi in un sito ufficiale della Sony, di cui erano spesi nome, logo ed immagini dei prodotti.

La ricorrente conclude pertanto ribadendo la propria richiesta di riassegnazione.

d) Ulteriori difese della Domotica Italia.

Nella sua ultima memoria la Resistente, ribadito nuovamente quanto già scritto nelle proprie repliche, accusa la Sony stessa di malafede, sottolineando la tardiva reazione della Sony alla registrazione del dominio sonybiz.it ed affermando che la vicenda troverebbe origine nel cambio di funzionari all’interno della stessa società ricorrente e nel mutamento delle sue strategie commerciali.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso, dichiarando la propria necessità di mantenere il dominio per poter continuare a pubblicizzare i prodotti Sony acquistati e giacenti in magazzino, e rientrare quindi dei relativi investimenti.


1. Identità e confondibilità del nome.

Dalla documentazione agli atti la Ricorrente ha dimostrato di essere legittimata a chiedere la riassegnazione da parte della sua capogruppo Sony Corporation, titolare di numerosi marchi internazionali, comunitari e nazionali aventi come cuore la parola “sony”.

Il dominio in contestazione è formato dalle parole “sony”, marchio notorio della Ricorrente, e dalla parola “biz”, abbreviazione onomatopeica della parola inglese “business” ben nota nell’ambiente internet per esservi identico gTLD (.biz).  Non v’è quindi dubbio che il nome a dominio sonybiz.it registrato dalla Domotica Italia ed oggetto della odierna contestazione contenga il cuore dei marchi della Ricorrente, e siffatta denominazione sia tale da indurre confusione nell’utenza.

Sotto altro profilo, è da osservare che la stessa Resistente afferma nelle sue repliche che “nel passato ed in particolare nel periodo di inizio delle attività commerciali fra la ricorrente e la resistente risalente al novembre 2005, Sony Europa utilizzava il dominio sonybiz.net quale supporto alle attività commerciali per i prodotti videoconferenza”.

Per stessa ammissione della Resistente, quindi, la parola sonybiz era utilizzata dalla Sony ben prima della registrazione del dominio in contestazione per pubblicizzare i propri prodotti di video conferenza; costituiva quindi un marchio di fatto che avrebbe di per sé rilevanza autonoma nell’accertamento della confusoria identità del nome a dominio.
Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.

2.  Inesistenza di un diritto della Resistente sul nome a dominio contestato.

Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, II comma lett. a), b), c) del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo.

Nessuna di tali circostanze è stata dedotta o dimostrata dalla Resistente, né quanto da questa dedotto dimostra l’esistenza di un diritto della Domotica Italia al nome a dominio in contestazione.

In particolare, la circostanza che il titolare di un marchio non registri tutti i possibili domini corrispondenti o non si tuteli contro tutti gli abusi contro di esso commessi non vale certo ad autorizzare un terzo ad un utilizzo abusivo del marchio e a costituirne valido titolo.

Tantomeno può ritenersi legittimo titolo alla registrazione di un dominio corrispondente all’altrui marchio la mera circostanza che l’assegnatario venda merce prodotta dal titolare del marchio.

Né infine può ritenersi che la mancata risposta della Sony alla richiesta che la Domotica afferma aver effettuato per la registrazione del dominio (richiesta affermata ma non documentata dalla Resistente, e negata dalla Ricorrente) costituisca un titolo – basato su una sorta di silenzio assenso che non ha alcun fondamento nel diritto privato italiano – alla registrazione di un dominio corrispondente ad un marchio altrui.

Risulta dunque soddisfatto anche  il requisito richiesto dall'art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”.

3.    Registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Per quanto attiene la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, la Resistente non contesta la notorietà dei marchi registrati dalla Sony, ma offre una ricostruzione dei fatti dalla quale dovrebbe escludersi qualsiasi sua malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, e dovrebbe rilevarsi anzi un comportamento di malafede nei rapporti commerciali da parte della Sony.

Tuttavia tale ricostruzione dei fatti, contestata dalla Ricorrente, non trova riscontro nella documentazione agli atti.

 La Domotica Italia ha prodotto agli atti tre e-mail speditegli da un funzionario della Sony fra il 25 novembre 2005 e il 23 gennaio 2006, nonché una e-mail della Domotica stessa al suddetto funzionario in data 10 febbraio 2006 ed un ordine iniziale alla Sony Italia, senza data, ma probabilmente allegato alla suddetta e-mail del 10 febbraio 2006.

Nella prima e-mail dell’11 novembre 2005 il funzionario della Sony si limita a confermare un incontro per la settimana successiva “per una presentazione più approfondita sulla nostra proposizione VideoConferenza” e ad inviare due file “per la comunicazione dei dati aziendali e per l’autorizzazione all’utilizzo dei dati”. Il 12 gennaio 2006, con la seconda e-mail prodotta, il medesimo funzionario trasmetteva la quotazione di alcuni  prodotti e confermava l’applicazione di un certo listino. Anche nella e-mail del 23 gennaio 2006 veniva data la quotazione di alcuni prodotti.

L’unico riscontro documentato della Resistente è la e-mail del 10 febbraio 2006, alla quale sembrerebbe allegata la lettera d’ordine. In tale lettera la Domotica Italia ordina alla Sony Italia un kit dimostrativo del sistema di videoconferenza Sony, conferma “la volontà di iniziare un rapporto di collaborazione che prevede la promozione, la vendita ed il supporto tecnico” dei prodotti Sony per videocomunicazione,  afferma la volontà di “dare inizio ad una campagna di marketing” la quale “prevede una serie di azioni sia pubblicitarie su riviste selezionate sia su internet con sito e pagine dedicate e appositi banner sui motori di ricerca più utilizzati”. La Domotica Italia conclude quindi affermando: “per questa attività che documenteremo, ci aspettiamo adeguati aiuti e supporti”.

La lettera in questione, dunque, non sembra affatto una lettera riassuntiva di accordi già raggiunti, quanto piuttosto un ordine di merce accompagnato da una lettera di intenti o, al più, una proposta di collaborazione estremamente generica.

Peraltro, al momento in cui questa lettera viene scritta, la Domotica Italia ha già registrato il dominio sonybiz.it da oltre due mesi, ossia appena dopo aver preso contatto con la Sony e ben prima che questa gli quotasse il prezzo della merce che Domotica intendeva comprare.

Di tale dominio non appare traccia alcuna nella documentazione prodotta. Si parla solo di “sito e pagine dedicate”; ma non si indica affatto né il nome del sito, né che esso sia già stato registrato a nome della Domotica Italia. Nessuna traccia, poi, nella documentazione della Resistente, di ordini ulteriori alla Sony, di riscontri alla proposta, o di inserimento della Resistente nell’elenco dei rivenditori autorizzati Sony.

Al contrario, la Ricorrente Sony, al di là della fornitura del materiale ordinato,  nega decisamente di aver mai concluso accordi di tale fatta con la Domotica s.r.l., di averla mai elevata a suo rivenditore ufficiale, di aver mai concesso il proprio benestare alla registrazione del dominio sonybiz.it.

Le affermazioni della Sony appaiono congruenti con la documentazione agli atti, che invece non dimostra affatto quelle della Domotica Italia.

Le circostanze che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato dalla Resistente quando ancora i contatti tra le parti non avevano neppure raggiunto il prodromico stadio della quotazione del materiale da vendere, che del nome a dominio e della sua registrazione non vi sia traccia alcuna nella documentazione prodotta dalla Resistente, che non vi sia alcuna traccia di accordo sulla cui base la Resistente avrebbe dovuto rivestire la qualifica di rivenditore ufficiale Sony, che non vi sia traccia neppure del preteso benestare di Sony all’uso dei propri segni distintivi, induce a ritenere che il dominio sia stato autonomamente registrato dalla Domotica Italia su sua autonoma iniziativa ed all’oscuro della Sony, per metterla di fronte al fatto compiuto ed indurla ad accedere all’accordo che Domotica Italia aveva in animo di proporle. E che la Domotica Italia fosse consapevole del fatto che sonybiz rifletteva il marchio della Sony ed era da questa utilizzato come nome di dominio in altri ccTLD è la stessa Resistente ad ammetterlo nella propria memoria di replica.

Registrato così in malafede il nome a dominio, la Domotica Italia ha continuato a mantenerlo in malafede. Ciò è dimostrato dal fatto che nel sito presente all’indirizzo http://www.sonybiz.it non vi è mai indicato il nome della Domotica Italia s.r.l., né i suoi dati.

L’utente che vi acceda si trova una pagina contenente il marchio Sony ed il relativo logo, le foto di alcuni prodotti Sony con link alle relative schede illustrative, in ciascuna delle quali compare addirittura la scritta “Sony è un marchio registrato della Sony Corporation”. Nella home page  ed in tutte le pagine del sito sono presenti due link per l’invio di posta elettronica, sotto la scritta “Contatto” e “Web Courtesy”. Il primo apre il client di posta elettronica per l’invio di un messaggio all’indirizzo marketing@sonybiz.it, cui ovviamente risponde la Resistente; il secondo, definito come un servizio che richiede nome e telefono e promette all’utente di essere richiamato mentre è sul sito, apre il client di posta elettronica per l’invio di un messaggio all’indirizzo webmaster@webcourtesy.it. Anche il dominio webcourtesy.it risulta registrato dalla Domotica Italia s.r.l.

E’ evidente che tale funzionamento del sito non risponde ai criteri di trasparenza commerciale che pure la Resistente si vanta nelle sue memorie di porre in essere. Accedendo all’indirizzo sonybiz.it l’utente ha l’impressione di trovarsi nel sito ufficiale della Sony e non sulla pagina di un rivenditore non ufficiale dei suoi prodotti. Si trova infatti davanti a una pagina che utilizza marchio e logo della Sony, e pubblicizza prodotti Sony; il tutto senza altra diversa indicazione, ma solo eventualmente – per chi richieda maggiori informazioni – a due indirizzi di posta elettronica dai quali non è dato comprendere affatto che si tratti di altro soggetto. Informazione che l’utente potrebbe avere solo consultando il database whois dei due domini.

Tenuto conto che la Domotica Italia s.r.l. con quel sito pubblicizza e vende prodotti Sony che la stessa Sony vende direttamente o mediante propri rivenditori ufficiali, deve dedursene che il dominio viene utilizzato per attività in concorrenza con quella della Ricorrente.

Ritiene inoltre il Collegio che siffatta configurazione del sito web presente all’indirizzo http://www.sonybiz.it sia chiara dimostrazione del fatto che il dominio è stato intenzionalmente registrato e viene tuttora mantenuto per impedirne al titolare di riflettere in tale nome a dominio i propri marchi, e che esso è utilizzato per attrarre, allo scopo di trarne profitto, utenti di internet generando confusione con i marchi registrati dalla Ricorrente.

    E’ da ritenersi quindi provata la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione ai sensi dell’art. 3,7, lett. b), c) e  d) del regolamento.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio sonybiz.it alla Sony Italia s.p.a., con sede in Via Principe Amedeo n. 3,  20121 Milano.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 7 ottobre 2008

Avv. Cristina De Marzi.