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Procedura di riassegnazione del nome a dominio
solatube.it

Ricorrente: Infinity Motion s.n.c. (avv. Stefano Sutti)
 Resistente: Maria Chiara Bracale,  Energo Project s.r.l. (dott. Fabrizio Bedarida)
Collegio (unipersonale): prof. avv. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto a Crdd via e-mail il 7 gennaio 2005, la  Infinity Motion s.n.c, con sede in Monza via Felice Cavallotti 27,  in persona del sig. Franco Gallo socio amministratore e legale rappresentante della società, rappresentato dall'avv. Stefano Sutti introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio solatube.it,  registrato dalla sig.ra Maria Chiara Bracale, residente in Ispra, Via Cesare Battisti 15.
 
L’11 gennaio 2005 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.solatube.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla sig.ra Maria Chiara Bracale dal 4 dicembre 2001;
- che il dominio solatube.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base del Registro l’11 ottobre 2004; 
- che all’indirizzo www.solatube.it risultava una pagina che conteneva un reindirizzamento a www.solarspot.it

L’11 gennaio 2005 perveniva anche l'originale del ricorso con relativa documentazione. Effettuati i necessari controlli e le necessarie comunicazioni, C.R.D.D. provvedeva ad inviare il ricorso e la documentazione per raccomandata a.r. alla resistente. Contestualmente il ricorso veniva inviato anche per e-mail agli  indirizzi risultanti dal whois del Registro.

In data 4 febbraio 2005 pervenivano repliche e documentazione dalla soc. Energo Project s.r.l., la quale si costituiva nel procedimento dichiarandosi titolare del dominio ed affermando che esso era stato registrato dalla signora  Maria Chiara Bracale in suo nome e per suo conto. Le repliche venivano inviate alla ricorrente. 

Il 7 febbraio 2005 C.R.D.D. nominava quale saggio il sottoscritto avv. Enzo Fogliani  il quale il successivo 9 febbraio 2005 accettava l’incarico. Lo stesso giorno perveniva e-mail della ricorrente, la quale chiedeva di essere ammessa a depositare proprie controdeduzioni e documenti. 

Con ordinanza del  14 febbraio 2005 il sottoscritto saggio, viste le repliche della resistente e l’istanza della ricorrente, concedeva termine alla Infinity Motion sino al 22 febbraio 2005 ed alla Energo Project sino al 1 marzo 2005 per ulteriori deduzioni e produzioni documentali, prorogando all’11 marzo 2005 il termine per il deposito della decisione.

Controdeduzioni e repliche con allegata documentazione pervenivano e venivano scambiate fra le parti per e-mail nei termini assegnati.

La Infinity Motion s.n,c. afferma che il nome a dominio contestato è identico ai marchi comunitari Solatube e al marchio nazionale Sola-Tube che le sarebbero stati concessi in licenza esclusiva alla ricorrente dalla titolare Solatube Global Marketing con contratto del 1 agosto 2004.

Il dominio sarebbe inoltre utilizzato per effettuare una re-direct delle richieste degli utenti verso un sito in cui vengono presentati prodotti simili a quelli commercializzati dalla ricorrente. 

Asserisce altresì che l’attuale assegnataria del nome a dominio contestato, Maria Chiara Bracale,  non avrebbe alcun titolo all’utilizzo [commerciale e non] del segno attesa l’anteriorità del marchio licenziato alla ricorrente.

La ricorrente sostiene infine che il dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede dalla resistente. La mala fede sarebbe in re ipsa atteso l’uso confusorio del segno da parte della stessa per la promozione di prodotti in concorrenza con quelli della Solatube e distribuiti dalla sua licenziataria odierna ricorrente. 

Il diritto all’uso del marchio sarebbe inoltre pienamente valido in Italia sin dal 1994 e a livello comunitario sin dal 1998 e quindi molto prima la registrazione come  nome a dominio da parte della sig.ra Bracale. Inoltre nel contratto del 1 agosto 2004 tra la Solatube Global Marketing e la Infinity Motion sarebbe espressamente prevista la facoltà di utilizzare i marchi come nomi a dominio.

Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la Ricorrente ha richiesto il trasferimento del nome a dominio in quanto titolare del diritto di esclusiva sullo sfruttamento commerciale del segno Solatube in Italia per i prodotti pubblicizzati sul sito afferente al dominio contestato.
 

 In primo luogo nella procedura si costituisce come resistente la Energo Project s.r.l. affermando che la sig.ra Bracale avrebbe registrato il nome a dominio in contestazione in nome e per conto della Energo Project.

Quanto alle affermazioni della ricorrente, la Energo Project deduce che la ricorrente non vanterebbe alcun diritto sul nome solatube in quanto non corrisponderebbe né alla denominazione della Infinity Motion né al nome dei suoi amministratori né a marchi da essa posseduti, registrati o di fatto.

Al riguardo la resistente afferma che da quanto prodotto dalla ricorrente non risulterebbe che le società titolari del marchio abbiano mai autorizzato la ricorrente a procedere nella presente procedura per loro conto. Né la ricorrente sarebbe legittimata alla procedura in forza del contratto del 1 agosto 2004 in quanto non si tratterebbe di un contratto di licenza ma di distribuzione e pertanto la Infinity Motion non sarebbe legittimata a vantare dei diritti sul marchio Solatube e quindi non risulterebbe in possesso dei requisiti di cui all’art. 16.6  a). 

Inoltre, anche qualora la ricorrente volesse sostenere di vantare autonomi diritti, questi sarebbero comunque  successivi alla registrazione del nome a dominio ottenuta il 4 dicembre 2001, mentre la  Infinity Motion  è stata costituita il 24 aprile 2003.

In relazione alle affermazioni della ricorrente circa la mancanza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio da parte della resistente, la Energo project afferma e documenta che a  partire dal 1997 la stessa avrebbe venduto e promosso prodotti Solatube in forza di specifici contratti.

Inoltre con atto notarile del 2 aprile 2002 la Energo Project ha acquistato l’azienda dalla società fallita SE Italia comprensiva anche della ditta SGMI o Solatube Global Marketing Italia e di tale acquisizione avrebbe dato tempestiva comunicazione alla Solatube Global Marketing Inc e alle società distributrici dei prodotti Solatube.

Di tale acquisto sarebbero stati a conoscenza sin dal marzo 2002 anche i fratelli Gallo attuali amministratori della società ricorrente, che ben conoscevano i signori Bracale e la Energo Project.

La resistente ha allegato inoltre documentazione dalla quale dovrebbe desumersi che prima di aver avuto notizia della contestazione la resistente ha in buona fede utilizzato un nome corrispondente al dominio per l’offerta al pubblico di beni e servizi.  

In relazione alla mala fede, la resistente afferma che non ha mai richiesto, né manifestato l’intenzione di chiedere alcune cifra per la vendita del nome a dominio. Il nome a dominio è stato inoltre registrato prima che la ricorrente si costituisse e quindi non poteva essere stato registrato con l’intento di sviarne la clientela o di usurparne il nome. Né sarebbe possibile che il nome sia stato registrato per creare confusione con un marchio della ricorrente. La scelta poi di reindirizzare il dominio sul sito Solarspot sarebbe dovuto al fatto che solarspot è il nome del prodotto più venduto.

La resistente ha infine richiesto non solo il rigetto del ricorso ma anche di emettere una decisione dalla quale risulti che il ricorso è stato promosso in malafede e che esso costituisce un abuso (reverse domain name hijacking). Infatti risulterebbero dimostrate tutte le circostanze in forza delle quali si può ritenere che il ricorso è stato proposto in mala fede .

A seguito della richiesta della ricorrente sono state depositate controdeduzioni e repliche con allegata documentazione.

La ricorrente nelle controdeduzioni ha in via preliminare eccepito la mancata costituzione della resistente Maria Chiara Bracale quale titolare del nome a dominio oggetto della contestazione ed unica legittimata passiva della procedura. Pertanto in mancanza di contestazione delle circostanza contenute nel ricorso da parte dell’unica legittimata passiva le stesse dovrebbero essere ritenute pacifiche dal collegio.

Per tuziorismo la ricorrente afferma che in ogni caso neanche la Energo Project avrebbe titolo alla registrazione.
In particolare afferma la ricorrente che : 
- la sig.ra Maria Chiara Bracale all’epoca dei fatti non aveva alcun titolo per la registrazione come nome a dominio di un marchio altrui. 
- che la dichiarazione resa dall’amministratore della Energo Project a distanza di tre anni dalla registrazione sarebbe falsa in quanto se la registrazione fosse stata fatta in nome e per conto avrebbe dovuto riportare il nome del mandante e inoltre apparirebbe strano che la registrante non abbia per più di tre anni potuto trasferire il dominio all’asserita titolare.

 Quanto ai requisiti previsti dall’art. 16.6 la ricorrente afferma che il diritto sul segno Solatube è sancito contrattualmente dall’art. 14.b all. D. A prescindere dalla qualificazione del contratto, l’art. 14 conferisce al distributore un vero e proprio diritto a registrare come nomi a dominio i marchi del supplier. La ricorrente contesta inoltre quanto affermato dalla resistente circa l’interpretazione degli articoli del contratto e ribadisce che detto contratto al di là del nomen juris debba essere considerato un contratto a causa mista in cui vengono previsti diritti di licenza in capo alla ricorrente.

 Il fatto che non si tratti di licenza esclusiva non esclude la legittimazione attiva della ricorrente in quanto le regole di naming richiedono semplicemente che il ricorrente vanti un diritto sul segno in contestazione e non che tale diritto sia concesso in esclusiva.

 In relazione al fatto che la Infinity Motion sia stata costituita solo dopo la registrazione del nome a dominio, la ricorrente rileva che sin dal momento della registrazione la sig.ra Bracale non aveva diritto sul segno e detiene tale registrazione in mala fede in violazione dei diritti della Solatube Global Marketing e dei suoi aventi causa tra cui l’odierna ricorrente.

 Anche volendo considerare che la registrante abbia agito su mandato della Energo Project,  questa società non risulterebbe alla data della registrazione titolare di alcun diritto sui segni Solatube come sarebbe dimostrato dalla documentazione allegata.

 In particolare, in relazione alla cessione d’azienda della SE Italia all’utilizzo del segno Solatube, la ricorrente afferma che il titolo per il fallimento all’uso dei segni  Solatube sarebbe venuto meno sin dalla data di risoluzione del contratto di distribuzione tra la Solatube Global Marketing Europe e la Solatube Global Marketing Italia non posteriore al 18/09/2001. Inoltre secondo la ricorrente l’atto di cessione di azienda sarebbe stato stipulato cedendo diritti che non pertinevano più all’azienda stessa, o comunque in abuso del provvedimento autorizzativo del Tribunale che formulava l’autorizzazione esclusivamente con riferimento alla ditta e al marchio S.G.M.I.

 Quanto all’utilizzo del segno da parte della Energo Project successivamente alla registrazione, la ricorrente afferma che in occasione del SAIE 2002 la Energo fu costretta a rimuovere la cartellonistica riportante il segno Solature. 

Precisa inoltre che attualmente il nome dominio in contestazione non è utilizzato dalla Energo Project ma dalla Solar Project che non certamente non ha alcune titolo sui segni Solature.

La Energo Project ribadisce di essere costituita regolarmente nella procedura non  prevedendo le procedure di rassegnazione alcune diversa e specifica formalità per costituirsi.  Inoltre le regole di naming non prevedono alcuna norma che impedisca la registrazione a nome di altra persona e che imponga il trasferimento del dominio. Il trasferimento nel caso di specie non sarebbe avvenuto per mancanza di necessità essendo la gestione del dominio affidata alla sig. ra Bracale.

Quanto al requisito di cui all’art. 16.6, la resistente ribadisce la mancanza di legittimazione della ricorrente, in quanto ritiene che l’espressione contenuta nel predetto articolo indichi che la ricorrente debba vantare sul marchio diritti di esclusiva riconosciuti dalla Legge Marchi. E quindi il diritto dovrebbe non essere di pertinenza del licenziatario non esclusivo.

Dal combinato disposto dell’art. 14 del contratto di distribuzione risulterebbe evidente che al distributore non solo non viene riconosciuto alcun diritto sui marchi ma viene anzi vietato rivendicare alcun diritto sugli stessi. La resistente ribadisce quindi che la ricorrente non avrebbe provato in alcun modo l’esistenza di un diritto su un marchio identico o simile al nome a dominio contestato.

La resistente contesta la qualifica data al contratto intercorso tra la Infinity Motion e la Soaltube, sostenendo che comunque si tratta di un contratto di distribuzione. 

In  relazione ai diritti della resistente sul nome a dominio contestato, la Energo Project afferma che la gravità delle affermazioni della ricorrente confermerebbero la malafede nel promuovere il ricorso. Allega inoltre documentazione che dimostrerebbe liceità dell’acquisto della SE Italia.

Quanto ai rapporti con la Solar Project, la Energo Project afferma e documenta che la Energo con atto del 14 marzo 2003 ha ceduto alla Solar Project una parte dell’azienda. Ritiene infine del tutto ininfluenti le lettere a firma di Mr. Hanley prodotte dalla ricorrente.

 La resistente ritiene quindi di aver documentato i propri diritti alla registrazione e all’uso del dominio come la buona fede nella registrazione dello stesso, mentre non sarebbe rinvenibile alcuna buona fede nel comportamento della ricorrente che avrebbe taciuto informazioni e altre ne avrebbe fornite false.

In via preliminare occorre esaminare la contestazione eccepita dalla ricorrente, secondo cui la resistente Maria Laura Bracale, quale titolare del nome a dominio ed unica legittimata passiva della procedura non sarebbe costituita e pertanto in mancanza di contestazioni le circostanze dedotte dalla ricorrente dovrebbero essere considerate pacifiche. Del tutto irrilevante dovrebbe inoltre considerarsi la dichiarazione dell’amministratore dell’Energo Project in cui viene dichiarato che il nome a dominio sarebbe stato registrato in nome e per conto della Energo che dovrebbe essere considerata l’unica legittimata passiva della procedura.

Al riguardo si deve in primo luogo precisare che nessuna norma della Regole di naming esclude che un nome a dominio possa essere registrato in nome proprio e per conto di un altro soggetto (cfr. decisione 25/9/2001, dominio forall.it, saggio Fabio Salvatori, pubblicata su http://www.crdd.it/decisioni/forall.htm). Nel caso di specie dalla documentazione risulta che il nome a dominio è stato registrato a nome della sig,ra Maria Chiara Bracale, la quale secondo quanto affermato dalla Energo Project avrebbe agito per suo conto (e non anche in suo nome in quanto titolare del nome risulta la persona fisica Maria Chiara Bracale).

Occorre quindi chiarire quale sia la posizione di questi due soggetti nella presente procedura.

La sig.ra Maria Chiara Bracale risultando l’assegnataria del nome a dominio in contestazione, nome che tuttavia non ha provveduto a trasferire al suo mandante,  sicuramente è legittimata passiva della procedura in qualità di resistente. Peraltro tale sua posizione non esclude che l’accertamento dei requisiti relativi al diritto o al titolo  sul nome a dominio contestato e sulla malafede  possa essere verificato in relazione al soggetto per conto del quale il nome a dominio è stato registrato. 

In relazione a ciò occorre verificare la posizione della Energo Project che si è costituita nella presente procedura dichiarandosi unico soggetto legittimato passivo e come tale resistente nella procedura. Al riguardo si deve precisare che il nome a dominio è stato registrato a nome della sig.ra Maria Chiara Bracale e pertanto la documentazione prodotta dalla Energo Project conferma solo che è stato conferito un mandato senza rappresentanza e che la registrazione è avvenuta per conto della Energo ma non anche in suo nome, come erroneamente affermato nelle memorie.

Peraltro anche se la Energo Project non può essere considerata legittimata passiva in via principale  della presente procedura, si può affermare la legittimità della sua costituzione in qualità di terzo interveniente  ad adjuvandum, sempre ammissibile in virtù del disposto dell’ultimo comma dell’art. 105 c.p.c. (“Ciascuno può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”).

In limine litis, è da premettere che dalla documentazione prodotta da entrambe le parti risulta una situazione di persistente conflittualità fra le parti interessate (ivi compreso il titolare del marchio solature, peraltro estraneo al presente procedimento), che data a periodo ben  precedente alla presente controversia; sicché consigliabile sarebbe stato che la presente controversia fosse risolta innanzi all’autorità giudiziaria.

Dato che peraltro non v’è evidenza né è stato dedotto dalle parti che la titolarità del nome a dominio solatube.it sia oggetto di un giudizio in corso fra le parti innanzi all’autorità giudiziaria, il sottoscritto non può esimersi dal valutare la fondatezza o meno del ricorso presentato. 

Esistenza delle condizioni previste dalle regole di naming per il trasferimento del nome a dominio contestato.

Secondo quanto previsto dalla Sezione 2 ed in particolare dall’art.16.6 regole di naming (versione in vigore al momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:

• a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che 
• b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
• c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.
 

• 1. prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 
• 2. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 
• 3. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 

Occorre in primo luogo verificare se la Infinity Motion, ai sensi dell’art. 16.6 lettera a) del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei domini sotto il ccTLD .IT (nel seguito: regole di naming), vanti dei diritti sul marchio posto a fondamento della richiesta di rassegnazione e quindi sulle registrazioni come marchio comunitario e nazionale del segno Solatube.

Al riguardo è necessario precisare che, secondo questo collegio, e come affermato anche in altre decisioni (cfr. decisione 23/11/2003 Procedura domini ebel.it e tagheur.it, saggio Fabio Pennini, pubblicata su http://www.tonucci.it/maps/tagebel.htm) l’art. 16.6 non richiede che il ricorrente sia il titolare del marchio posto a fondamento della domanda di rassegnazione, ma che questi possa esercitare diritti derivanti da tali marchi.

Orbene nel caso di specie la Infinity Motion documenta di aver concluso in data 1 agosto 2004  un contratto con la Solatube Global Marketing Inc, titolare dei marchi sola–tube e solatube. In tale contratto,  a prescindere dalla sua qualificazione giuridica che non è compito di questo collegio chiarire,   all’art. 14 lettera b) è  previsto espressamente che “for the whole duration of this agreement the distributor [il ricorrente, n.d.r.] is allowed to use and register the Supplier’s  trademarks as domain name”.

E’ evidente quindi la Infinity Motion nei limiti dell’oggetto del contratto è autorizzato dalla Solatube Global Marketing Inc a registrare e usare i marchi dei prodotti come nomi a dominio. Tale diritto legittima pertanto la Infinity Motion ad esperire la procedura di riassegnazione del nome a dominio solatube.it, in quanto identico al marchio sul quale, come documentato, vanta un diritto, che corrisponde espressamente al diritto di registrare il marchio come nome a dominio.

Al riguardo, la terza interveniente (che nel seguito sarà indicata semplicemente come “resistente”) deduce che il contratto da cui la ricorrente trae la sua legittimazione non sarebbe un contratto di licenza e tanto meno un diritto di esclusiva, il solo che le regole di naming riconoscerebbero come legittimante alla procedura di rassegnazione. 

L’eccezione non ha pregio. Allorché le procedure richiedono che nel ricorso sia specificato quale sia “marchio rispetto al quale il ricorrente vanta diritti di esclusiva” (art. 3, punto 8 delle procedure di riassegnazione) si riferiscono al generale jus alios excludendi che pertiene al titolare del marchio, ma non pretendono che, se ad agire non sia direttamente il suddetto titolare ma un altro soggetto cui questi ha ceduto l’esercizio in tutto o in parte dei relativi diritti, questi debba essere un licenziatario esclusivo.

Parimenti non condivisibile la pretesa che il contratto del 2004 su cui la ricorrente basa la propria legittimazione le concederebbe solo il diritto di registrare il nome a dominio, ma non anche quello di reclamarne la rassegnazione. Questa tesi, infatti, opera una arbitraria scissione fra diritto e azione, secondo la quale dovrebbe dedursi che la ricorrente avrebbe avuto il diritto di registrare il nome a dominio, ma non di tutelarlo; il che non appare ammissibile, atteso che – salvo specifico patto contrario – la cessione di un diritto comporta anche la cessione delle relative azioni. Ciò è del resto confermato ad abundantiam dalla  documentazione prodotta dalla ricorrente, fra cui si rinviene uno specifico benestare del titolare del marchio solatube all’azione per la rassegnazione del dominio.

La soluzione ha anche riscontro nelle norme sull’interpretazione del contratto. Dato che l’accordo sulla cui base la resistente agisce è successivo alla registrazione del nome a dominio qui in contestazione, e che lo individua molto esattamente per relationem, se si accogliesse la limitativa tesi della resistente dovrebbe dedursi che la relativa clausola del contratto sarebbe nulla per impossibilità dell’oggetto, in quanto sarebbe stato ceduto un diritto mancante di contenuto e non esercitatile, in quanto privo della relativa azione nei confronti di chi aveva già registrato il nome a dominio. E dovendo preferire l’interpretazione contrattuale che dia alla clausola un contenuto  rispetto a quella per la quale non abbia effetto alcuno, non può sul punto che respingersi la tesi della resistente.

Infondate sono le eccezioni anche della resistente circa il fatto che al momento della registrazione del nome a dominio la società ricorrente non era stata costituita e che il contratto sulla base del quale la ricorrente ha acquistato il diritto azionato è successivo alla registrazione, in quanto basate sull'erroneo assunto che l’esistenza dei requisiti per far luogo al trasferimento del nome a dominio mediante procedura di riassegnazione debba essere verificata al momento in cui il nome a dominio è stato originariamente registrato dal resistente.

Ma così non è. L'art. 16.6 delle regole di naming, usando per i punti a) e b) il tempo presente, si riferisce evidentemente al momento della contestazione del dominio, indicato nell'incipit dell'articolo stesso; mentre laddove intende fare riferimento al momento della registrazione del dominio (come al punto c, relativo alla malafede) lo indica specificamente.

Quindi, l’art. 16.6 lettera a) delle regole di naming non prevede che il requisito della identità o confondibilità del nome debba essere accertato al momento della registrazione, ma solo che sussista al momento della contestazione.

La circostanza può avere rilievo, ovviamente, in relazione al requisito della malafede al momento della registrazione del nome a dominio (ed anche in tal sede la resistente la eccepisce); ma non per la determinazione dell’esistenza di un diritto della ricorrente. Andando di contrario avviso, e quindi accettando la tesi che dovrebbe negarsi la legittimazione a chi abbia acquistato il diritto sulla cui base agisce dopo la registrazione altrui, dovrebbe, ad esempio, negarsi la legittimazione a qualsiasi successore a titolo particolare o universale nel diritto in questione; il che è privo di ogni logica e contraddetto dalle decisioni rese in precedenza, nelle quali, ad esempio, la legittimazione è stata riconosciuta al licenziatario esclusivo di un marchio anche se divenuto tale dopo la registrazione del nome a dominio in contestazione.

Non essendovi dubbi che il dominio contestato è identico al marchio solatube di cui la ricorrente è stata autorizzata dal legittimo titolare a registrare il relativo nome a dominio, si ritiene soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di Naming. 

Per quanto attiene la prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede, è in via preliminare da sottolineare che di essa deve essere provata la sussistenza sia al momento della registrazione, sia nel successivo mantenimento del nome a dominio.

Trattandosi di elemento psicologico, e come tale ascrivibile soltanto a persone fisiche, può subito sgombrarsi il campo da quelle eccezioni delle parti che vorrebbero vederla rispettivamente confermata od esclusa da elementi sopravvenuti alla registrazione o comunque accertati in seguito rispettivamente ad essa. Dovendo infatti essere la malafede accertata sia al momento della registrazione che nel successivo mantenimento, la malafede eventualmente sopravvenuta dopo la registrazione del nome a dominio non è di per sé sufficiente a dar luogo alla rassegnazione, mancando sempre comunque la prova della malafede al momento della richiesta di registrazione.

Ciò premesso, si osserva che dalle difese e dagli atti prodotti dalle parti è emersa una vicenda  estremamente complessa, la cui soluzione non è certo possibile in [né è di competenza di] questa sede.

Risulta infatti che la Energo Project, odierna resistente, a partire dal 1997 ha venduto e promosso prodotti Solatube, prima come rivenditore e poi come distributore, sulla base di un Export Dealer Agreement. In tale frangente, il rappresentante della Energo Project, Gennaro Bracale, padre della attuale assegnataria del dominio, Maria Chiara Bracale, e marito dell’attuale amministratrice unica della Energy Project, Claudia Marone, concluse con la famiglia Gallo (attuali amministratori della ricorrente Infinity Motion s.r.l.) un accordo preliminare per “per l’introduzione e la commercializzazione del solature t.m. in Italia”.

Tale accordo fu peraltro poi risolto in data 30 ottobre 1997, con scrittura privata sottoscritta, per la famiglia Gallo, dai due attuali legali rappresentanti della ricorrente Infinity Motion s.r.l., signori Franco e Lorenzo Gallo.

Seguirono alterne vicende, nel corso delle quali fu creata agli inizi del 1999, la SGMI - Solatube Global Marketing Italia s.r.l., fondata fra l’altro dal sig. Hanley, titolare del marchio Solatube, e dal sig. Gennaro Bracale, che assunse la carica di amministratore delegato. La SGMI divenne dal 1 gennaio 1999 licenziataria del marchio Solatube per l’Italia e a sua volta confermò in capo alla Energy Project la distribuzione dei prodotti per l’Italia (accordo del 29 maggio 1999).

I rapporti fra i soci della SGMI peraltro si deteriorarono presto. Come si legge nella relazione del curatore fallimentare della SGMI (divenuta poi SE Italia) del 15 maggio 2002, il socio di maggioranza della SGMI (il sig. Hanley, titolare del marchio Solatube attraverso alcune sue società controllate) revocò apparentemente senza giusta causa l’amministratore delegato sig. Gennaro Bracale ed assunse una serie di comportamenti – ritenuti poi dal curatore fallimentare in contrasto con gli interessi della società - tali da portare la SGMI al fallimento. Il curatore fallimentare  ritenne che il pesante passivo della SGMI fosse di responsabilità del sig. Hanley che ne aveva assunto l’amministrazione, cui andavano imputati “pagamenti preferenziali al socio controllante estero”. Tuttavia la curatela, visti gli spropositati costi di un’azione di responsabilità nei confronti di tale amministratore straniero, ritenne rinunciare a tale azione.

Successivamente, la Energy Project (che nel frattempo aveva continuato a commercializzare i prodotti Solatube) acquisì dal fallimento della SGMI (divenuta nel frattempo SE Italia) l’azienda, comprensiva della ditta SGMI - Solatube Global Marketing Italia; il tutto come da autorizzazione del giudice delegato al fallimento dal Tribunale di Varese.

Successivamente, il sig. Hanley si è di nuovo riaffacciato sul mercato italiano; e per farlo si è rivolto alla Infinity Motion s.r.l., amministrata dai signori Gallo che probabilmente aveva già avuto modo di conoscere in passato al momento in cui essi avevano concluso, nel 1997, il rapporto di collaborazione con la Energy Project. Di qui il contratto di distribuzione del 1 agosto 2004 fra Infinity Project s.r.l. e Solatube Global Marketing Inc., in persona del sig. Hanley, da cui la ricorrente deriva la propria legittimazione alla presente procedura. 

Tale essendo la ricostruzione dei fatti – del tutto sottaciuta dalla ricorrente nel proprio ricorso, ma poi sostanzialmente anche da essa confermata dopo le deduzioni e produzioni documentali della resistente – per la ricorrente la malafede dovrebbe dedursi dal fatto che allorché il dominio fu registrato, né la Energo Project, né la signora Bracale avevano alcun diritto sul nome solatube. Infatti, sempre secondo la ricorrente, il contratto tra Energo Project e Solatube Global Marketing Italia, in cui quest'ultima sub-licenziava i diritti sul marchio solatube, sarebbe terminato in data precedente. Il contratto di licenza con cui la Solatube Global Marketing Italia riceveva il diritto di disporre  dei segni solatube sarebbe stato risolto in data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato, sin dal 19 luglio 2001, data in cui in cui il sig. John Hanley aveva comunicato a tutti i suoi distributori europei la sua intenzione di interrompere i rapporti con la Solatube Global Marketing Italia, e comunque con lettera del 18/9/2001 alla stessa SGMI, nella quale dichiarava di risolvere il contratto sulla base dell’art.- 9.2 del contratto stesso. Tale accordo di licenza sarebbe stato poi comunque implicitamente revocato dal sig. Hanley allorché questi dispose, tramite la sua controllata socia di maggioranza della SGMI Italia, il mutamento della denominazione di quest’ultima in SE Italia. 

Sempre secondo la ricorrente, tale risoluzione dell’accordo ha travolto anche la successiva cessione di azienda dal Fallimento della SE Italia Srl (già Solatube Global Marketing Italia S.r.l.), che erroneamente avrebbe ricompreso la ditta “Solatube Global Marketing Italia”, in quanto il contratto tra la Solatube Global Marketing Europe Ltd. e la Solatube Global Marketing Italia S.r.l. prevedeva l'illiceità dell'uso del segno da parte della Solatube Global Marketing Italia successivamente alla cessazione degli effetti del contratto stesso. Di conseguenza, il titolo per il fallimento della SE Italia all'uso dei segni solatube sarebbe venuto meno sin dalla data della risoluzione, non posteriore al 18/9/2001, di talché il Curatore del fallimento non avrebbe potuto disporne nel 2002, in quanto non più rientrante nel patrimonio aziendale.

Non è compito del presente collegio valutare la correttezza di questa costruzione giuridica, ma semplicemente valutare se – prima della contestazione del nome a dominio solatube.it e dell’accordo del 1 agosto 2004 da cui la Infinity Motion deduce la propria legittimazione al dominio – il dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede, ossia con la consapevolezza di ledere diritti altrui.

Al riguardo, è da osservare che l’accoglimento della tesi del ricorrente presuppone: a) che ci sia stata una valida risoluzione del contratto di licenza fra la Solatube Global Marketing Europe Ltd. e la Solatube Global Marketing Italia S.r.l.; b) che di tale risoluzione e della sua validità fosse al corrente l’assegnatario del nome a dominio oggi contestato; c) che erroneamente il curatore abbia ritenuto rientrare nel patrimonio della ex Solatube Global Marketing Italia S.r.l. (poi fallita sotto il nome di SE Italia) un qualsiasi diritto sul nome Solatube; d) che erroneamente il giudice delegato al fallimento abbia autorizzato la vendita della ditta e marchi SGMI (Solatube Global Marketing Italia o, in subordine, che il Curatore sia andato oltre l’autorizzazione del giudice delegato; e) che di tale erroneità fosse al corrente l’assegnatario del nome a dominio.

Al riguardo, si osserva che la pretesa risoluzione del contratto di licenza fra Solatube Global Marketing Europe Ltd. e la Solatube Global Marketing Italia S.r.l. asseritamene effettuata il 18 settembre 2001 è del tutto priva dei presupposti. In essa infatti la  Solatube Global Marketing Europe Ltd. afferma: “whereas our company was informed today that your company is involved in bankrupcy/liquidation proceedings,  we herein formally inform you that our company has resolved to exercise the option contained in clause 9.2 of the above mentioned agreement and immediately terminate the License agreement signed on January 1999”.  Peraltro, in tale data la SGMI non era affatto in liquidazione; nella stessa data si teneva infatti un’assemblea straordinaria della SGMI presso il notaio Agostini di Milano, nelle quale il punto n. 4 dell’ordine del giorno era prevista la “possibile messa in liquidazione della società e conseguente nomina di un liquidatore”.  Ma l’assemblea (per incidens, presieduta dall’avv. Stefano Sutti oggi difensore della ricorrente Infinity Motion s.r.l.) non deliberava la messa in liquidazione della società per mancanza del quorum necessario, essendosi sul punto astenuto il socio di maggioranza Solatube Europe Ltd.

Essendo quindi pacificamente inesistenti le condizioni di fatto sussistendo le quali avrebbe potuto validamente essere invocata la unilaterale risoluzione contrattuale prevista dall’art. 9.2 del contratto di licenza -  non essendo al 18 settembre 2001 la SGMI né in liquidazione né fallita – in buona fede il gruppo facente capo al sig. Bracale poteva ritenere l’accordo tutt’ora valido ed operante.

Del resto, non risultando in alcun modo dagli atti una successiva valida risoluzione del contratto, o comunque che ne sia stata chiesta la conferma in sede giudiziale, tale appare essere stata l’opinione del curatore del fallimento della SGMI (divenuta nel frattempo SE Italia) e del giudice delegato. 

Su proposta del curatore, infatti, il giudice delegato al fallimento autorizzava in data 18 marzo 2002 la vendita dell’azienda comprendente ditta e marchio SGMI (Solatube Global Marketing Italia) alla Energy Project, attuale resistente; vendita di poi formalizzata il 2 aprile 2002.

Si vede bene che, seguendo la tesi del ricorrente, non solo dovrebbe ritenersi valida una risoluzione contrattuale del contratto 1/1/1999 operata in palese assenza dei presupposti, ma dovrebbe ritenersi illegittimo anche l’operato del tribunale di Varese e del curatore fallimentare, che non avrebbero potuto disporre di diritti sul nome Solatube.

Quand’anche tale tesi fosse fondata, il presente collegio non avrebbe ovviamente i poteri per poterla affermare; né risulta agli atti che appropriate sedi giudiziarie siano state adìte per avere conferma della validità della risoluzione del contratto 1/9/1999 e dell’illegittimità dell’inclusione di marchio e ditta SGMI (Solatube Global Marketing Italia) nell’azienda ceduta dal fallimento alla Energy Project.

In ogni caso, a prescindere dalla fondatezza o meno della suddetta tesi della ricorrente, ai fini della malafede basterà osservare che la convinzione di aver legittimamente registrato e legittimamente utilizzato il dominio solatube.it non solo proveniva al gruppo facente capo al sig. Bracale dagli eventi pregressi, per i quali, a vario titolo, aveva commercializzato i prodotti Solatube negli anni precedenti, ma anche dalla convinzione di aver acquisito, con l’azienda ceduta dal Fallimento della ex SGMI, il diritto ad usare il nome Solatube Global Marketing System, di cui “solatube” costituisce il cuore.

Se a ciò si aggiunge che tale convinzione aveva l’avallo del Tribunale di Varese, che aveva autorizzato la cessione, non sembra possa ritenersi che la resistente abbia registrato e mantenuto il dominio in malafede, perlomeno sino alla data della contestazione.

La carenza del requisito previsto dall’art. 16.6.c. delle regole di naming, in quanto assorbente, esime da ogni ulteriore considerazione in relazione al titolo dell’assegnatario al dominio in contestazione.

La resistente ha richiesto che, con la reiezione del ricorso, sia anche dichiarato che esso è stato proposto in malafede dalla ricorrente. Ciò in quanto:  1) la ricorrente era informata sin dal 2002 che la resistente è legittima titolare della ditta Solatube Global Marketing Italia e dei diritti da essa derivanti; 2) la ricorrente sapeva che la resistente è stata per anni distributrice ed anche licenziataria di prodotti marcati solatube; 3) il nome a dominio disputato era stato registrato prima ancora che la ricorrente si costituisse; 4) la ricorrente non avrebbe provato l'esistenza di un qualsiasi proprio diritto sul nome Solatube; 5) la ricorrente si sarebbe falsamente dichiarata licenziataria esclusiva del marchio Solatube; 6) la ricorrente avrebbe scientemente taciuto di conoscere personalmente sia i signori Bracale che la Energo, così come il fatto che i signori Gallo amministratori dell'odierna ricorrente, avessero cooperato per un periodo di circa un anno con la Energo proprio per la vendita e promozione dei prodotti Solatube in Italia.

La richiesta non può essere accolta. Quanto ai punti 1 e 2, essi sono irrilevanti, in quanto, una volta contestata la titolarità del diritto della resistente, la circostanza che la ricorrente ne fosse o meno a conoscenza da più o meno tempo è del tutto irrilevante; i punti 3 e 4 costituiscono punti di merito della vicenda; il punto 5 si riferisce ad una qualificazione giuridica di un atto (del quale è stato peraltro prodotto anche il testo), che può non essere condivisa, ma la cui espressione rientra pienamente nel diritto di difesa (per incidens, si noti che anche la resistente sul punto non sarebbe immune da critiche, avendo definito il mandato dalla Energy Project alla signora Bracale come “mandato in nome e per conto”, quando appare evidente che non vi è stata affatto, all’atto della registrazione, alcuna spendita del nome del mandante).

Per quanto riguarda infine il punto 6, effettivamente la ricorrente ha del tutto omesso di fare il minimo cenno a quanto accaduto fra il 1997 ed il 2004. Quanto emerso nel corso del procedimento ha poi dimostrato che non solo gli amministratori della società ricorrente, signori Gallo, ma addirittura il difensore della ricorrente stessa, avv. Stefano Sutti, erano al corrente di quanto avvenuto in tale lasso di tempo (si ricorda che l’avv. Sutti risulta essere stato il presidente della assemblea straordinaria della SGMI tenutasi il 18/9/2001).

Purtuttavia, tale comportamento processuale non può essere censurato in questa sede con la richiesta dichiarazione di Reverse Domain Name Hijacking, in quanto per la stessa è richiesta la malafede nell’istaurazione della procedura, ma non nella condotta della procedura stessa. 

E una malafede nella istaurazione della procedura (che è cosa ben diversa dalla infondatezza del ricorso per mancata dimostrazione dei requisiti richiesti dalle regole di naming) non si rinviene nel caso di specie. A quel che risulta agli atti del presente procedimento, così come valutati dal Collegio, la Infinity Motion ha astrattamente titolo alla registrazione a dominio solatube.it sulla base del contratto 1/8/2004 con la titolare del marchio, mentre il dominio è attualmente utilizzato per fare pubblicità a prodotti concorrenti rispetto a quelli commercializzati dalla ricorrente stessa. Non può quindi ritenersi che il ricorso sia stato promosso in malafede.

Ulteriori statuizioni circa gli attuali rapporti fra le parti non rientrano nella competenza di questo collegio uninominale.

Visto il regolamento per l’assegnazione e la registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it (regole di naming),

Ritenuto non provato dal ricorrente il requisito di cui all’art. 16.6.c,

Si respinge il ricorso per la rassegnazione del dominio solatube.it, che rimane assegnato alla signora Maria Chiara Bracale.

La presente decisione sarà comunicata al registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 11 marzo 2005

Avv. Prof. Enzo Fogliani.