Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
sky.it
Ricorrente: British Sky Broadcasting
Group plc (Società Italiana Brevetti S.p.A.)
Resistente: Sky Electronics di Gualano
Giacomo (Dr. Modiano & Associati S.p.A.)
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa
Buonpensiere
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail in data
29 settembre 2006, la British Sky Broadcasting Group plc, con sede legale
in Isleworth, Middlesex, Grant Way, c.a.p. TW7 5QD (Regno Unito) in persona
del legale rappresentante David Gormley, rappresentata e difesa nella presente
procedura dalla Società Italiana Brevetti S.p.A. e da tutti i mandatari
domiciliati presso di essa fra cui l’avv. Pier Luigi Roncaglia, elettivamente
domiciliata presso la sede della Società Italiana Brevetti S.p.A.
con sede in Firenze, Corso dei Tintori 25, giusta delega in calce al ricorso,
introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel
seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio
sky.it registrato da Sky Electronics di Gualano Giacomo (admin-c: Giacomo
Gualano).
Ricevuto il ricorso, la segreteria della
Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base
whois del Registro, nonché la pagina web risultante all'indirizzo
www.sky.it
Le verifiche consentivano di appurare in
particolare:
- che il nome a dominio in contestazione
risultava assegnato dal 3 aprile 1998;
- che il dominio era stato sottoposto
a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base del Registro
l’8 settembre 2006;
- che digitando l ’indirizzo www.sky.it
si giungeva ad una pagina web contenente in alto due scritte: “in costruzione”
(in diverse lingue) e “brought to you by Sky Electronics”; più in
basso il simbolo di lavori in corso con la scritta “Benvenuti - Questo
sito è attualmente sotto costruzione. Vi preghiamo di ricontattarci
prossimamente”. In basso si legge la scritta “provided by Sky Electronics,
Inc”, cliccando sulla quale si consente all’utente di comunicare via e-mail
con gualano@tiscalinet.it (indirizzo e-mail dell’ admin-c della Sky Electronics
di Gualano Giacomo).
Il 10 ottobre 2006 perveniva anche l'originale
cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd,
verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione
al Registro.
Il 12 ottobre 2006 CRDD inviava per raccomandata
il ricorso con la relativa documentazione alla “Sky Electronics di Gualano
Giacomo”. In pari data il ricorso veniva inoltre inviato per e-mail al
resistente.
Non essendo pervenuta la ricevuta di ritorno
della raccomandata, venivano effettuati dei controlli sul sito delle Poste
Italiane, dal quale risultava che la raccomandata era stata “consegnata
dal portalettere di Milano recapito Isola in data 14 ottobre 2006”.
In data 7 novembre 2006 perveniva via e-mail
a CRDD la replica della resistente, rappresentata e difesa dalla Dr. Modiano
& Associati s.p.a. In data 10 novembre 2006 arrivava alla CRDD anche
l’originale cartaceo delle repliche, che venivano spedite in data 13 novembre
2006 alla ricorrente, la quale con e-mail pervenuta alla CRDD in data 20
novembre 2006 chiedeva termine per controdedurre.
La richiesta veniva trasmessa da CRDD al
sottoscritto saggio avv. Maria Luisa Buonpensiere, che, nominato il 10
novembre 2006, aveva accettato la nomina il 15 novembre 2006.
Con ordinanza del 30 novembre 2006
il Collegio, viste le repliche del resistente, visto l'art. 12 delle procedure
di riassegnazione, secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica,
il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle
parti ulteriori precisazioni e documenti", ritenuto opportuno, alla luce
delle repliche del resistente e della richiesta del ricorrente, ottenere
da entrambe le parti ulteriori precisazioni, onde garantire comunque la
completezza del contraddittorio, concedeva (a) al ricorrente termine sino
al 6 dicembre 2006 per controdeduzioni alle repliche del resistente, e
(b) al resistente termine sino al 12 dicembre 2006 per proprie ulteriori
repliche alle controdeduzioni del ricorrente.
Il 6 dicembre 2006 il ricorrente inviava
a CRDD per e-mail proprie controdeduzioni e documenti. A sua volta,
il 12 dicembre 2006 la resistente inviava a C.R.D.D. per e-mail una replica
alle controdeduzioni del ricorrente.
Allegazioni delle parti.
1) Allegazioni del ricorrente
Secondo la ricorrente, il titolare del
nome a dominio (individuato in Sky Electronics di Giacomo Gualano) non
avrebbe avuto alcun titolo per richiedere l'assegnazione del nome
a dominio in contestazione, essendo, fra le altre cose, il nome a dominio
“sky.it” esattamente identico non solo al cuore della ditta denominazione
sociale della ricorrente, ma anche al marchio comunitario n. 126425 “Sky”,
di esclusiva titolarità della BSkyB.
Quanto alla malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio, la ricorrente la deduce:
a) dalla asserita rinomanza del proprio
marchio in tutta l’Unione Europea;
b) dal fatto che il sito posto nella pagina
web www.sky.it risulta in costruzione, non essendo dunque mai stato concretamente
utilizzato;
c) dal fatto che se il vero intendimento
del sig. Gualano fosse stato quello di promuovere la sua attività
via Internet, egli avrebbe registrato, quanto meno, anche il nome a dominio
“skyelectronics.it”, corrispondente alla sua ditta-denominazione sociale;
d) dal fatto che il sig. Gualano abbia
registrato anche altri nomi a dominio, evidenziando dunque un chiaro disegno
accaparratorio.
Chiedeva quindi la riassegnazione del nome
a dominio a proprio favore.
2) Allegazioni del resistente.
La resistente Sky Electronics di Giacomo
Gualano a sua volta deduceva, nelle proprie repliche, di essere iscritta
alla camera di commercio dal 23.1.1995. Seppur tale iscrizione sia a nome
di Gualano Giacomo, tuttavia essa riguarda la ditta Sky Electronics di
Giacomo Gualano, come risulta dai docc. 3 e 4 delle memorie di replica
e dunque antecedente rispetto al deposito del marchio comunitario n. 126425
“Sky” avvenuto da BSkyB l’1 aprile 1996; mentre l’iscrizione nell’albo
artigiani avveniva in data 18 aprile 1996. A partire dal 23 gennaio 1995
Giacomo Gualano avrebbe dunque sempre operato come Sky Electronics.
La resistente negava quindi la malafede
nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, sostenendo:
a) di aver scelto il termine “Sky” essendo
la sola parte caratterizzante, il cuore, della propria ditta, escludendo
quindi la dicitura “electronics” in quanto poco caratterizzante;
b) di non potersi parlare
di un disegno accaparratorio da parte del sig Giacomo Gualano, in quanto,
nel periodo in cui egli aveva registrato il nome a dominio oggetto dell’odierna
contestazione, era permesso registrare un solo nome a dominio a testa;
c) che la circostanza che il sig.
Giacomo Gualano abbia registrato altri nomi a dominio, privi di apparente
relazione con il proprio nome, deriva dal fatto dal 2004 la Sky Electronics
rivende e gestisce anche domini per propri clienti; e che comunque tali
domini contengono espressioni talmente generiche da poter essere sfruttate
da chiunque;
d) che non sussiste il cd. passive domain
holding, ossia la detenzione passiva del sito, in quanto in realtà
il dominio sky.it è utilizzato principalmente per servizi mail,
ftp e http, ossia salvataggio e trasferimento di cartelle e file, su richiesta
di clienti, in modalità sicure;
e) che il sito web è ancora in
costruzione, in quanto in attesa di un progetto finanziato, essendo la
Sky Electronics stata ammessa a partecipare all’iniziativa indetta dalla
Camera di Commercio di Milano a supporto delle piccole medie industrie
per la promozione dell’innovazione di prodotto/servizio/processo; iniziativa
per la quale ha dovuto garantire la disponibilità del sito www.sky.it
per almeno due anni.
f) Che poi il nome a dominio sia stato
sempre utilizzato, lo si deduce da un grafico prodotto come documento 18
alle memorie di replica.
Ad ulteriore prova della mancanza di malafede
nella registrazione del nome a dominio oggetto della presente contestazione,
il ricorrente deduce che ha più volte ricevuto offerte per l’acquisto
del nome a dominio sky.it; offerte alle quali tuttavia non ha mai dato
seguito.
La resistente chiede dunque il rigetto
della domanda avanzata dalla ricorrente.
Motivi della decisione.
Questioni preliminari.
a) Sugli ulteriori termini per scritti
difensivi.
In via preliminare, deve essere esaminata
la eccezione del resistente, il quale deduce da parte di questo collegio:
(a) la violazione dell’art. 12 del Regolamento,
consistente nel fatto che il collegio ha concesso ulteriori termini per
controdeduzioni in accoglimento di un’istanza, come afferma la resistente,
proposta illegittimamente da parte avversa, in mancanza di una norma che
preveda che le parti possano avanzare siffatte istanze;
(b) la violazione del principio del contraddittorio,
nel momento in cui il collegio ha omesso di informare la resistente dell’istanza
avversaria prima di concederla, privandola così, a suo dire, del
suo legittimo diritto di sollevare eccezioni ed obiezioni sulla sua relativa
opportunità.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
A tal proposito, occorre osservare che
l’art. 10, II co. del Regolamento stabilisce che :”Il collegio assicura
che il procedimento abbia luogo con la dovuta celerità. In casi
eccezionali, il collegio può, su istanza di una delle parti o d’ufficio,
concedere proroghe rispetto ai termini previsti”. A sua volta, l’art. 12
prevede che “in aggiunta al reclamo ed alla replica, il collegio può,
a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni
e documenti”.
Ne consegue che, per quanto riguarda il
primo punto, nulla vieta alle parti di proporre istanze al collegio; e
d’altra parte, se in base all’articolo 12 delle procedure il collegio può
a sua discrezione richiedere ulteriori precisazioni e documentazione alle
parti, a maggior ragione può farlo si istanza di una di esse. Ciò
trova conforto nella pacifica interpretazione che è stata fatta
in passato della suddetta norma.
Per quanto riguarda la seconda eccezione,
basterà osservare che se il potere di concedere termini per ulteriori
deduzioni è discrezionale, viene comunque meno qualsiasi obbligo
di consentire deduzioni su una eventuale istanza di parte in tal senso;
deduzioni che comunque non avrebbero consentito di mantenere il procedimento
entro i termini prefissati dalle norme.
E’ appena il caso di osservare, infatti,
che data la mole delle difese delle parti e della documentazione prodotta
(svariate centinaia di pagine), la disposizione di un termine anche per
replicare alla richiesta di controdeduzioni del ricorrente avrebbe ridotto
eccessivamente i termini rimasti alla parti per le difese di merito e per
la decisione, che pure, di fatto, si è ridotta per il presente collegio
a soli 3 giorni.
D’altra parte, se da un lato le norme nulla
prevedono sulla necessità che una tale istanza sia trasmessa alla
controparte (e le precedenti decisioni confermano tale orientamento), dall’altro
specificano che il collegio deve assicurare “che il procedimento abbia
luogo con la dovuta celerità”.
Né può ritenersi che sia
stato violato il principio del contraddittorio, in quanto il collegio,
con l’ordinanza del 30 novembre 2006, ha concesso identico termine sia
al ricorrente per controdeduzioni alle repliche del resistente, sia al
resistente per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del ricorrente.
b) Sulle produzioni documentali.
Parte ricorrente, con le proprie controdeduzioni,
ha prodotto anche ulteriore documentazione. Peraltro, nella propria istanza
la ricorrente British Sky Broadcasting non aveva richiesto termine per
produzioni documentali; e di conseguenza il collegio aveva concesso termine
solo per controdeduzioni.
In mancanza di autorizzazione del collegio
a tali produzioni, la documentazione prodotta con le controdeduzioni non
può essere presa in considerazione come da pacifico orientamento
nelle procedure di riassegnazione.
Per gli stessi motivi non può essere
presa in considerazione la ulteriore documentazione prodotta con l’ultimo
scritto difensivo dalla resistente, che parimenti non aveva chiesto alcuna
autorizzazione per produzioni documentali.
Sgombrato così il campo alle varie
eccezioni preliminari, si osserva quanto segue:
Nel merito
a) Sulla identità e confondibilità
del nome a dominio.
Secondo l’articolo 16.6 lettera a) del
Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome ”.
Non appare dubbio che il nome a dominio
in contestazione (sky.it) sia identico al marchio comunitario n. 126425
depositato dalla ricorrente (BskyB). E’ quindi evidente la confondibilità
del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la
sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) del Regolamento per la
riassegnazione del nome a dominio.
b) Sul diritto della resistente sul
nome a dominio contestato
Dunque, la British Sky Broadcasting Group
ha fornito idonea prova di avere attualmente un diritto all’uso della denominazione
“Sky”; prova costituita dalla documentazione attestante il deposito di
identico marchio in data 1 aprile 1996.
Era quindi onere della resistente provare
di avere anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso dello stesso
nome.
Al riguardo, prevede l'art. 16.6, ultimo
comma comma del Regolamento, che “il resistente sarà ritenuto avere
diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
1) prima di avere avuto notizia della
contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta
al pubblico di beni e servizi; oppure
2) è conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3) del nome a dominio sta facendo un legittimo
uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato.”
Ritiene il collegio che la resistente abbia
fornito la prova non di una sola, ma di tutte e tre le circostanze previste
dal regolamento affinché l'assegnatario sia ritenuto aver titolo
al nome a dominio.
Quanto ai primi due punti, occorre osservare
che la resistente ha prodotto, con la prima memoria di replica, vari documenti
(registro acquisti partita IVA, fatture a clienti 1995-1996; 1997-1998
e fatture da fornitori) da cui risulta un uso del nome “sky electronics”,
risalente al 1995. In effetti il sig. Gualano ha operato come Sky Electronics
dal 23.1.1995, data della sua iscrizione al registro degli esercenti il
commercio, dunque antecedentemente rispetto al deposito del marchio comunitario
da parte della British Sky Broadcasting, avvenuto in data 1.4.1996, ossia
oltre un anno dopo.
In relazione a quanto previsto dal punto
1 dell’ultimo comma dell’art. 16,6 è da osservare che è la
stessa British Sky Broadcasting ad affermare di aver contattato il sig.
Gualano “facendo presente come la registrazione del nome a dominio in questione
fosse in violazione dei diritti prioritari” della ricorrente soltanto nel
2002, nel momento in cui Sky Italia ha lanciato la sua piattaforma DTH
nel nostro paese. Essendo stato il dominio registrato dalla Sky Electronics
quattro anni prima, è evidente la ricorrenza della circostanza di
dui all’art. 16.2 del regolamento.
In relazione al punto 2 dell’ultimo comma
dell’art. 16,6, si deve affermare che se da un lato il nome a dominio registrato
ed oggetto della presente contestazione è identico al cuore del
marchio della British Sky Broadcasting, dall’altro esso è anche
il cuore della ditta resistente.
Infine, in relazione al punto 3 dell’ultimo
comma dell’art. 16,6, è evidente che la Sky Electronics non sta
cercando di sviare la clientela della British Sky Broadcasting, visto che
le due società offrono al pubblico servizi e prodotti alquanto differenti.
L’attività del sig. Gualano consiste in “consulenza in materia tecnica,
informatica, scientifica e software; assemblaggio computers e accessori
noleggio macchine ufficio; vendita porta a porta di materiale tecnico,
scientifico, informatico; riparazione computer e accessori commercio”,
come risulta da una visura camerale effettuata il 3 novembre 2006; attività
che dunque non è in concorrenza con quella della ricorrente, dedicata
alla trasmissione di programmi televisivi.
c) Sulla malafede del resistente nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La sussistenza delle circostanze di cui
all’art. 16.6, ultimo comma del regolamento è di per sé assorbente
ai fini della richiesta riassegnazione.
Per completezza di esposizione si osserva
che nel caso di specie, non risulta neppure la malafede nella registrazione
e mantenimento del nome a dominio sky.it, richiesta dalle norme quale requisito
per far luogo alla riassegnazione.
Dalla documentazione in atti non risulta
affatto che prima della registrazione del dominio (3 aprile 1998) la resistente
fosse a conoscenza del deposito del marchio da parte della BSkyB (1 aprile
1996) concesso il 24 settembre 1998. La ricorrente, nel proprio reclamo,
afferma che nel periodo antecedente alla registrazione del nome a dominio
da parte del resistente, era noto, in quanto riportato dalla stampa nazionale
ed estera tra il 1995 e il 1998, che Rupert Murdoch, Presidente sia della
News Corporation che della BSkyB, era deciso ad estendere le sue attività
nel mercato italiano. In realtà, dalla documentazione prodotta dalla
ricorrente, emerge solo una descrizione dettagliata della vicenda Murdoch-Berlusconi
per la cessione di Mediaset, non la conoscibilità evidente del marchio
Sky in Italia sin dal 1998. In particolare dal documento 20 prodotto dalla
BSkyB emerge un confronto tra la situazione di televisione e stampa in
Gran Bretagna e in Italia e progetti di espansione della tv satellitare
BSkyB, senza però alcuno specifico riferimento al mercato italiano.
Nel 1998 non era dunque così facilmente immaginabile che l’attività
di BskyB si sarebbe ben presto estesa anche all’Italia. Non risulta dunque
provata la conoscibilità in Italia di Sky sin dal 1998.
Per quanto riguarda la pretesa della ricorrente
che il dominio non sia utilizzato in quanto in costruzione e quindi si
sia in presenza di un passive domain holding indice di malafede, da un
lato non ha rilevanza in tema di malafede al momento della registrazione
(ma semmai solo in tema di malafede nel mantenimento), dall’altro è
priva di basi in punto di fatto. La resistente ha infatti dimostrato che
il sky.it è utilizzato principalmente per servizi mail, ftp e http,
ossia salvataggio e trasferimento di cartelle e file, su richiesta di clienti,
in modalità sicure.
Priva di fondamento è anche la pretesa
della ricorrente di dedurre a carico del resistente un intento accaparratorio
(cybersquatting). Basterà al riguardo osservare che allorché
il dominio fu registrato, le regole di naming italiane allora vigenti consentivano
la registrazione di un solo dominio a testa.
* * *
Ritiene quindi il collegio che da un lato
la ricorrente non abbia dimostrato l'esistenza dei requisiti necessari
a far luogo alla riassegnazione; dall'altro la resistente abbia dimostrato
di avere titolo alla registrazione ed al mantenimento del nome a dominio
in contestazione.
P.Q.M.
Si respinge il ricorso della British Sky
Broadcasting Group plc per la riassegnazione del dominio Sky.it, che rimane
pertanto assegnato alla ditta Sky Electronics di Giacomo Gualano.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 15 dicembre 2006
Avv. Maria Luisa Buonpensiere
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