Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
SESSO.IT

 Ricorrente: sig. Raffaele Nugnes
Resistente: ****** (avv. Andrea Monti)
 Collegio unipersonale: avv. Cristina De Marzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail in data 24 settembre 2009 il sig. Raffaele Nugnes, residente in *******,  via *********, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio sesso.it  registrato dalla società ****** .

C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si evinceva:
a) che il dominio sesso.it era stato creato il 21 agosto 2009 ed era registrato a nome della ******;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul Whois del Registro nel quale risultava il valore “CHALLENGED”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.sesso.it si giungeva ad una pagina web contenente la scritta “www.sesso.it sarà presto in rete” e l’indirizzo e-mail info@sesso.it

In data 25 settembre 2009 C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione del ricorso. Ricevuti in data 28 settembre 2009 il ricorso in formato cartaceo con i relativi documenti,  C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità, ne inviava copia per raccomandata a.r. alla Resistente. La società ****** riceveva il plico raccomandato in data 8 ottobre 2009. Il 31 ottobre 2009 la Resistente inviava via e-mail repliche e allegata documentazione, che C.R.D.D. provvedeva a girare al Ricorrente. In data 4 novembre 2009 il Ricorrente inviava proprie controdeduzioni alle repliche della Resistente, sia per e-mail, sia per fax che per raccomandata a/r.

Il 5 novembre 2009 C.R.D.D. nominava quale esperto l’avv. Cristina De Marzi, che il successivo 9 novembre accettava l’incarico. Con ordinanza dell’11 novembre 2009 l’avv. De Marzi ammetteva l’ulteriore memoria con allegata documentazione inviata dal Ricorrente il 4 novembre 2009, disponendone l’invio alla Resistente via e-mail e concedeva termine alla Resistente di 7 giorni dall'invio della predetta e-mail per proprie ulteriori controdeduzioni alla memoria del Ricorrente e produzioni documentali. In pari data C.R.D.D. provvedeva pertanto a trasmettere via e-mail alla Resistente l’ordinanza e la replica del Ricorrente.

Il 16 novembre 2009 perveniva via e-mail a C.R.D.D. la replica della Resistente, inviata contestualmente anche al Ricorrente ed al Registro, come da ordinanza del Collegio dell’11 novembre 2009.

In data 18 novembre 2009 il Ricorrente inviava ulteriori note e documentazione a C.R.D.D., che, a sua volta, le girava via e-mail alla Resistente.

Con ordinanza emessa in pari data l’avv. Cristina De Marzi, ritenuto:
a)    che le ulteriori memorie ed i documenti inviati dal Ricorrente non erano previsti dal Regolamento né erano stati autorizzati;
b)    che le parti erano state messe ampiamente in grado di dedurre e controdedurre ai rispettivi scritti difensivi;
c)    che l'ammissione delle suddette note non autorizzate del Ricorrente avrebbe violato il principio del contraddittorio,
dichiarava la inammissibilità delle memorie e della documentazione inviate via e-mail dal Ricorrente il 18 novembre 2009 e fissava al 1 dicembre 2009 il termine per il deposito della decisione.

Allegazioni delle parti

a)    Allegazioni del Ricorrente.


Secondo il Ricorrente, la titolare del nome a dominio in contestazione non avrebbe avuto alcun titolo per richiederne l'assegnazione, in quanto il nome a dominio “sesso.it” sarebbe esattamente identico al marchio comunitario n. 004627055 “sesso.eu”, registrato dal sig. Nugnes in data 27 novembre 2008. Tale marchio, secondo il Ricorrente, contraddistinguerebbe un portale internet operante dal 1999 all’indirizzo www.sesso.org, gestito, senza scopo di lucro, da Rete amica Onlus - Associazione umanitaria per l’assistenza alle malattie legate al sesso.

L’esistenza del dominio sesso.it, secondo il Ricorrente, indurrebbe in errore e svierebbe "l’utenza diretta ai servizi offerti dal marchio registrato sesso.eu operante sul sito www.sess.org".
 
Quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, il Ricorrente ritiene possa essere dedotta dalle circostanze che:
1)    è sufficiente fare una qualsiasi ricerca di marchio per venire a conoscenza dell’attuale marchio registrato dal Ricorrente;
2)    nel sito corrispondente al nome a dominio in contestazione vi è un contatore delle visite;
3)    già qualche giorno dopo la registrazione del nome a dominio nel database Whois del Registro non erano più visibili i dati del Registrante.

Chiede quindi la riassegnazione del nome a dominio a proprio favore.

b)    Allegazioni della Resistente.

La Resistente, a sua volta, deduce che il marchio per il quale il ricorrente invoca tutela è composto da una parola comune cui è aggiunto il suffisso .eu. La circostanza, secondo la resistente,  sarebbe tale da evitare qualsiasi confondibilità tra marchio e nome a dominio.

La Resistente contesta inoltre l’affermazione avversaria secondo la quale il portale gestito da Rete Amica Onlus all’indirizzo http://www.sesso.org sarebbe attivo dal 1999, sia rilevando che l’associazione Rete Amica Onlus risulta fondata l’anno successivo, sia producendo documentazione da cui risulta che perlomeno dal 2001 al 2006 detto sito conteneva anche materiale pornografico e che gli anni successivi il dominio era stato offerto in vendita su siti specializzati. Conclude pertanto affermando, sul punto, che le pagine visibili attualmente sul sito all’indirizzo http://www.sesso.org sarebbero state poste in linea successivamente al 16 luglio 2009.

Quanto al marchio comunitario sesso.eu, la Resistente deduce che il sig. Nugnes si sarebbe attivato per la sua registrazione nel settembre 2005, senza avere alcun titolo per ottenerlo, al solo scopo di poter richiedere il relativo dominio .eu all’avvio del periodo di registrazione Sunrise aperto dall’Eurid nel dicembre 2005, essendo, il possesso di un marchio, requisito indispensabile per poter accedere al periodo di Sunrise e registrare il relativo dominio nel ccTLD. eu. Ciononostante, il sito era stato poi assegnato ad altro soggetto (Netline s.r.l.), in quanto la sua richiesta era pervenuta precedentemente rispetto a quella del sig. Nugnes. A tal proposito, la Resistente rimarca che non risulta che il sig. Nugnes abbia tentato alcuna opposizione nei confronti dell’assegnatario del nome a dominio sesso.eu, per cui, a detta della Resistente, non si vede perché il Ricorrente si opponga all’attuale assegnazione del dominio sesso.it, che nulla ha a che vedere con il suo marchio.

La Resistente afferma inoltre di avere diritto al nome a dominio in contestazione, in quanto lo ha registrato nell’ottica di un progetto di e-commerce e di sfruttamento pubblicitario ben definiti. A riprova di ciò, la Resistente deduce e documenta:
1)    di aver depositato in data 21 agosto 2009 due domande di registrazione per i marchi verbali “www.sesso.it” e “sesso.it” presso l’ufficio italiano marchi e brevetti e di voler depositare anche una domanda di registrazione di un marchio figurativo come quello che, al momento, è visibile sul sito sesso.it;
2)    di aver incaricato in data 24 agosto 2009 altra società di curare la realizzazione del sito sesso.it e la gestione di vari aspetti operativi;
3)    di aver inviato al Registro una richiesta di revoca dello stato di “CHALLENGED”non appena ha avuto notizia della procedura di riassegnazione introdotta dal sig. Nugnes.

La Resistente afferma infine che deve essere esclusa la sua malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, in quanto:
1)    dietro la registrazione del nome a dominio c’è un preciso progetto commerciale in corso di completamento;
2)    Ricorrente e Resistente non hanno mai avuto contatti, sicché la Resistente non poteva essere a conoscenza delle pretese del Ricorrente;
3)    ****** non ha acquistato il nome a dominio in contestazione al fine di cederlo a terzi, né, tantomeno, al Ricorrente.

Per tutto quanto sopra detto, la Resistente chiede il rigetto della domanda e la statuizione di reverse domain name hijacking a carico del Ricorrente.

c) Controdeduzioni del Ricorrente.

Il Ricorrente, nelle proprie controdeduzioni, fornisce alcune spiegazioni circa la mancata registrazione del nome a dominio sesso.eu, segnalando come esso fosse stato assegnato alla Netline s.r.l. solo a causa del ritardo con cui era stata accolta la domanda di registrazione del marchio comunitario del sig. Nugnes, pur presentata per prima di quella nazionale della Netline.

Per quanto attiene i contenuti del sito www.sesso.org in passato ed il fatto che precedentemente fosse stato posto in vendita, il sig. Nugnes contesta che le schermate tratte da archive.org e da domainstools.com (prodotte dal Resistente) siano probanti.

Quanto al fatto che alla data di registrazione del dominio sesso.org l’associazione Rete Amica Onlus non esisteva ancora, il Ricorrente spiega come originariamente il dominio fosse stato cointestato a lui stesso ed al sig. G**** T****, suo cognato e collaboratore di Rete Amica Onlus.

Per il resto, il Ricorrente ribadisce le proprie posizioni, definendo “scarse, gratuite, infondate ed illogiche”, nonché “prive di alcun fondamento giuridico” le difese avversarie e sottolineando, a riprova della malafede avversaria, che la Resistente ha registrato i marchi “sesso.it” e www.sesso.it presso la CCIAA di Chieti in una classe in cui era registrato anche il marchio “sesso.eu”.

d) Controdeduzioni della Resistente.

Nelle proprie note autorizzate la Resistente formula alcune considerazioni di diritto sulla irrilevanza della validità o meno del marchio registrato dal Ricorrente, ribadisce la utilizzabilità e l’autorevolezza delle risultanze di archive.org e domainstool.com, sottolinea la carenza di prova delle affermazioni del Ricorrente.

In relazione alle precisazioni del ricorrente circa le vicende del dominio sesso.org e il rapporto fra quest’ultimo, l’Associazione Rete amica Onlus, i suoi componenti ed il Ricorrente, la Resistente rileva che il sig. C******* M******, indicato nell’atto costitutivo della associazione Rete amica Onlus come presidente dell’associazione, sarebbe titolare di oltre 750 nomi a dominio, fra i quali alcuni chiaramente riferibili a siti con contenuti porno o per adulti. Analoga situazione evidenzia la Resistente per il cognato del ricorrente, sig. G**** T****, cointestatario del dominio sesso.org, il quale sarebbe titolare di oltre 580 nomi a dominio, fra i quali, anche in questo caso, alcuni chiaramente riferibili a siti con contenuti porno o per adulti.

La Resistente insiste pertanto nelle proprie conclusioni.

Motivi della decisione.

Questioni preliminari.

1. Sulla richiesta del Resistente ex art. 4.16 del Regolamento.

 Nella propria replica, la Resistente ha chiesto che “all’atto della pubblicazione della decisione relativa al presente procedimento, siano omessi il proprio nome e le proprie generalità, nonché quelli del Reclamante e tutti i dati ad esso connessi”.

A tal proposito si osserva che l’art. 4.16, ultimo comma del Regolamento prevede che “prima della decisione ciascuna parte può chiedere al Collegio che nella pubblicazione della decisione siano omessi il proprio nome e le proprie generalità. In tale caso il PSRD è tenuto ad omettere tali generalità sul testo della decisione reso pubblico sul proprio sito internet”.  

Si accoglie quindi la richiesta del Resistente di non pubblicare nel testo della decisione il proprio nome e le proprie generalità, mentre è da ritenersi inammissibile la richiesta, formulata dallo stesso Resistente, di omettere i dati e le generalità del Ricorrente.

Il Resistente è infatti carente di legittimazione ad una tale richiesta, che doveva eventualmente essere avanzata dal Ricorrente, unico soggetto legittimato in base al Regolamento.

2. Sugli elementi di prova.

Il Ricorrente ha contestato che possano ritenersi elementi di prova le schermate prodotte dalla Resistente tratte da Internet, sostenendo che i relativi siti (nello specifico: archive.org e domainstools.com) sarebbero inattendibili, farebbero “il buono e il cattivo tempo” e sulle loro schermate sarebbe “possibile qualsiasi fotomontaggio in internet ad opera dei cosiddetti coyote-hacker del web”.

Il Collegio non può condividere tali affermazioni. E’ giurisprudenza costante nelle procedure di riassegnazione che il Collegio possa dedurre anche d’ufficio elementi di prova e convincimento da Internet, e quindi anche da database whois dei registri, motori di ricerca o siti di archivio, quali appunto archive.org. Si tratta di fonti di prova che provengono da soggetti sicuramente terzi rispetto alle parti in causa, privi di interessi specifici nella vertenza. Inoltre, spesso tali dati sono raccolti in modo automatico (nel caso di archive.org o dei motori di ricerca).

Se quindi una parte produce schermate di pagine web di database whois, motori di ricerca o archivi web che in effetti il Collegio può verificare corrispondano a quanto in linea su internet, ciò fa piena prova, salvo che la parte cui sono opposte non ne dimostri specificamente la inattendibilità.

Ciò il Ricorrente non ha fatto, limitandosi a generiche affermazioni sulla inattendibilità di detti siti, salvo poi a sua volta produrre, a sostegno delle sue tesi, schermate di un noto motore di ricerca.

Si ritengono pertanto pienamente ammissibili e probanti i documenti prodotti da entrambe le parti costituiti da schermate di pagine web, in quanto corrispondenti a quanto reperibile e verificabile al momento della presente decisione dal Collegio.

3. Sugli elementi rilevanti ai fini della procedura.

In via preliminare, appare opportuno delimitare gli elementi presentati dalle parti aventi  rilievo nella vicenda. Nei loro scritti difensivi, infatti, Ricorrente e Resistente hanno detto e contraddetto su circostanze che il Collegio ritiene del tutto irrilevanti ai fini della presente procedura.

In primis, del tutto irrilevante appare la vicenda relativa al dominio sesso.org ed al sito in esso contenuto (definito come “portale delle malattie legate al sesso”). 

Anche ammesso e non concesso che un sito web riportante scritti sulle malattie sessuali gestito da una associazione senza fini di lucro possa essere identificato attraverso un marchio commerciale, l’esame del sito all’indirizzo www.sesso.org porta ad escludere che sesso.eu possa ritenersi segno distintivo del suddetto sito.

L’unico elemento al riguardo è una ambigua e poco comprensibile frase in fondo alle pagine, nella quale si legge: “sesso.org – portale per la prevenzione e cura delle malattie legate al sesso(eu) trademark.”. Ciò non consente certo all’utente di identificare il sito con il marchio sesso.eu; e tantomeno può ritenersi collegabile a sesso.it, che è poi il dominio oggetto della presente procedura.

Parimenti estranea alla presente procedura è la vicenda della registrazione del nome a dominio sesso.eu e dei motivi per i quali esso non è stato registrato dal Ricorrente.

Infine, estranea alla presente procedura è l’attività di registrazione di nomi a dominio effettuata da appartenenti all’associazione Rete amica Onlus dedotta dalla Resistente. La sistematica registrazione di nomi a dominio – ammesso si tratti di cybersquatting, non essendo stata fornita evidenza della registrazione sistematica di nomi a dominio in violazione di diritti altrui -  rileva ai fini della dimostrazione della malafede del Resistente e non, come nel caso di specie, della malafede del Ricorrente.

Nel merito.

4. Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

Il Ricorrente basa la propria domanda di riassegnazione sul marchio comunitario sesso.eu di cui è titolare.

In base all'art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

A tal proposito si osserva che il nome a dominio in contestazione è simile al marchio sesso.eu registrato dal sig. Raffaele Nugnes. Tuttavia la somiglianza non è tale da determinarne la confondibilità.

La parola “sesso” è un termine di uso comune e la circostanza che esso, insieme ad un punto e ad un suffisso TLD, sia stato registrato come marchio non appare elemento tale da conferire al Ricorrente un diritto di esclusiva sul termine “sesso” sotto il profilo della tutela del marchio. Sotto tale aspetto, infatti, si evidenzia che il marchio registrato coincide con un termine generico che si limita a richiamarne l’oggetto, non presentando quindi alcun elemento di originalità e capacità distintiva rispetto al servizio offerto. Siamo dunque in presenza di un marchio debole che, come tale, gode di una tutela meno incisiva rispetto a quella del marchio forte. A tal proposito la giurisprudenza in tema di tutela del marchio debole ha affermato che l’accertamento della confondibilità va condotto con una certa larghezza bastando modificazioni od aggiunte anche lievi per escludere la possibilità di confusione (ex multis, Cass. Civ., sez. I, 27/02/2004, n. 3984).

A ciò si aggiunga il fatto che la giurisprudenza delle procedure di riassegnazione ha da tempo chiarito che il nome a dominio da comparare con il marchio di riferimento è soltanto quello di secondo livello e non l’intera stringa contenente il TLD (cfr. decisione E-resolution n. 249, dominio sampati.com, panelist Enzo Fogliani, 31/7/2000); con la conseguenza che i due termini da comparare sono nel caso di specie sesso e sesso.eu, fra loro non confondibili.

Parimenti, è orientamento consolidato quello che esclude che la mera circostanza della registrazione di un marchio corrispondente ad una parola comune seguita da un punto e dalla sigla di un Top Level Domain valga a stabilire diritti sui nomi a dominio di secondo livello costituiti da detta parola comune in altri TLD.

Sulla base di tali osservazioni si ritiene non soddisfatto il primo requisito di cui all’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento. 

5. Diritto della Resistente sul nome a dominio contestato.

Se da un lato il Ricorrente non ha dimostrato avere un diritto di esclusiva sul nome a dominio sesso.it, dall’altro, dalla documentazione agli atti, sono emerse circostanze che inducono a ritenere in capo alla Resistente l’esistenza di un titolo al nome a dominio in contestazione.

Sono state infatti provate dalla Resistente due fra le tre circostanze, dimostrata anche una sola delle quali l’assegnatario si ritiene abbia titolo al nome a dominio in contestazione.

Risulta infatti che la Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento) e che “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento).

Con riferimento alla prima circostanza, si osserva che la Resistente in data 21 agosto 2009 ha registrato il nome a dominio in contestazione ed ha depositato domanda per la registrazione dei marchi “sesso.it” e “www.sesso.it” e che in data 24 agosto 2009 ha concluso con la società ******. un contratto per la predisposizione e realizzazione del sito sesso.it, dimostrando dunque l’avvio del progetto di e-commerce in coincidenza con la data di acquisto del nome a dominio; sicché può desumersi la preparazione e l’utilizzazione in buona fede del nome a dominio prima della notizia della contestazione da parte del Ricorrente, che è stata inviata al Registro il 24 agosto 2009 ed è quindi pervenuta alla Resistente solo in data posteriore.

Con riferimento alla seconda circostanza, non risulta esservi coincidenza tra i prodotti e servizi offerti dalla Resistente e quelli offerti dal Ricorrente, se non altro per il fatto che il sig. Nugnes, titolare del marchio sesso.eu che si assume violato, non risulta (e non ha affermato svolgere) alcuna attività imprenditoriale o di commercio contraddistinta con tale marchio.

6. Sulla malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Anche se quanto precede è di per sé sufficiente alla reiezione del ricorso, ad abundantiam si osserva che neppure la malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio è stata dimostrata dal Ricorrente.

Una volta visto che il Ricorrente non vanta diritti di esclusiva sul termine “sesso”, la circostanza che la Resistente abbia registrato il nome a dominio sesso.it non è indicativo di malafede.

Anzitutto, manca la malafede nella registrazione, in quanto, come si è già detto in precedenza, il fatto di aver registrato come marchio una parola comune, oltre ad un punto ed a un suffisso TLD, non dà al Ricorrente stesso il diritto di esclusiva sulla parola.

La malafede non appare sussistere nemmeno nel mantenimento del nome a dominio, in quanto non si vede che uso indebito possa esserci nel riportare il proprio indirizzo e-mail sul sito corrispondente al nome a dominio registrato e nell’inserirvi un contatore visite.

Non risulta infine che la Resistente abbia registrato il nome a dominio con lo scopo di rivenderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al Ricorrente. Anzi, come si è già visto, la Resistente deduce e documenta di aver concluso con altra società un contratto per la predisposizione e gestione del sito internet corrispondente al nome a dominio in contestazione e di avere registrato i marchi corrispondenti al nome a dominio in contestazione (sesso.it e www.sesso.it).

Non avendo il Ricorrente dimostrato né un proprio diritto al nome a dominio in contestazione, né la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della Resistente, il ricorso non può che essere rigettato.                      

7. Sulla richiesta di dichiarazione di reverse domain name hijacking.

La Resistente ha infine chiesto che, ai sensi dell’art. 4.15, ultimo comma del Regolamento, il Collegio dichiari che il reclamo è stato promosso in malafede e che esso costituisce un abuso (reverse domain name hijacking).

La richiesta non appare fondata. Il Ricorrente – che non si è avvalso nella procedura della difesa tecnica di un legale - ha semplicemente posto a fondamento del proprio reclamo argomentazioni inconsistenti, nella convinzione, errata, che la registrazione del marchio sesso.eu gli desse diritti anche sul dominio sesso.it.

Né emergono motivi dai quali dedurre che il reclamo aveva come scopo lo screditare il titolare del nome a dominio, discredito che comunque è evitabile dal titolare del dominio semplicemente chiedendo di omettere i propri dati personali dalla decisione resa pubblica sul web (come in effetti il Resistente ha richiesto).

Né ha alcun rilievo la circostanza, dedotta dal Resistente, che nel corso del procedimento il sig. Nugnes abbia reso dichiarazioni non veritiere. Si tratta infatti da un lato di dichiarazioni su circostanze che il Collegio ritiene del tutto irrilevanti per il presente procedimento, dall’altro di dichiarazioni rese nella maggior parte non nel reclamo, bensì in difese successive.

In definitiva, si tratta di un comportamento non consono ai principi di lealtà e correttezza processuale (così come lo sono alcune dichiarazioni del Ricorrente nei confronti della Resistente e del suo difensore, nonché l’invio di repliche autorizzate) che però non rientra nelle previsioni dell’art. 4.15, ultimo comma del Regolamento, e che pertanto il Collegio non ha il potere di sanzionare.

P.Q.M.

Il sottoscritto Collegio uninominale:
  •  respinge il ricorso presentato dal sig. Raffaele Nugnes per la riassegnazione del nome a dominio sesso.it, che rimane quindi assegnato alla ****** ;
  •  respinge la richiesta della ******  di reverse domain name hijacking;
  •  dispone che nella decisione pubblicata sul sito web di CRDD siano omessi il nome e le generalità della parte resistente.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 1 dicembre 2009

Avv. Cristina De Marzi



 
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E-mail: svp@crdd.it
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