Decisione dominio sanofi.it

Procedura di riassegnazione del nome a dominio sanofi.it Ricorrente: Sanofi-Aventis (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne) Resistente: sig. Marco Sartini Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani Svolgimento della procedura. Con ricorso ricevuto per e-mail da CRDD in data 28 gennaio 2009 la società Sanofi-Aventis, con sede legale in 174, Avenue de France, Parigi, Francia, in persona del legale rappresentante, sig.ra Carole Tricoire, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio sanofi.it, registrato dal sig. Marco Sartini. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio sanofi.it era stato creato il 10 aprile 2008 ed era registrato a nome del sig. Marco Sartini; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”; c) che digitando l’indirizzo http://www.sanofi.it si giungeva ad una pagina web di “parcheggio”, ossia in gran parte vuota e riportante in alto la dicitura “www.sanofi.it” e più in basso le scritte “reserved” e “questo dominio è riservato”, quest’ultima tradotta in diverse lingue. Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 gennaio 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. Il plico veniva ricevuto dal resistente il 5 febbraio 2009, come risulta da una visura effettuata sul sito delle Poste Italiane. L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno effettuato la consegna del plico raccomandato (5 febbraio 2009) e da tale data decorre quindi il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche, che peraltro il resistente non ha provveduto ad inviare. Pertanto C.R.D.D. in data 11 marzo 2009 ha comunicato via e-mail ad entrambe le parti la data di inizio della procedura e la nomina, in data 5 marzo 2009, quale esperto, del sottoscritto avv. prof. Enzo Fogliani, che il successivo 9 marzo ha accettato l'incarico. Allegazioni delle parti. La Ricorrente è società francese, a capo del gruppo Sanofi, che da tempo ha acquistato posizione primaria in Europa nel settore farmaceutico. Essa afferma e documenta di essere titolare dei seguenti marchi: - SANOFI (logo), marchio comunitario n. 596023 registrato nel 1999 (allegato 4 al reclamo); - SANOFI (parola), marchio comunitario n. 4182325 registrato nel 2006 (allegato 5 al reclamo); - SANOFI (logo), marchio internazionale n. 566683 registrato nel 1991 (allegato 6 al reclamo); - SANOFI (e figura), marchio internazionale n. 591490 registrato nel 1992 (allegato 7 al reclamo). La ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe il sig. Marco Sartini sul nome oggetto della procedura, considerando che tale nome a dominio non corrisponde alla ditta, denominazione o ragione sociale del resistente, né risulta alcun suo collegamento con il marchio SANOFI. La ricorrente afferma infine che il resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che, stante la notorietà raggiunta dal marchio SANOFI, grazie anche alla risonanza che esso ha presso la stampa, appare inverosimile che la registrazione di un tale nome a dominio sia stata casuale. Il resistente non ha fatto pervenire alcunché entro i termini stabiliti. Motivi della decisione. I motivi dedotti dalla ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. a) identità e confondibilità del nome Dalla documentazione agli atti la ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio comunitario n. 596023 registrato nel 1999; del marchio comunitario n. 4182325 registrato nel 2006; del marchio internazionale n. 566683 registrato nel 1991 e del marchio internazionale n. 591490 registrato nel 1992; marchi registrati precedentemente rispetto alla registrazione del dominio sanofi.it, avvenuta il 10 aprile 2008 da parte del resistente e che sono esattamente corrispondenti al cuore del nome a dominio sanofi.it assegnato al sig. Marco Sartini ed oggetto della odierna contestazione. Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, co. 1, lett. a) del Regolamento, in base al quale affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio sanofi.it, in quanto esattamente corrispondente ai propri marchi registrati. La resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato. Né dalla documentazione agli atti né da quanto reperibile sul sito Internet, il sig. Marco Sartini appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio. Infatti, non risulta né che il resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che all’indirizzo www.sanofi.it vi è una pagina sostanzialmente vuota salvo che per le scritte “www.sanofi.it”, “reserved” e “questo dominio è riservato”; né che il resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento), visto che nel sito registrato il resistente è sempre indicato come Marco Sartini; né che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento), visto che il sito risultante all’indirizzo www.sanofi.it non è utilizzato a sostegno di alcuna attività. c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede. Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, la notorietà del marchio SANOFI porta ad escludere che la scelta del nome da registrare come dominio sia stata puramente casuale, così come è da escludere che il resistente potesse ignorare l’esistenza di diritti altrui sul nome da lui registrato ritenendosi così soddisfatte le circostanze di cui ai punti a), c) e d) dell'art. 3.7 del Regolamento. Inoltre, il nome sanofi.it non è mai stato effettivamente utilizzato dal soggetto attuale assegnatario. Il resistente si è limitato infatti alla costruzione di una singola pagina web sulla quale appaiono le scritte “www.sanofi.it”, “reserved” e “questo dominio è riservato”. Nell’ambito delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali é ormai pacifico che la detenzione passiva di una registrazione (passive holding) per un periodo prolungato di tempo, senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del resistente nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio è stato registrato pur mancando un legittimo interesse ed al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo. Si ritiene quindi dimostrata la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, co.1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio sanofi.it alla società Sanofi-Aventis, con sede legale in 174, Avenue de France, Parigi. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 20 marzo 2009 Avv. prof. Enzo Fogliani

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
sanofi.it

Ricorrente: Sanofi-Aventis (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: sig. Marco Sartini
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto per e-mail da CRDD in data 28 gennaio 2009 la società Sanofi-Aventis, con sede legale in 174, Avenue de France, Parigi, Francia, in persona del legale rappresentante, sig.ra Carole Tricoire, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio sanofi.it, registrato dal sig. Marco Sartini.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

a) che il dominio sanofi.it era stato creato il 10 aprile 2008 ed era registrato a nome del sig. Marco Sartini;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.sanofi.it si giungeva ad una pagina web di “parcheggio”, ossia in gran parte vuota e riportante in alto la dicitura “www.sanofi.it” e più in basso le scritte “reserved” e “questo dominio è riservato”, quest’ultima tradotta in diverse lingue.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 gennaio 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. Il plico veniva ricevuto dal resistente il 5 febbraio 2009, come risulta da una visura effettuata sul sito delle Poste Italiane.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno effettuato la consegna del plico raccomandato (5 febbraio 2009) e da tale data decorre quindi il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche, che peraltro il resistente non ha provveduto ad inviare.

Pertanto C.R.D.D. in data 11 marzo 2009 ha comunicato via e-mail ad entrambe le parti la data di inizio della procedura e la nomina, in data 5 marzo 2009, quale esperto, del sottoscritto avv. prof. Enzo Fogliani, che il successivo 9 marzo ha accettato l'incarico.

Allegazioni delle parti.

La Ricorrente è società francese, a capo del gruppo Sanofi, che da tempo ha acquistato posizione primaria in Europa nel settore farmaceutico. Essa afferma e documenta di essere titolare dei seguenti marchi:

- SANOFI (logo), marchio comunitario n. 596023 registrato nel 1999 (allegato 4 al reclamo);
- SANOFI (parola), marchio comunitario n. 4182325 registrato nel 2006 (allegato 5 al reclamo);
- SANOFI (logo), marchio internazionale n. 566683 registrato nel 1991 (allegato 6 al reclamo);
- SANOFI (e figura), marchio internazionale n. 591490 registrato nel 1992 (allegato 7 al reclamo).

La ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe il sig. Marco Sartini sul nome oggetto della procedura, considerando che tale nome a dominio non corrisponde alla ditta, denominazione o ragione sociale del resistente, né risulta alcun suo collegamento con il marchio SANOFI.

La ricorrente afferma infine che il resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che, stante la notorietà raggiunta dal marchio SANOFI, grazie anche alla risonanza che esso ha presso la stampa, appare inverosimile che la registrazione di un tale nome a dominio sia stata casuale.

Il resistente non ha fatto pervenire alcunché entro i termini stabiliti.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti dalla ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) identità e confondibilità del nome

Dalla documentazione agli atti la ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio comunitario n. 596023 registrato nel 1999; del marchio comunitario n. 4182325 registrato nel 2006; del marchio internazionale n. 566683 registrato nel 1991 e del marchio internazionale n. 591490 registrato nel 1992; marchi registrati precedentemente rispetto alla registrazione del dominio sanofi.it, avvenuta il 10 aprile 2008 da parte del resistente e che sono esattamente corrispondenti al cuore del nome a dominio sanofi.it assegnato al sig. Marco Sartini ed oggetto della odierna contestazione.

Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, co. 1, lett. a) del Regolamento, in base al quale affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio sanofi.it, in quanto esattamente corrispondente ai propri marchi registrati.

La resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato. Né dalla documentazione agli atti né da quanto reperibile sul sito Internet, il sig. Marco Sartini appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che il resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che all’indirizzo www.sanofi.it vi è una pagina sostanzialmente vuota salvo che per le scritte “www.sanofi.it”, “reserved” e “questo dominio è riservato”; né che il resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento), visto che nel sito registrato il resistente è sempre indicato come Marco Sartini; né che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento), visto che il sito risultante all’indirizzo www.sanofi.it non è utilizzato a sostegno di alcuna attività.

c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, la notorietà del marchio SANOFI porta ad escludere che la scelta del nome da registrare come dominio sia stata puramente casuale, così come è da escludere che il resistente potesse ignorare l’esistenza di diritti altrui sul nome da lui registrato ritenendosi così soddisfatte le circostanze di cui ai punti a), c) e d) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Inoltre, il nome sanofi.it non è mai stato effettivamente utilizzato dal soggetto attuale assegnatario. Il resistente si è limitato infatti alla costruzione di una singola pagina web sulla quale appaiono le scritte “www.sanofi.it”, “reserved” e “questo dominio è riservato”. Nell’ambito delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali é ormai pacifico che la detenzione passiva di una registrazione (passive holding) per un periodo prolungato di tempo, senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del resistente nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio è stato registrato pur mancando un legittimo interesse ed al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Si ritiene quindi dimostrata la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, co.1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio sanofi.it alla società Sanofi-Aventis, con sede legale in 174, Avenue de France, Parigi.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 20 marzo 2009

Avv. prof. Enzo Fogliani