C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
prontofido.it

Ricorrente: Gruppo Finelco S.p.A. (avv. Silvio Verea, dott. Fabrizio Bedarida).
Resistente: Alessandro Controzzi
Collegio (unipersonale):  avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 26 novembre 2004, il Gruppo Finelco S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati n. 9, in persona del legale rappresentante sig. Claudio Fabbri, Amministratore Delegato, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Silvio Verea e dal dott. Fabrizio Bedarida, entrambi domiciliati presso la Dr. Modiano & Associati S.p.A. di Milano, via Meravigli n. 16, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a  suo favore del dominio prontofido.it,  registrato dal sig. Alessandro Controzzi, residente in via Aldo Moro n. 7, 56122 Pisa. 

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.prontofido.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
1.che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato al sig. Alessandro Controzzi dal 14 novembre 2003;
2.che il dominio prontofido.it era stato sottoposto a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base della R.A. il 23 luglio 2004; 
3.che digitando l’indirizzo www.prontofido.it si arriva al sito Pronto Fido dedicato agli animali:  

Il 2 dicembre 2004 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro e ad inviare al resistente per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata. 
Il resistente ha ricevuto copia del ricorso e della documentazione in data 7 dicembre 2004, come documentato da avviso di ricevimento tornato alla Crdd. 

Il sig. Alessandro Controzzi non si è avvalso della facoltà, di cui è stato regolarmente informato dalla segreteria della Crdd, di replicare al contenuto del ricorso entro il termine previsto dalle Regole di Naming.  

Quindi, in data 5 gennaio 2005 veniva nominato il sottoscritto avv. Raffaele Sperati quale saggio della presente procedura, il quale in data 6 gennaio 2005 accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

Il Gruppo Finelco S.p.A. deduce nel ricorso introduttivo di essere titolare del marchio PRONTO FIDO depositato in data 30 marzo 2000 e registrato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi italiani il 16 settembre 2003 con il numero 907615, nonché di essere titolare dei nomi di dominio prontofido.com, prontofido.net e prontofido.org.  
A dimostrazione di quanto deduce Gruppo Finelco S.p.A. allega documentazione attestate il deposito del marchio Pronto Fido avvenuto il 30 marzo 2000 e stampe delle home page dei siti rispondenti al nome a dominio prontofido registrato sotto i tld .com .net e .org.

Deduce il ricorrente che l’idea di creare un giornale virtuale avente ad oggetto annunci relativi ad animali in difficoltà è nata nel 1999 ed è stata pubblicizzata a partire dallo stesso anno da spettacoli televisivi e radiofonici, riviste e quotidiani. In particolare l’ideatrice Loredana Rancati è stata ospite a show televisivi molto noti come Costanzo Show. Inoltre è stata ideata una vasta campagna pubblicitaria radiofonica attraverso Radio 105 e Radio Montecarlo.

 Il Gruppo Finelco S.p.A. sostiene che il nome a dominio prontofido.it registrato dal sig. Alessandro Controzzi, risulta in tutto identico al marchio “PRONTO FIDO” legittimamente usato e registrato dal ricorrente, determinando confusione e danno per lo stesso in quanto il resistente si presenta al pubblico come il referente “ufficiale” dei prodotti/servizi del Gruppo Finelco, inducendo l’utente Internet a ritenere erroneamente che vi sia un qualche legame tra la ricorrente ed il resistente.

Il ricorrente deduce che il sig. Alessandro Controzzi non può vantare diritti o interessi legittimi sul marchio corrispondente al nome a dominio contestato in quanto ad oggi non appare aver fatto alcun uso legittimo ed in buona fede del nome a dominio o di un nome ad esso corrispondente per offerta di beni e servizi.

Il Gruppo Finelco ritiene che il nome a dominio prontofido.it sia stato intenzionalmente registrato ed utilizzato dalla resistente per sfruttare la notorietà del proprio marchio registrato Pronto Fido al fine di attrarre sul sito prontofido.it utenti Internet attirati dalla notorietà del marchio Pronto Fido. 

Il ricorrente chiede quindi la rassegnazione in suo favore del nome a dominio contestato.

Posizione del resistente

Come risulta documentato dall’avviso di ricevimento, il sig. Alessandro Controzzi ha ricevuto in data 7 dicembre 2004 il plico contenente copia del ricorso e della relativa documentazione. 
Pur essendo stato messo in condizione di replicare a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha provveduto ad inviare nei termini le proprie repliche. 

Motivi della decisione

a) identità o confondibilità del nome

L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole di Naming impone, ai fini della rassegnazione di un nome a dominio, l’indagine sul requisito della identità o confondibilità del nome. 

Perché si possa riscontrare una identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. 

Il ricorrente deduce di essere titolare del marchio Pronto Fido e di ciò fornisce prova con idonea documentazione.  
Il Gruppo Finelco ha infatti depositato documentazione da cui si attesta l’avvenuto deposito del marchio Pronto Fido in data 30 marzo 2000. Il marchio è stato quindi registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi italiano il 16 settembre 2003 con il numero 907615. 

Accertata la titolarità in capo al ricorrente del marchio Pronto Fido, si deve quindi verificare la confondibilità dello stesso con il nome a dominio contestato prontofido.it 

La identità o confondibilità dei nomi è senza dubbio evidente. A prescindere, infatti, dall’essere unite o separate da uno spazio, le parole che compongono il marchio e quelle che compongono il nome a dominio sono le stesse: “pronto” e “fido”. 

Si deve ritenere che il nome a dominio contestato prontofido.it sia identico e confondibile con il marchio registrato dal Gruppo Finelco Pronto Fido.

Il primo requisito richiesto dalle regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio è da ritenersi soddisfatto.

 
b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Provata dal ricorrente la propria titolarità sul nome a dominio, spetta al resistente dare prova di essere anch’egli titolare di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di una delle circostanze  di cui all’art. art. 16.6 delle regole di naming, secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 
1) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Il sig. Alessandro Controzzi, attuale assegnatario del nome a dominio qui contestato prontofido.it non ha fornito a questo collegio alcuno strumento per verificare la sussistenza di un suo diritto sul nome prontofido, in quanto non ha fatto pervenire proprie memorie a controdeduzione di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente. 
Il collegio non può che verificare quanto sostenuto dal ricorrente nella documentazione allegata al ricorso e cercare riscontri nella pagina web rispondente al dominio contestato. 

All’indirizzo www.prontofido.it corrisponde un sito internet dedicato agli animali domestici, organizzato in modo da poter inviare e-mail con richieste di consigli alle quali risponde lo staff del  gestore del sito. Tutti i link esistenti sulla home page fermano l’utente sulla stessa pagina, in cui si offrono anche cartoline con le fotografie di cani ed in cui c’è un annuncio di ricerca di volontari per collaborare con il sito. 

Nessun collegamento è riscontrabile con il sig. Alessandro Controzzi. 

A fronte della documentata titolarità del marchio Pronto Fido da parte del ricorrente, questo collegio non riscontra alcun diritto del resistente sullo stesso nome. Al contrario, il sito del sig. Controzzi si presenta sotto il marchio registrato dal ricorrente Pronto Fido. 

 Il collegio, sulla base della documentazione a sua disposizione, ritiene che il resistente non ha alcun diritto sul nome prontofido, e con ciò ritiene soddisfatto il secondo requisito richiesto dalle regole di naming.

c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.

Gruppo Finelco S.p.A. ha depositato visure dei data base whois dai quali si riscontra che l’odierno ricorrente è assegnatario del nome a dominio prontofido sotto i tld .com .net (per entrambi dall’11 aprile 2000) e .org (dal 15 ottobre 2002). Ciò dimostra che l’odierno ricorrente, oltre ad essere titolare del marchio Pronto Fido,  ha fatto uso del nome a dominio prontofido .it .net .com fin dal 2000 e  .org dal 2002 ed è conosciuto su internet sotto tale denominazione.

Gruppo Finelco aveva inoltre registrato il nome a dominio prontofido.it a partire dal 31 marzo 2000 e quindi prima ancora di registrare i .net, .com e .org. Tuttavia a luglio 2003 il nome  si trovava nello stato no-provider mnt e quindi, decorso il termine previsto dalle procedure tecniche di registrazione, è stato correttamente reso disponibile dal Registro per la riassegnazione, che è stata richiesta ed accordata all’odierno assegnatario sig. Alessandro Controzzi.

Dalla documentazione allegata Gruppo Finelco ha dimostrato che dal 1999  il nome e marchio registrato Pronto Fido  individua la attività di fornitura di servizi vari e concernenti attività di assistenza agli animali domestici fornita dal Gruppo Finelco S.p.a., e che tale marchio era da tempo utilizzato sulla rete Internet.

Dal 1999 ad oggi Pronto Fido ha acquistato grande notorietà grazie alla campagna pubblicitaria organizzata dal Gruppo Fineco. Unitamente al ricorso sono stati infatti depositati numerosi articoli di quotidiani, volantini, messaggi di sponsorizzazioni da parte di personaggi famosi, e messaggi pubblicitari diffusi da emittenti radiofoniche molto ascoltate come Radio 105 e Radio Monte Carlo. Con particolare riferimento a questi ultimi, il ricorrente ha depositato il calendario dei messaggi pubblicitari di Pronto Fido diffusi dalle due emittenti radiofoniche e gli indici di ascolto quotidiani e settimanali che le due emittenti raggiungono. 

Tutto ciò dimostra ampiamente che Pronto Fido è un marchio noto e che la attività da esso contraddistinta è stata pubblicizzata e sponsorizzata in molti modi dal ricorrente, tanto che i siti internt Prontofido registrati dal ricorrente raggiungono le 3.000 visite  settimanali. 

Il sig Alessandro Controzzi ha registrato il nome a dominio prontofido.it a novembre 2003, quando era stato lasciato libero dal precedente assegnatario e attuale ricorrente. 

Non v’è dubbio, vista la documentazione prodotta, che nel novembre 2003 l’attività di Pronto Fido così come creata dal Gruppo Finelco non solo era già nota al pubblico da qualche anno ma era stata oggetto di una massiccia campagna pubblicitaria. Dal settembre 2003 al novembre 2003 Radio 105 e Radio Monte Carlo hanno diffuso su iniziativa del ricorrente ben 7 messaggi pubblicitari al giorno.  

Si deve necessariamente dedurre che quando il sig. Alessandro Controzzi ha registrato il nome a dominio prontofido.it era senza dubbio a conoscenza della attività svolta dal Gruppo Finelco già titolare del marchio Pronto Fido e di tutti i domini prontofido.com, .net, .org e fino a qualche mese prima anche .it. 

Il sig. Alessandro Controzzi, tanto conosceva la attività di Pronto Fido che, a sua volta, ha registrato il dominio prontofido.it ed ha allestito la stessa attività organizzata dalla Gruppo Finelco. 

Il resistente quindi ha registrato come nome a dominio il marchio del Gruppo Finelco e lo ha utilizzato per fornire gli stessi servizi forniti da Gruppo Finelco. 

E’ evidente che il sig. Alessandro Controzzi ha sfruttato la notorietà del marchio Pronto Fido in suo favore registrando prontofido.it e fornendo agli utenti internet la stessa attività. 

Chi vada alla pagina web corrispondente all’indirizzo prontofido.it non è in grado di capire che non sta visitando il sito internet del Gruppo Finelco e quindi del servizio Pronto Fido da questi pubblicizzato. Tanto più che gli stessi utenti fino a qualche mese prima che prontofido.it fosse registrato dall’attuale assegnatario vi trovavano proprio il servizio della Pronto Fido. Ora lo stesso utente trova allo stesso indirizzo la stessa attività che conosce essere svolta dal Gruppo Finelco e non può rendersi conto che  non si sta rivolgendo al Pronto Fido che conosce ma ad altri.

Da tutto ciò risulta evidente la malafede del sig. Alessandro Controzzi nel registrare e mantenere un nome a dominio corrispondente al marchio del Gruppo Finelco, utilizzandone la notorietà per attirare utenti internet sul proprio sito, anche se in esso si specifica che non si vendono prodotti commerciali e non si svolge attività a fini di lucro. Con ciò impedisce al legittimo titolare del marchio Pronto Fido di registrare il corrispondente nome a dominio prontofido.it. 
Il collegio ritiene quindi che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio prontofido.it sono stati effettuati in malafede.

P.Q.M.

si dispone la riassegnazione del nome a domino prontofido.it al Gruppo Finelco S.p.a con sede in Milano, Via Turati 9. 

La presente decisione sarà comunicata al Registro per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 20 gennaio 2005

Avv. Raffaele Sperati.
 


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