Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
PROMETHEAN.IT
Ricorrente: Promethean Limited (avv.ti Nino Di Bella, Vanessa Franchini)
Resistente: Intervideo s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Francesco Trotta
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 17 maggio 2010, la
Promethean Limited, con sede in Promethean House, Lower Philips Road,
Blackburn – Lancashire, c.a.p. BB1 5TH, in persona del suo legale
rappresentante sig. Neil Johnson, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Nino Di Bella e Vanessa Franchini, presso lo studio dei quali in
Milano, Piazza Belgioioso 2, si domiciliava giusta delega in calce al
ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.
3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
"it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
promethean.it, registrato dalla società Intervideo s.r.l.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio promethean.it era stato creato il 10 febbraio 2009 ed era registrato a nome della Intervideo s.r.l.;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.promethean.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 24 maggio
2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il
tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo
risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a
C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico
tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. per
irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato.
L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la
data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del
plico raccomandato (29 maggio 2010) e da tale data è quindi
decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico
inviato alla Resistente, il 24 giugno 2010 nominava quale esperto il
sottoscritto avv. Francesco Trotta, il quale il successivo 28 giugno
accettava l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Promethean Limited, società attiva nel mercato delle
tecnologie interattive per l’apprendimento, deduce e
documenta essere stati depositati i seguenti marchi:
- - marchio comunitario n. 3649423 “PROMETHEAN” depositato il 3 febbraio 2004 e registrato il 6 luglio 2005;
- -
marchio comunitario n. 1652973 “PROMETHEAN” depositato il
20 aprile 2000 e registrato il 3 settembre 2001 con domanda di rinnovo
depositata il 19 aprile 2010.
La
Ricorrente sostiene inoltre di aver registrato diversi nomi a dominio
che includono la parola “PROMETHEAN”, tra i quali
prometheanworld.com e prometheanplanet.com.
La Ricorrente afferma poi che il nome a dominio in contestazione
è identico al marchio da essa registrato ed alla sua
denominazione sociale, creando ciò confusione nel pubblico degli
utenti e consumatori.
La Ricorrente asserisce anche che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, in quanto:
- 1)
la Ricorrente non ha in alcun modo autorizzato l’attuale
assegnatario del nome a dominio in contestazione all’uso e/o
registrazione di tale nome a dominio;
- 2) la Resistente non è collegata alla Ricorrente, ma opera in diretta concorrenza con essa;
- 3)
non v’è alcuna prova che la Resistente, prima di aver
avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si
è oggettivamente preparata ad utilizzare il nome a dominio od un
nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e
servizi;
- 4)
digitando il nome a dominio in contestazione, originariamente si
verificava un reindirizzamento automatico al sito web
www.intervideosrl.com, attraverso il quale la Resistente commercializza
prodotti di tecnologia interattiva per l’apprendimento
contrassegnati dal marchio SMART, in diretta concorrenza con i prodotti
della Ricorrente, mentre, attualmente, a seguito dell’intimazione
della Ricorrente di interrompere l’uso del nome a dominio in
contestazione, quest’ultimo reindirizza ad una pagina bianca
vuota;
- 5)
la Resistente non è conosciuta con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio.
La Ricorrente individua infine la malafede della Resistente, in quanto:
- 1)
al momento della registrazione del nome a dominio in contestazione,
l’attuale assegnatario non poteva non conoscere il marchio della
Ricorrente, considerando la sua notorietà ed il fatto che la
Resistente opera in diretta concorrenza con la Ricorrente;
- 2)
la Resistente non aveva ricevuto alcun consenso o autorizzazione da
parte della Ricorrente per registrare il nome a dominio in
contestazione;
- 3) la Resistente non sta facendo alcun uso del nome a dominio in contestazione;
- 4) la Resistente, pur essendo stata diffidata dalla Ricorrente, ha proseguito nella propria condotta illecita.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della Resistente
La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.
Nulla è pervenuto neppure a seguito della e-mail di
comunicazione dell’inizio della procedura.
Motivi della decisione
I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) Identità e confondibilità del nome a dominio.
In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché
si possa riscontrare il requisito della identità o
confondibilità “il nome
a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto
ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente
vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Il nome a dominio in contestazione corrisponde sia alla denominazione
sociale della Ricorrente, sia ai marchi da essa registrati.
Risulta quindi soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
L’art. 3.6, III comma del Regolamento prevede che “il
resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a
dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere
avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si
è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome
ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi,
oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o
ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c)
che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
La Resistente, pur essendo stata messa in condizione di controdedurre e
provare un proprio concorrente diritto o titolo all’uso del nome
a dominio PROMETHEAN.IT, non ha inviato le proprie difese a
C.R.D.D, non fornendo quindi al sottoscritto elementi dai quali dedurre
un suo diritto o titolo all’uso del nome a dominio oggetto della
procedura.
Né risulta alcun sito web attivo corrispondente al dominio in
contestazione, dal quale poter dedurre l’esistenza di alcuna
delle circostanze ex art. 3.6, III co., punti a), b), c) del
Regolamento e dunque un concorrente diritto o titolo della Resistente
sul nome a dominio oggetto della presente procedura.
Si deve quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito
previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
c) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio
ritiene il sottoscritto esperto che essa sia stata provata da
più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente
di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio.
Innanzitutto si osserva che da ricerche effettuate dal sottoscritto
esperto è emersa la notorietà della Ricorrente, per cui
è difficile ritenere che la Resistente ignorasse, al momento
della registrazione, l’esistenza di tale marchio, sul quale la
Resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun
diritto, considerando anche che essa opera nel medesimo settore della
Ricorrente.
Se a ciò si aggiunge che sul sito della Resistente non appare
essere svolta alcuna attività, non trovandosi
all’indirizzo www.promethean.it alcun sito web attivo, si
può facilmente dedurre che la registrazione ed il mantenimento
del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito
di un più ampio disegno accaparratorio.
Si deve rilevare a questo proposito che la detenzione passiva (passive holding)
di un nome a dominio è pacificamente ritenuta elemento di
malafede. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo,
senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti
ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) sia che
l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio
registrato (visto che dopo più di un anno dalla registrazione,
il sito non risulta ancora utilizzato dalla Resistente), sia che il
dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare
un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Altro elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione
al Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un
indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia
- 1)
la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per
impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione
anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto
nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione,
marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio
corrispondente (lett. b);
- 2)
la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal
resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un
concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
- 3)
la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,
utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con
un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett.
d) .
Nel
caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub
e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a
dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato
per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare
del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. La
Ricorrente ha indicato tale circostanza quale indice della malafede
della Resistente. Essa è sicuramente applicabile al caso di
specie, non avendo la Resistente, titolare del nome a dominio,
provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile
collegamento con il nome a dominio registrato.
Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia
dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6,
I comma, lett. c) del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio promethean.it alla
Promethean Limited, con sede in Promethean House, Lower Philips Road,
Blackburn – Lancashire, c.a.p. BB1 5TH.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 9 luglio 2010
Avv. Francesco Trotta
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