Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
PROMETHEAN.IT

Ricorrente: Promethean Limited (avv.ti Nino Di Bella, Vanessa Franchini)
Resistente: Intervideo s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Francesco Trotta

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 17 maggio 2010, la Promethean Limited, con sede in Promethean House, Lower Philips Road, Blackburn – Lancashire, c.a.p. BB1 5TH, in persona del suo legale rappresentante sig. Neil Johnson, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Di Bella e Vanessa Franchini, presso lo studio dei quali in Milano, Piazza Belgioioso 2, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio promethean.it, registrato dalla società Intervideo s.r.l.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio promethean.it era stato creato il 10 febbraio 2009 ed era registrato a nome della Intervideo s.r.l.;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.promethean.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 24 maggio 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. per irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (29 maggio 2010) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato alla Resistente, il 24 giugno 2010 nominava quale esperto il sottoscritto avv. Francesco Trotta, il quale il successivo 28 giugno accettava l'incarico.
 
Allegazioni della Ricorrente.

La Promethean Limited, società attiva nel mercato delle tecnologie interattive per l’apprendimento,  deduce e documenta essere stati depositati i seguenti marchi:
  • - marchio comunitario n. 3649423 “PROMETHEAN” depositato il 3 febbraio 2004 e registrato il 6 luglio 2005;
  • - marchio comunitario n. 1652973 “PROMETHEAN” depositato il 20 aprile 2000 e registrato il 3 settembre 2001 con domanda di rinnovo depositata il 19 aprile 2010.
La Ricorrente sostiene inoltre di aver registrato diversi nomi a dominio che includono la parola “PROMETHEAN”, tra i quali prometheanworld.com e prometheanplanet.com.

La Ricorrente afferma poi che il nome a dominio in contestazione è identico al marchio da essa registrato ed alla sua denominazione sociale, creando ciò confusione nel pubblico degli utenti e consumatori.

La Ricorrente asserisce anche che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, in quanto:
  • 1)    la Ricorrente non ha in alcun modo autorizzato l’attuale assegnatario del nome a dominio in contestazione all’uso e/o registrazione di tale nome a dominio;
  • 2)    la Resistente non è collegata alla Ricorrente, ma opera in diretta concorrenza con essa;
  • 3)    non v’è alcuna prova che la Resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è oggettivamente preparata ad utilizzare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi;
  • 4)    digitando il nome a dominio in contestazione, originariamente si verificava un reindirizzamento automatico al sito web www.intervideosrl.com, attraverso il quale la Resistente commercializza prodotti di tecnologia interattiva per l’apprendimento contrassegnati dal marchio SMART, in diretta concorrenza con i prodotti della Ricorrente, mentre, attualmente, a seguito dell’intimazione della Ricorrente di interrompere l’uso del nome a dominio in contestazione, quest’ultimo reindirizza ad una pagina bianca vuota; 
  • 5)    la Resistente non è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio.
La Ricorrente individua infine la malafede della Resistente, in quanto:
  • 1)    al momento della registrazione del nome a dominio in contestazione, l’attuale assegnatario non poteva non conoscere il marchio della Ricorrente, considerando la sua notorietà ed il fatto che la Resistente opera in diretta concorrenza con la Ricorrente;
  • 2)    la Resistente non aveva ricevuto alcun consenso o autorizzazione da parte della Ricorrente per registrare il nome a dominio in contestazione;
  • 3)    la Resistente non sta facendo alcun uso del nome a dominio in contestazione;
  • 4)    la Resistente, pur essendo stata diffidata dalla Ricorrente, ha proseguito nella propria condotta illecita.
 Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente

La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla è pervenuto neppure a seguito della e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura.

Motivi della decisione

I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Il nome a dominio in contestazione corrisponde sia alla denominazione sociale della Ricorrente, sia ai marchi da essa registrati.

Risulta quindi soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

L’art. 3.6, III comma del Regolamento prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

La Resistente, pur essendo stata messa in condizione di controdedurre e provare un proprio concorrente diritto o titolo all’uso del nome a dominio PROMETHEAN.IT, non ha inviato le proprie  difese a C.R.D.D, non fornendo quindi al sottoscritto elementi dai quali dedurre un suo diritto o titolo all’uso del nome a dominio oggetto della procedura. 

Né risulta alcun sito web attivo corrispondente al dominio in contestazione, dal quale poter dedurre l’esistenza di alcuna delle circostanze ex art. 3.6, III co., punti a), b), c) del Regolamento e dunque un concorrente diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura.

 Si deve quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

c) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio ritiene il sottoscritto esperto che essa sia stata provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto si osserva che da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto è emersa la notorietà della Ricorrente, per cui è difficile ritenere che la Resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio, sul quale la Resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto, considerando anche che essa opera nel medesimo settore della Ricorrente. 

Se a ciò si aggiunge che sul sito della Resistente non appare essere svolta alcuna attività, non trovandosi all’indirizzo www.promethean.it alcun sito web attivo, si può facilmente dedurre che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.

Si deve rilevare a questo proposito che la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio è pacificamente ritenuta elemento di malafede. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo, senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo più di un anno dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dalla Resistente), sia che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Altro elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia
  • 1) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente  (lett. b);
  • 2) la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
  • 3) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett. d) .
Nel caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. La Ricorrente ha indicato tale circostanza quale indice della malafede della Resistente. Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo la Resistente,  titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato.

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio promethean.it alla Promethean Limited, con sede in Promethean House, Lower Philips Road, Blackburn – Lancashire, c.a.p. BB1 5TH.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 9 luglio 2010                                                                            

Avv. Francesco Trotta




inizio sito
inizio sito
E-mail: svp @ crdd.it
Manda un messaggio
inizio pagina

inizio pagina