Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 26 aprile 2001, la  Playboy Enterprises International, Inc. con sede in 680 North Lake Shore Drive 
Chicago, IL 60611 USA e la Playboy Products & Services International, B.V., con sede in Koningslaaan 34  1075 AD Amsterdam, Olanda, rappresentate  dall’avv. Fabio Angelini, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio PLAYBOYTV.IT, PLAYBOYONLINE.IT, PLAYBOYTELEVISION.IT, PLAYBOYWEB.IT, PLAYBOYSTORY.IT, PLAYBOYSTORE.IT, PLAYBOYNEWS.IT, registrati dalla Gruppo Euromedia s.r.l., con sede in via Gioacchino Murat 23, 20159 Milano. 

In data 27 aprile 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante agli indirizzi www.playboytv.it, playboyonline.it, playboytelevision.it, playboyweb.it, playboystory.it, playboystore.it, playboynews.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che i domini playboytv.it, playboyonline.it, playboytelevision.it, risultavano assegnati al Gruppo Euromedia s.r.l. dal 14 aprile 2000; mentre i domini playboystory.it e playboynews.it risultavano assegnati dal 30 agosto 2000 e playboystore dal 31 agosto 2000.
- che i domini playboytv.it, playboyonline.it, playboytelevision.it erano stati sottoposti a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 18 agosto 2000, mentre i domini playboystory.it,  playboystore e playboynews.it risultavano contestati in data 30 gennaio 2001;
- che tutti gli indirizzi in oggetto (ad esclusione di Playboystory.it) ridirigono tutti automaticamente il visitatore al sito http://www.globalmotors.it

In data 30 aprile 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 3 maggio la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

In data 28 maggio 2001, giorno della scadenza del termine per le repliche del resistente, perveniva alla Crdd lettera da parte dell’avv. Andrea Gatto, per conto di Gruppo Euromedia s.r.l., il quale comunicava di aver iniziato un giudizio innanzi al tribunale civile di Milano in relazione ai nomi a dominio in contestazione. Peraltro, la copia della citazione allegata non riportava alcuna evidenza della notifica del suddetto atto di citazione, ragione per cui la Crdd nominava in data 29 maggio 2001 il sottoscritto saggio, il quale il giorno successivo accettava l’incarico.

Espongono e documentano le ricorrenti Playboy Enterprises International, Inc. e  Playboy Products & Services International, B.V. (nel seguito collettivamente indicate come PEI) di essere titolari del marchio PLAYBOY, marchio registrato in diversi Paesi del mondo, Italia inclusa, dove è stato depositato fin dal 12 giugno 1963, registrato col numero 188866, e successivamente rinnovato con la registrazione n. 422568, nonché numerosissimi altri marchi a componente PLAYBOY. Entrambe le richiedenti vantano un autonomo diritto ai rimedi e alle garanzie di protezione del diritto che sono previste dalla legge italiana, la prima perché è la titolare del marchio, la seconda essendo la licenziataria esclusiva del marchio e quindi essendo autorizzata a ciò a titolo autonomo.

Le ricorrenti affermano che la rinomanza e la fama del marchio  PLAYBOY sono il risultato di quasi cinquanta anni di imprenditorialità nel settore dell'intrattenimento. La rivista Playboy è pubblicata in 15 paesi, tra cui l'Italia, dove  è pubblicata ininterrottamente da 28 anni.

La PEI ha da tempo sviluppato una fortissima presenza con la produzione ed il marketing di programmi attraverso TV sia locali, sia internazionali e tramite la vendita di videocassette e DVD. Inoltre, durante la fine del 1999, la PEI è entrata in una joint venture con una sussidiaria del gruppo Cisneros, creando la Playboy TV International LLC (PTVI) che possiede, opera e lancerà il network della PTVI al di fuori degli Stati Uniti e del Canada verso il mercato europeo dove è già presente, via satellite, in alcuni paesi. Risulta essere inoltre una delle prime che sia mai stata quotata al New York Stock Exchange, ed al Pacific Exchange

La PEI è presente anche su Internet con diversi siti ad intenso traffico. Tra questi PLAYBOY.COM è la destinazione più ricercata tra i siti web per adulti in Internet assieme ad altri (PLAYBOYNEWS.COM, PLAYBOYCYBERCLUB, PLAYBOYSTORE, PLAYBOYAUCTIONS). 
Le ricorrenti documentano inoltre che, nel momento in cui richiesero la  registrazione del nome a dominio PLAYBOYTV, sono venute a conoscenza del fatto che una società basata a Milano, il Gruppo Euromedia S.r.l., una società che opera del settore della produzione media e televisiva, aveva registrato, il 14 aprile 2000, non solo il dominio PLAYBOYTV.IT, ma anche altri due nomi a dominio: PLAYBOYTELEVISION.IT, PLAYBOYONLINE.IT. 

Ricerche rilevarono inoltre che questa società aveva registrato circa altri 400 nomi a dominio sotto il ccTLD .it, tra questi BLOCKBUSTERTV.IT GRUPPOOLIVETTI.IT, ILSOLE24OREONLINE.IT, INFOSTRADAONLINE.IT, ISORARIORAI.IT, LAREPUBBLICAONLINE.IT, MEDIASETTV.IT, RADIODIMENSIONESUONO.IT  e molti altri. 
Nonostante un’offerta della PEI, volta ad offrire un rimborso dei costi di registrazione in cambio della cessione dei siti, il Gruppo Euromedia rifiutò.
Tale esito ebbe anche il successivo tentativo, allorché la PEI, a seguito di ricerche nei gTLD (.com, .org e .net), scoprendo che anche i nomi a dominio PLAYBOYNEWS.NET, PLAYBOYNEWS.ORG, PLAYBOYSTORY.COM, PLAYBOYSTORY.NET e PLAYBOYSTORY.ORG erano stati registrati (in data 29 agosto 2000) dal sig.  Luciano Borri,  legale rappresentante del Gruppo Euromedia, tentò nuovamente l’offerta.
A seguito di controlli successivi, fu scoperto che il Gruppo Euromedia, dopo aver ricevuto la prima lettera di diffida il 7 agosto del 2000 aveva registrato, il 30 agosto 2000, altri tre nomi a dominio a componente PLAYBOY: PLAYBOYNEWS.IT, PLAYBOYSTORE.IT, PLAYBOYSTORY.IT. I primi due erano "hyperlinkati" con il nome a dominio e web site GLOBALMOTORS.IT (anche questo connesso al Gruppo Euromedia). Ulteriori verifiche accertarono che allo stesso web site erano stati "hyperlinkati" i quattro domini che erano già stati contestati (PLAYBOYTV.IT, PLAYBOYTELEVISION.IT, PLAYBOYONLINE.IT, PLAYBOYWEB.IT), mentre PLAYBOYSTORY.IT aveva una sua pagina web.
A seguito dell’ulteriore rifiuto del Gruppo Euromedia ad una ultima richiesta, le ricorrenti hanno deciso di agire attivando una procedura di riassegnazione. 

La resistente non ha provveduto a far pervenire alcuna replica nei termini sanciti dall’articolo 5 delle Procedure di Riassegnazione. Tuttavia, nella copia della citazione inviata il 28 maggio 2001 (nella quale, si ripete, nessuna evidenza risulta dell’avvenuta notifica), Gruppo Euromedia conferma: di aver ricevuto il ricorso introduttivo della presente procedura il 3 maggio 2001; di aver registrato i nomi a dominio contestati; che essi puntano tutti (meno playboystory.it) all’indirizzo www.globalmotors.it. 

Sostanzialmente confermate in punto di fatto le allegazioni del ricorrente, Gruppo Euromedia deduce di aver pieno diritto ai nomi a dominio in contestazione, affermando di averli legittimamente registrati secondo le regole di naming sulla base del principio “first came, first served” e negando l’applicabilità ai nomi a dominio della normativa relativa ai marchi. In subordine, la resistente deduce la non assoluta coincidenza dei nomi a dominio ai marchi registrati dalla ricorrente, che escluderebbe fondamento alle pretese della PEI anche qualora si volesse applicare la normativa relativa ai marchi.

In via preliminare, è da esaminare se la comunicazione dell’avv. Gatto, per conto della resistente Gruppo Editoriale, di aver iniziato un procedimento innanzi al tribunale di Milano avente ad oggetto i nomi a dominio in contestazione sia elemento sufficiente a provocare la estinzione della procedura ai sensi dell’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming. 

La risposta, in mancanza di una positiva prova che la notificazione dell'atto di citazione (allegato dall’avv. Gatto in copia fotostatica) si sia effettivamente perfezionata, non può che essere negativa. La giurisprudenza relativa alle procedure di riassegnazione italiane già in passato ha avuto modo di occuparsi della questione, rilevando che laddove l’art. 16.3, u.c. delle regole di naming impone al saggio di dichiarare estinta la procedura ove durante il suo corso sia introdotto un procedimento innanzi al giudice ordinario, non può che riferirsi al momento della notifica dell’atto di citazione (così decisione 7/12/2000, dominio mastercard.it, saggio Alessandro Zampone, pubblicata su http://www.crdd.it/decisioni/ mastercard.htm).

La Corte di cassazione ha più volte affermato che per determinare la data di inizio di un processo, occorre avere riguardo alla data di notifica della citazione (Cass. 11 agosto 1994 n. 7352). Ha inoltre specificato che il rapporto processuale si instaura con una valida notifica, tanto che, nel caso in cui essa si debba rinnovare, gli effetti processuali non retroagiscono alla prima notifica, sicché, ai fini della corretta applicazione del criterio della prevenzione, occorre avere riguardo alla data della notifica rinnovata, non essendo a tale scopo utilizzabile neppure l'iscrizione a ruolo seguita alla prima notifica (Cass. 9 ottobre 1998, n. 10008).

Sulla base del disposto dell’art. 2697 del codice civile (indubbiamente applicabile alle procedure di riassegnazione, sia come principio generale dell’ordinamento, sia in virtù del richiamo di cui all’art. 15, I comma della procedure di riassegnazione), è onere del resistente dimostrare il fatto cui le regole di naming deducono fanno conseguire la estinzione del procedimento.
Per tale motivo, sinché il ricorrente non dimostri che la citazione è stata effettivamente notificata alla parte ricorrente, il saggio non può ritenere dimostrata l’introduzione di un giudizio avente ad oggetto il nome a dominio contestato, il cui effetto sia quello di condurre all'estinzione della procedura. 

 Dato che al momento in cui il presente procedimento è stato affidato a questo collegio unipersonale non erano stati prodotti agli atti documenti atti ad attestare non solo la notifica, ma neppure la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la sottoscritta non può esimersi dal decidere la presente controversia sulla base di quanto acquisito entro i termini previsti dall’art. 5, primo comma delle procedure di riassegnazione; essendo ogni eventuale produzione posteriore alla scadenza di tale termine colpita  dalla inammissibilità sancita dall’art. 14, I comma delle procedure di riassegnazione.

Ciò ovviamente non preclude al resistente di avvalersi in seguito del disposto dell'art. 16.11 delle regole di naming e documentare adeguatamente alla RA l'introduzione del giudizio; tenendo presente, sotto tale profilo, che essendo applicabili al presente procedimento, ex art. 21 delle procedure di riassegnazione, le norme in vigore al momento della presentazione del ricorso, il termine per l’invio presso la Registration Authority della documentazione attestante l’avvenuta notifica della citazione dovrà essere effettuato nei termini previsti dall’art. 16.11 nella versione delle regole n. 3.4, ossia entro 10 giorni dal momento in cui sia comunicato dal resistente stesso alla Registration Authority l’introduzione di un procedimento giudiziario relativo ai nomi a dominio contestati.

Secondo quanto disposto dall’art. 16.6 delle Regole di Naming nella versione 3.4 (testo applicabile ex art. 21 delle procedure di riassegnazione in quanto in vigore al momento della presentazione del ricorso), perché un nome a dominio possa essere riassegnato devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:

a) il nome a dominio contestato deve essere identico, o tale da indurre confusione, rispetto ad un marchio sul quale il ricorrente vanti dei diritti
b) il resistente non abbia diritto o titolo alcuno in relazione al nome a dominio contestato, e
c)  il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede.

Qualora sussistano tutte e tre le suddette condizioni, il nome a dominio sarà trasferito al ricorrente.

I domini in contestazione sono formati dal marchio playboy, seguiti da altre parole quali TV, WEB, TELEVISION, STORY, NEWS, STORE, ON LINE; essendo tali parole descrittive e generiche, ed ormai di uso comune, non sono capaci di attribuire al dominio quel carattere di originalità che lo renderebbe autonomamente tutelabile.

Oltre all’evidente fatto che la parola ”playboy” è l’elemento caratterizzante della denominazione delle ricorrenti, queste ultima hanno dimostrato ampiamente come il marchio “playboy” (registrato dalla PEI in molti paesi del mondo, compresa l’Italia, ove è depositato fin dal 12 giugno 1963),  sia un marchio di rilevanza internazionale.

          Risulta quindi realizzata la condizione prevista dall’art.16.6 (a), avendo le ricorrenti dimostrato che i nomi a dominio sono tali da indurre confusione rispetto al marchio di cui esse sono titolari.

Secondo la pacifica interpretazione sin’ora seguita nelle procedure di riassegnazione, una volta dimostrato dal ricorrente un proprio diritto all’uso del nome a dominio, oppure il fatto che esso induca in confusione l’utente di internet, spetta al resistente dimostrare a sua volta la sussistenza di un proprio concorrente diritto o titolo. 

Non avendo lo stesso presentato alcuna memoria difensiva nei termini perentori previsti dall’art. 5 delle procedure di riassegnazione, la resistente non ha fornito alcuna prova di tale suo concorrente diritto o titolo.

Nè possono condividersi sul punto le deduzioni della ricorrente stessa contenute nella copia dell’atto di citazione inviato dall’avv. Gatto, secondo le quali per i nomi a dominio su internet varrebbe soltanto il principio “prior in tempore, potior in jure” (first came, first served).

Come è stato giustamente osservato in una precedente pronuncia (decisione 2/3/2001, dominio guidasposi.it, saggio Nicola Adragna, pubblicata su http://www.crdd.it/decisioni/guidasposi.htm), il diritto o il titolo del resistente al nome a dominio in contestazione non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. La contraria interpretazione renderebbe le procedure di riassegnazione prive di senso, in quanto comunque i resistenti dovrebbero essere ritenuti titolari di un diritto sui nomi a dominio in contestazione per il solo fatto di averli registrati per primi, ed i ricorrenti non potrebbe mai risultare vittoriosi, in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art.16.6.b, che sarebbe comunque escluso a priori dalla avvenuta registrazione. 
Non avendo quindi la resistente provato nè un proprio autonomo titolo ai nomi a dominio, nè alcuna delle circostanze da cui l’art. 16.6, u.c. deduce una presunzione juris et de jure di titolarità del dominio stesso,   deve intendersi realizzata anche la condizione prevista dall’art. 16.6 (b).

Per quanto riguarda l’art. 16.6 (c) delle Regole di Naming, occorre provare che il nome a dominio sia stato registrato e venga utilizzato in mala fede.

Questo collegio ritiene che le circostanze documentate dalla ricorrente dimostrino ampiamente la sussistenza della registrazione e del mantenimento in mala fede del nome a dominio in questione.

Il Gruppo Euromedia è una società che opera nel mondo dei media, stesso settore d’attività della PEI (la quale opera già nel settore da circa 47 anni), quindi in diretta competizione con PEI stessa. E’ assolutamente inverosimile che la resistente nel registrare i sette domini in contestazione lo abbia fatto nella totale ignoranza del marchio Playboy. Né può risultare credibile che l’attuale assegnataria non fosse a conoscenza dei diritti che la PEI vanta sul marchio Playboy. Quindi l’aver registrato i nomi a dominio in contestazione incorporanti il marchio playboy non può che qualificarsi come comportamento illegittimo, tenuto con la sola intenzione di beneficiare della rinomanza del marchio in oggetto, ai fini di attrarre gli utenti Internet nel proprio sito creando motivi di confusione con il marchio registrato dalla PEI.

Secondo la ricorrente, le cui affermazioni non sono state contestate, ma anzi sono state confermate nella citazione della resistente stessa, Gruppo Euromedia avrebbe inoltre registrato un numero assai elevato di nomi a dominio corrispondenti a marchi celebri ed a personaggi famosi (tra gli altri adrianocelentanofansclub.it, claudiobaglionifansclub.it, blockbusteronline.it, blockbustertv.it, blockbusterweb.it, gruppoolivetti.it, ilsole24oreonline.it, isoradiorai.it, radiodimensionesuono.it). In effetti da controlli effettuati sul data base della Registration Authority le affermazioni della ricorrente vengono confermate. 

Appare quindi che la registrazione di tali nomi a dominio contestati rientri in un ben definito disegno di registrazione di nomi su cui la società Gruppo Euromedia non ha alcun diritto. In altre parole, sembra ci si trovi di fronte ad una classica operazione di cybersquatting.

Il Gruppo Euromedia, dopo essere stato informato dei diritti che la PEI vantava sul marchio playboy, e dopo aver ricevuto offerta di rimborso dei costi di registrazione e la rinuncia ad ogni tipo di azione nei suoi confronti, ha continuato nella sua opera procedendo a registrare altri tre nomi a dominio playboynews.it, playboystore.it, playboystory.it., creando un collegamento con il proprio sito.

Non meno rilevante sembra essere la circostanza che il rappresentante legale della suddetta società sia la stessa persona che, successivamente alla prima diffida ricevuta dalla società che tale individuo rappresentava, ha registrato playboynews.net, playboynews.org, playboystory.com, playboystory.net, playboystory.org. perseverando così nell’attività di cybersquatting.

A ciò deve aggiungersi l’esistenza di un’altra situazione di fatto, dichiarata dalla ricorrente, confermata dalla resistente nell’atto di citazione prodotto e verificabile su internet: ossia che tutti i domini oggetto della presente procedura (ad esclusione di playboystory.it) non fanno riferimento a distinti siti web, ma reindirizzano tutti automaticamente l’utente all’indirizzo  http://www.globalmotors.it

Ed infatti, digitando su un browser i nomi dei domini in contestazione preceduti da www (p.es: http://www.playboytv.it) sullo schermo compare l’home page del sito www.globalmotors.it (la cui registrazione è anch’essa riconducibile alla società resistente); il cui indirizzo, si sostituisce, nella finestra di comando del browser, a quello digitato dall’utente. Attraverso il comando contenuto nelle pagine html poste agli indirizzi corrispondenti ai nomi a dominio in contestazione, il browser dell’utente è quindi costretto a caricare e mostrare l’home page di www.globalmotors.it. Non si tratta quindi di un semplice meccanismo di attribuzione di un indirizzo alfanumerico (p.es.: www.playboytv.it) ad un indirizzo IP sul quale risponde il server della resistente, ma di un sistema più complesso per gestire, al di la della volontà dell’utente, le operazioni compiute dal browser dell’utente stesso. 

E’ evidente da ciò che i domini in questione non sono stati registrati ciascuno nell’ambito di un autonomo progetto imprenditoriale, ma semplicemente per deviare su un altro sito  utenti di Internet attratti dal noto nome della rivista “Playboy”. Comportamento questo che non può certo essere ritenuto di buonafede, stante la già evidenziata posizione di concorrenza fra le due aziende, ambedue operanti nel settore editoriale.

Si ritiene pertanto che, sulla base delle circostanze sopra indicate, la malafede della registrante sia ampiamente provata. 

La domanda delle ricorrenti appare fondata e come tale va accolta.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti Norme di Naming Italiane, si dispone il trasferimento dei nomi a dominio PLAYBOYTV.IT, PLAYBOYONLINE.IT, PLAYBOYTELEVISION.IT, PLAYBOYWEB.IT, PLAYBOYSTORY.IT, PLAYBOYSTORE.IT, PLAYBOYNEWS.IT dalla Gruppo Euromedia S.r.l. a favore di Playboy Products & Services International, B.V., con sede in Koningslaaan 34  1075 AD Amsterdam, Olanda.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority Italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art.16.11 delle Regole di Naming.

Roma, 1 giugno 2001