Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 3 ottobre 2014 la Dama s.p.a., con sede in Via Piemonte 174, 21100 Varese, in persona del suo amministratore delegato dott. Andrea Dini, rappresentata nella presente procedura dalla dott.ssa  Mara Elena Mondolfo, domiciliata presso la Società italiana brevetti, piazza di Pietra 39, 00186 Roma, giusta delega contenuta nell’opposizione del nome a dominio paulandshark.it inviata al Registro del ccTLD .it il 14 ottobre 2013, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio paulandshark.it, registrato dalla Brainpool Media Ltd., con sede in B1 Business Centre, Suite 206 Davifield Road, Blackburn BB1 2QY Lancashire (UK).

Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio paulandshark.it era stato creato il 31 maggio 2014 ed era registrato a nome della  Brainpool Media Ltd.;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.paulandshark.it si giungeva ad una pagina web contenente link sponsorizzati ad altri siti.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 9 ottobre 2014 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro. 

Il plico veniva restituito dalle poste il 27 novembre 2014, con l’indicazione che la consegna, tentata il 16 ottobre 2014, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Lo stesso giorno C.R.D.D. comunicava per e-mail alla Ricorrente ed al Resistente (al suo indirizzo di posta elettronica risultante dal database whois) che la data del 16 ottobre 2014 era da intendersi quale data di inizio della procedura e di decorrenza del termine per l’invio di memorie da parte del Resistente, che pertanto detto termine era da intendersi ormai scaduto.

Pertanto C.R.D.D. nominava quale esperto l’avv. Alessandro Nicotra, che il successivo 1 dicembre 2014 accettava l’incarico.

La Ricorrente afferma e documenta di essere società attiva dal 1921 nel settore della moda e di essere titolare dei marchi Paul & Shark (registrazione italiana 495486 del 14 luglio 1988 e del marchio Paul & Shark Yachting (registrazione comunitaria n. 1475508 del 26 gennaio 2000). Tale marchio è ormai diffuso in tutto il mondo ed individua linee di abbigliamento sportivo.

La ricorrente rileva che il nome a dominio paulandshark.it è identico e comunque confondibile con i marchi di cui è titolare, senza che la Resistente sia mai stata autorizzata né ad utilizzare il marchio, né a registrare il nome a dominio. Sottolinea che sulla home page del dominio in contestazione vi sono pubblicità “pay per click” e link anche a società concorrenti, che evidenziano la volontà di sfruttare il dominio in modo confusorio al fine di attrarre utenza internet.
In relazione alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente evidenzia che la notorietà del proprio marchio esclude che il dominio sia stato registrato per pura coincidenza. Documenta inoltre che la società Resistente è titolare di una serie di nomi a domino identici a noti marchi, di cui palesemente essa non ha la titolarità

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica, nei termini assegnatigli dal Regolamento.


a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il nome a dominio “paulandshark.it” è indubbiamente identico o comunque assolutamente confondibile con i marchi registrati dalla Ricorrente. La “&” commerciale che unisce le parole “Paul” e “Shark” si pronuncia infatti in inglese “and”, sicché – non essendo la “&” ammissibile fra i caratteri dei nomi a dominio – l’utente di internet può fondatamente ritenere che il dominio paulandshark.it sia riferibile al marchio della ricorrente.

Risulta dunque sussistente il primo elemento per la riassegnazione del dominio.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

La Resistente non ha presentato proprie repliche;  né dalle ricerche operate d’ufficio su internet è emersa l’esistenza di alcuno degli elementi sussistendo i quali il Resistente si ritiene aver titolo al dominio in contestazione.

E’ quindi soddisfatto anche il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

c) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio è provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurla.

Innanzitutto, la notorietà del marchio Paul & Shark  esclude che la scelta di registrare il dominio in contestazione da parte della Resistente sia frutto di una mera coincidenza. Nè esiste alcun nesso oggettivamente rilevabile fra il nome a dominio in contestazione ed il nome della Resistente.

La circostanza è confermata dal fatto che la Brainpool Media Ltd. ha registrato  una serie di domini palesemente e volutamente confondibili con marchi famosi di cui non è titolare (p. es.: ilmessaggeo.it, fastewebnet.it, ryaniair.it, ebqy.it, etc.). Il che induce a ritenere che tale registrazione faccia parte di un ben più ampio disegno di cybersquatting.
   
Di fatto, poi, la registrazione del dominio da paulandshark.it da parte della  Brainpool Media Ltd. impedisce alla Ricorrente di riflettere in un nome a dominio un proprio marchio registrato.

A ciò si aggiunga il fatto che all’indirizzo comunicato al Registro e risultante dal  Whois la Ricorrente risulta sconosciuta; la circostanza è da tempo ritenuta dalle decisioni in tema di riassegnazione di nomi a dominio sintomatica della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento per dar luogo alla riassegnazione, il ricorso deve ritenersi fondato e come tale va accolto.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio paulandshark.it alla Dama s.p.a., con sede in Via Piemonte 174, 21100 Varese.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Roma, 15 dicembre 2014

Avv. Alessandro Nicotra.