Procedura di riassegnazione del nome a dominio
palermocalcio.it

Ricorrente: U.S. Città di Palermo s.p.a.
Resistente: Free Time Management Group s.r.l.
Collegio unipersonale: avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. in data 5/9/2007 la U.S. Città di Palermo s.p.a., con sede a Palermo, viale del Fante 11, c.a.p. 90146 in persona del legale rappresentante dott. Rinaldo Sagramola, rappresentata dall'avv. Salvatore Magazzù presso il cui studio in Palermo, via Mario Rutelli 38, c.a.p. 90143 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio "palermocalcio.it", assegnato alla Free Time Management Group s.r.l. con sede (indicata sul database whois del Registro) a Milano, via A. da Giussano 18, c.a.p. 20145.

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio palermocalcio.it era stato assegnato alla Free Time Management Group s.r.l. dal 21 gennaio 2000;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione registrata sul database whois del Registro; 
c) che all'indirizzo www.palermocalcio.it risulta una pagina web in cui in alto vi è l'immagine di alcuni giocatori della squadra di calcio del Palermo e più in basso la scritta “Prodotti ufficiali” e due link “T/Shirt Palermo” e “Il nostro prezzo: euro 19,90” cliccando sui quali si accede al sito www.calcioshop.it.

Pervenuto l’originale cartaceo del ricorso ed effettuati i necessari controlli, C.R.D.D. inviava alla Free Time Management Group s.r.l comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in quanto il destinatario risultava trasferito. 

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (13 settembre 2007) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.

 Scaduto tale termine, C.R.D.D. in data 11/10/2007 nominava quale esperto il sottoscritto Avv. Maria Luisa Buonpensiere, il quale accettava l'incarico il successivo 13/10/2007.

Posizione delle parti.

Allegazioni della Ricorrente.

  La Ricorrente U.S. Città di Palermo s.p.a. afferma e documenta essere nota società avente per oggetto sociale l’esercizio di attività sportive e di attività di natura commerciale, connesse al nome, all'immagine ed all'attività della propria squadra calcistica. Tale squadra è ampiamente conosciuta – continua la Ricorrente - non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, in quanto milita nella serie A del campionato di calcio italiano e ha partecipato anche a competizioni internazionali. Afferma di godere di diritti esclusivi sulla denominazione Palermocalcio, identificando quest'ultima, in modo inequivocabile, la squadra di calcio predetta in forza sia del marchio grafico, sia della notorietà che tale denominazione ha presso il pubblico in Italia e all’estero.  

Ad avviso della Ricorrente inoltre il nome a dominio in contestazione sarebbe stato registrato e mantenuto in malafede dall’attuale assegnataria allo scopo di attrarre sul corrispondente sito internet utenti per la pubblicizzazione e la vendita di articoli analoghi a quelli commercializzati dalla Ricorrente sia attraverso i propri negozi autorizzati, sia attraverso il proprio sito internet all’indirizzo www.ilpalermocalcio.it, dominio registrato proprio in quanto il dominio palermocalcio.it era già stato assegnato.  

Conclude pertanto la Ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio palermocalcio.it.

Posizione della Resistente.

La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

         Motivi della decisione.

a) Identità e confondibilità del nome.

In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Sotto questo profilo, occorre premettere che la società U.S. Città di Palermo s.p.a. non ha registrato un marchio corrispondente al nome a dominio oggetto della odierna contestazione. Si può, tuttavia, riconoscere in capo alla Ricorrente la titolarità di un marchio di fatto. Anzitutto, come afferma e documenta la Ricorrente, essa, nonostante abbia assunto la denominazione U.S. Città di Palermo s.p.a., è da sempre nota, da ancor prima che la Free Time Management Group s.r.l. registrasse il nome a dominio oggetto della presente contestazione, con la denominazione “Palermo Calcio”. Anche la squadra calcistica del Palermo è indicata da sempre con la predetta denominazione, per cui essa ha ormai assunto tale denominazione per i tifosi, per i media e per l'intera comunità sportiva in generale, costituendo quindi un chiaro segno distintivo della suddetta squadra di calcio, così come emerge dai documenti allegati al ricorso (estratti di giornali e siti web).  In base a ciò si può affermare in capo alla Ricorrente la titolarità di un marchio di fatto relativo alla denominazione “Palermo Calcio” sicuramente tutelabile, come anche la giurisprudenza ha affermato in più occasioni (Trib. Palermo 04.01.2001 in Riv. Dir. Ind. 2002, II, 287 nota Ziino, Trib. Cagliari, 30.03.2000 in Giur. It., 2000, 1671  e Trib. Cagliari, 04.04.2000 in Disciplina Commercio 2000, 1092, nota Palazzolo); marchio del quale dunque essa ha un legittimo uso e che è esattamente corrispondente al nome a dominio palermocalcio.it assegnato alla Free Time Management Group s.r.l. ed oggetto della contestazione.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III co. punti a, b, c del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento). Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio palermocalcio.it, in quanto corrispondente al marchio di fatto “Palermo Calcio” attribuibile alla stessa Ricorrente.

La Resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET: 

  • non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il Resistente, prima di aver avuto notizia dell'opposizione in buona fede abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi”;
  • non risulta che “il Resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto nel sito da esso registrato il Resistente è sempre indicato come Free Time Management Group s.p.a..;
  • si deve escludere la circostanza che “il Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto nel caso di specie si tratta di un sito destinato alla commercializzazione di prodotti analoghi a quelli pubblicizzati e venduti dalla Ricorrente sul proprio sito internet e nei negozi autorizzati.


Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio sia soddisfatto.

c) Registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

La documentazione acquisita agli atti consente di ritenere provate tre circostanze di fatto, ciascuna delle quali ritenuta di per sé sufficiente dal Regolamento a dimostrare la malafede dell’assegnatario, ossia:

  • il dominio è stato registrato per impedire al titolare di identico marchio di  utilizzare tale nome a dominio, ed esso è utilizzato per attività in concorrenza con quella del Ricorrente (art. 3.7.b Regolamento). Il nome a dominio è stato registrato da una società che nulla aveva a che fare con la U.S. Citta di Palermo s.p.a. al fine di pubblicizzare e vendere prodotti in concorrenza con quelli della Ricorrente. In tal modo la Resistente ha impedito alla Ricorrente di registrare il nome a dominio palermocalcio.it tanto che quest'ultima ha dovuto registrare il dominio ilpalermocalcio.it.  Il nome Palermocalcio identifica una delle squadre di calcio che negli ultimi anni ha militato nella massima serie del campionato italiano e, in quanto tale, ha anche partecipato a competizioni europee. Stante la notorietà della predetta denominazione sia a livello nazionale che internazionale, è impensabile che, al momento della registrazione del nome a dominio oggetto della odierna contestazione, essa potesse essere sconosciuta alla Resistente, considerando anche che quest'ultima sul proprio sito commercializza prodotti legati proprio alla squadra di calcio del Palermo;
  • il nome a dominio è stato registrato dalla Resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente (art. 3.7.c Regolamento). Come documentato dalla Ricorrente, sul sito posto sul dominio palermocalcio.it viene pubblicizzata la vendita di articoli in concorrenza con quelli venduti dalla Ricorrente. Inoltre, il sito viene utilizzato per fornire notizie sul mondo del calcio e, in particolare, sulla squadra di calcio del Palermo; si tratta quindi della stessa attività svolta dalla Ricorrente sul suo sito posto all’indirizzo www.ilpalermocalcio.it. L’esercizio di attività identiche pone la Resistente in posizione di concorrenza; e l’utilizzo di un nome a dominio identico al marchio della Ricorrente per la pubblicità e la vendita dei medesimi prodotti è indubbiamente atto che danneggia la Ricorrente stessa;
  • nell'uso del nome a dominio, esso è intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  Ricorrente (art. 3.7.d Regolamento). Ciò risulta non solo dalla scelta del nome a dominio, ma anche dalla impostazione del sito. In effetti l’utente che si colleghi all’indirizzo www.palermocalcio.it è indotto, sia dal contenuto del sito  sia dai suoi colori e dalla sua struttura, a pensare di essere in presenza del sito ufficiale della società ricorrente.


Da quanto esposto risulta chiaro che la Resistente si è appropriata del nome a dominio corrispondente al marchio della Ricorrente per trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del nome arrecando, in tal modo, un danno alla Ricorrente.

Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio palermocalcio.it alla U.S. Città di Palermo s.p.a., con sede a Palermo, viale del Fante 11, c.a.p. 90146.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 27 ottobre 2007

avv. Maria Luisa Buonpensiere

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