Decisione dominio palato.it

Procedura di riassegnazione del nome a dominio PALATO.IT Ricorrente: Enterprise Srl (Dr. Massimo Introvigne e Avv. Fabrizio Jacobacci) Resistente: Satalino Ruggiero (Avv. Roberto Manno) Collegio (unipersonale): Avv. Giuseppe Loffreda Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 16 dicembre 2013 la società Enterprise Srl, con sede a Bolzano, in Piazza della Mostra 2, in persona del suo legale rappresentante Sig. Luciano Bertani, rappresentata e difesa dal Dr. Massimo Introvigne e dall’Avv. Fabrizio Jacobacci giusta procura in data 18 novembre 2013 allegata al ricorso, ha introdotto una procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio palato.it, registrato dal Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n. 217- Barletta (BT) . Effettuate le prescritte comunicazioni ed avuti i necessari riscontri dal Registro, risultava: • che il dominio palato.it era stato creato il 17 marzo 2011 ed era registrato a nome del Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n. 217- Barletta (BT); • che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro, nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”; • che digitando l’indirizzo http://www.palato.it si giungeva ad una pagina web con la scritta “This domain has recently been listed in the marketplace at domainnamesales.com. Click here to inquire”, immagini paesaggistiche, la scritta “palato.it” ed alcuni link sponsorizzati. Ricevuto il ricorso e la documentazione anche in formato cartaceo, il 23 dicembre 2013 C.R.D.D. spediva il tutto alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 8 gennaio 2014 le Poste consegnavano alla Resistente il plico contenente il ricorso. Il 3 febbraio 2014 il Sig. Satalino Ruggiero faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie memorie di replica, che il giorno seguente venivano inoltrate da C.R.D.D. alla Ricorrente. C.R.D.D. procedeva alla nomina dell’esperto nella persona dell’Avv. Giuseppe Loffreda, il quale il 5 febbraio 2014 accettava l'incarico. Allegazioni della Ricorrente. La Ricorrente afferma di essere una nota società italiana che fin dal 2005 è attiva nel settore alimentare con il marchio ‘il palato’ o con la denominazione ‘palato’. La Enterprise Srl offre prodotti tipici italiani di alta qualità sia per il mercato nazionale che estero. Il marchio ‘il palato/palato’ viene inoltre utilizzato per piattaforme mirate di e-learning e per una banca dati di prodotti alimentari e ricette culinarie. La società Enterprise Srl afferma, inoltre, di avere in progetto nel corso del 2014 l’apertura di punti vendita a Monaco di Baviera, a Miami e negli Emirati Arabi. La Ricorrente sostiene che il nome a dominio registrato e utilizzato dal Sig. Ruggiero Satalino corrisponde al cuore del marchio registrato o comunque alla denominazione “palato". Inoltre il Sig. Satalino, afferma la Ricorrente, non ha alcun diritto sul marchio e non ha alcun rapporto con la ricorrente. Fatta eccezione per l’attività di messa in vendita del dominio stesso e della pubblicità con link (pay per click), la Resistente con il dominio palato.it non svolge alcuna attività. Pertanto la registrazione e l’utilizzo del nome a dominio oggetto di opposizione sarebbe avvenuta con malafede, in quanto non avrebbe altro scopo che impedire la registrazione del dominio da parte della Enterprise Srl., e sfruttare la notorietà del marchio ‘il palato’ per la vendita dello stesso dominio. La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio. Deduzioni della Resistente Da parte sua il Resistente Sig. Satalino Ruggiero, difesa dall’avv. Roberto Manno, rileva che la Enterprise Srl ha registrato il marchio “il palato”, mentre oggetto di opposizione è il nome a dominio “palato.it”, denominazione quest’ultima notevolmente diversa dal marchio. Infatti nel nome a dominio registrato dal Resistente non compare l’elemento del marchio “IL”, e per tale motivo non si può ritenere soddisfatto il requisito di identità necessario per il trasferimento di un nome a dominio indicato nel Regolamento. Secondo la Resistente “Ciò che la ricorrente definisce come “cuore” del proprio segno consiste esclusivamente in un termine privo di capacità distintiva”. La diversità che c’è tra il nome a dominio e il marchio comporterebbe, a giudizio del Resistente, anche l’assenza del “primo e fondamentale requisito di ammissibilità del ricorso”. Per ciò che attiene i diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, il Resistente afferma che l’uso del nome a dominio prima di avere avuto notizia dell’opposizione non presenta nulla di illegittimo e non appare in alcun modo diretto a sviare la clientela della Ricorrente. Infatti, afferma il Resistente, nella pagina web non compare alcun link o altro elemento che possa essere riferito alla Enterprise Srl o ai suoi prodotti. Inoltre il Sig. Satalino Ruggiero respinge ogni ipotesi di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, dato che sia la vendita del dominio sia la pratica di raccogliere nella pagina web pubblicità sponsorizzate (pay per click) non costituiscono elementi di malafede. La ricorrente pertanto conclude chiedendo che venga respinto il reclamo. Motivi della decisione 1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente. La Ricorrente sostiene che il nome a dominio palato.it riproduce integralmente il cuore del suo marchio ed è pertanto identico ad esso o comunque con esso confondibile. L’affermazione è contestata dalla Resistente, secondo la quale ciò che la ricorrente definisce come “cuore” del proprio segno consiste esclusivamente in un termine privo di capacità distintiva, in quanto termine di uso comune designante una parte del corpo umano. Inoltre, il nome a dominio sarebbe diverso dal marchio registrato, il quale, oltre alla parola “palato”, contiene l’articolo determinativo “il”. Le considerazioni della Resistente sono, sul punto, prive di rilievo. La valutazione della capacità distintiva del marchio registrato su cui la Ricorrente basa i propri diritti è inibita in questa sede, nella quale può solo prendersi atto dell’esistenza di un marchio registrato dalla Ricorrente e verificare se esso sia o meno confondibile con il nome a dominio registrato dal Resistente. Tale verifica è positiva. Il nome a dominio in contestazione corrisponde effettivamente al cuore del marchio “il palato” registrato dalla Ricorrente, non essendo la assenza dell’articolo determinativo elemento tale da escluderne la confondibilità. E’ quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. 2) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. La circostanza che il marchio registrato alla base del ricorso sia costituito da un nome comune privo di rilevanza distintiva può avere invece rilievo nella valutazione della mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Infatti, in presenza di un marchio il cui cuore è costituito da una parola di uso comune e di un dominio identico a tale parola, la prova della mala fede deve essere particolarmente rigorosa. Tenuto presente che nel nostro ordinamento vige la presunzione di buona fede, nelle procedure di riassegnazione il Ricorrente deve provare o che il Resistente, al momento della registrazione e sino alla presentazione del riscorso, era conscio di ledere l’altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.), oppure l’esistenza di una delle circostanza dalle quali il regolamento autorizza dedurre la malafede del Resistente. Nel caso di specie la documentazione allegata dalla Ricorrente al suo ricorso, per quel che qui rileva, si limita alla prova della registrazione del marchio ed alla home page del sito web del dominio in contestazione, nel quale si leggono alcuni link sponsorizzati a siti di viaggi e turismo. Su tali basi, la ricorrente ritiene indicare quale elementi da cui dedurre la malafede: a) il fatto che “quando il resistente ha registrato il proprio nome a dominio, nel 2011, l’attività della ricorrente sul mercato italiano era già iniziata da sei anni, ed è dunque difficile ritenere che il relativo deposito sia avvenuto in buona fede” b) la circostanza che “l’unico uso del nome a dominio consiste nel tentativo di venderlo, sfruttando la notorietà del marchio della ricorrente” c) Il fatto che la home page del sito posto sul dominio sia “una pagina di parcheggio con (…) cui comunque il resistente impedisce di registrare il nome a dominio palato.it a proprio nome.” Quanto al primo elemento, in punto di fatto non v’è alcuna prova che l’attività della Ricorrente sul mercato italiano utilizzando il marchio “il palato” fosse iniziata da sei anni al momento in cui il nome a domino fu registrato; ed anche se fosse stato provato, ciò non dimostrerebbe affatto che al Resistente era noto il fatto che “il palato” fosse utilizzato dalla Ricorrente quale segno distintivo. Al riguardo, si ricorda che nell’ordinamento italiano per la buona fede si richiede semplicemente che l’agente ignori di ledere un altrui diritto, anche se tale ignoranza sia conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave (cass. n. 8587/2004). Pertanto, la circostanza che il marchio della Ricorrente sia stato registrato prima del nome a dominio in contestazione, di per sé non è sufficiente a provare la malafede del Resistente, se al contempo non è provato che egli, al momento della registrazione del dominio, era conscio della previa registrazione di altrui marchio identico o confondibile con quello che andava a registrare. Tale prova avrebbe dovuto essere nel caso di specie rigorosa, atteso che il marchio in questione corrisponde a un nome di uso comune, e come tale sembrerebbe “prima facie” privo di capacità distintiva. Anche il secondo elemento indicato dalla Ricorrente non appare determinate ai fini della malafede. A prescindere dal fatto che la asserita notorietà del marchio “il palato” è solo affermata, ma non è minimamente provata dalla Ricorrente, è jus receptum (sia in ambito nazionale che internazionale) che la registrazione di nomi a dominio corrispondenti a parole di uso comune ai fini di rivendita è del tutto legittima, ed è fattispecie del tutto diversa da quella prevista dall’art. 3.7, lett. “a” del regolamento. Per quanto riguarda il terzo motivo, con il quale la Ricorrente sembra prospettare il “passive holding” del dominio che ne impedirebbe la registrazione al titolare del marchio, è sufficiente osservare che dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che il dominio è utilizzato per pubblicità sponsorizzate (pay per click) in settori del tutto diversi da quelli in cui afferma essere attiva la Ricorrente, e per pubblicizzare il fatto stesso che il dominio è posto in vendita. Si tratta di legittime attività lucrative che escludono ci si trovi in presenza di passive domain holding, nel quale il dominio viene semplicemente registrato ma non utilizzato. * * * La mancata dimostrazione della malafede è di per sé assorbente e rende superfluo ogni ulteriore questione circa un eventuale concorrente diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione. P.Q.M. Si respinge il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio palato.it, che rimane assegnato al Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n. 217- Barletta (BT); La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 19 febbraio 2014 Avv. Giuseppe Loffreda

Ricorrente: Enterprise Srl (Dr. Massimo Introvigne e Avv. Fabrizio Jacobacci)
Resistente: Satalino Ruggiero (Avv. Roberto Manno)
Collegio (unipersonale): Avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 16 dicembre 2013 la società Enterprise Srl, con sede a Bolzano, in Piazza della Mostra 2, in persona del suo legale rappresentante Sig. Luciano Bertani, rappresentata e difesa dal Dr. Massimo Introvigne e dall’Avv. Fabrizio Jacobacci giusta procura in data 18 novembre 2013 allegata al ricorso, ha introdotto una procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio palato.it, registrato dal Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n. 217- Barletta (BT) .

Effettuate le prescritte comunicazioni ed avuti i necessari riscontri dal Registro, risultava:

• che il dominio palato.it era stato creato il 17 marzo 2011 ed era registrato a nome del Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n. 217- Barletta (BT);
• che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro, nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
• che digitando l’indirizzo http://www.palato.it si giungeva ad una pagina web con la scritta “This domain has recently been listed in the marketplace at domainnamesales.com. Click here to inquire”, immagini paesaggistiche, la scritta “palato.it” ed alcuni link sponsorizzati.

Ricevuto il ricorso e la documentazione anche in formato cartaceo, il 23 dicembre 2013 C.R.D.D. spediva il tutto alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 8 gennaio 2014 le Poste consegnavano alla Resistente il plico contenente il ricorso. Il 3 febbraio 2014 il Sig. Satalino Ruggiero faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie memorie di replica, che il giorno seguente venivano inoltrate da C.R.D.D. alla Ricorrente. C.R.D.D. procedeva alla nomina dell’esperto nella persona dell’Avv. Giuseppe Loffreda, il quale il 5 febbraio 2014 accettava l'incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente afferma di essere una nota società italiana che fin dal 2005 è attiva nel settore alimentare con il marchio ‘il palato’ o con la denominazione ‘palato’. La Enterprise Srl offre prodotti tipici italiani di alta qualità sia per il mercato nazionale che estero. Il marchio ‘il palato/palato’ viene inoltre utilizzato per piattaforme mirate di e-learning e per una banca dati di prodotti alimentari e ricette culinarie. La società Enterprise Srl afferma, inoltre, di avere in progetto nel corso del 2014 l’apertura di punti vendita a Monaco di Baviera, a Miami e negli Emirati Arabi.

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio registrato e utilizzato dal Sig. Ruggiero Satalino corrisponde al cuore del marchio registrato o comunque alla denominazione “palato".

Inoltre il Sig. Satalino, afferma la Ricorrente, non ha alcun diritto sul marchio e non ha alcun rapporto con la ricorrente. Fatta eccezione per l’attività di messa in vendita del dominio stesso e della pubblicità con link (pay per click), la Resistente con il dominio palato.it non svolge alcuna attività. Pertanto la registrazione e l’utilizzo del nome a dominio oggetto di opposizione sarebbe avvenuta con malafede, in quanto non avrebbe altro scopo che impedire la registrazione del dominio da parte della Enterprise Srl., e sfruttare la notorietà del marchio ‘il palato’ per la vendita dello stesso dominio.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio.

Deduzioni della Resistente

Da parte sua il Resistente Sig. Satalino Ruggiero, difesa dall’avv. Roberto Manno, rileva che la Enterprise Srl ha registrato il marchio “il palato”, mentre oggetto di opposizione è il nome a dominio “palato.it”, denominazione quest’ultima notevolmente diversa dal marchio. Infatti nel nome a dominio registrato dal Resistente non compare l’elemento del marchio “IL”, e per tale motivo non si può ritenere soddisfatto il requisito di identità necessario per il trasferimento di un nome a dominio indicato nel Regolamento. Secondo la Resistente “Ciò che la ricorrente definisce come “cuore” del proprio segno consiste esclusivamente in un termine privo di capacità distintiva”. La diversità che c’è tra il nome a dominio e il marchio comporterebbe, a giudizio del Resistente, anche l’assenza del “primo e fondamentale requisito di ammissibilità del ricorso”.

Per ciò che attiene i diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, il Resistente afferma che l’uso del nome a dominio prima di avere avuto notizia dell’opposizione non presenta nulla di illegittimo e non appare in alcun modo diretto a sviare la clientela della Ricorrente. Infatti, afferma il Resistente, nella pagina web non compare alcun link o altro elemento che possa essere riferito alla Enterprise Srl o ai suoi prodotti.

Inoltre il Sig. Satalino Ruggiero respinge ogni ipotesi di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, dato che sia la vendita del dominio sia la pratica di raccogliere nella pagina web pubblicità sponsorizzate (pay per click) non costituiscono elementi di malafede.

La ricorrente pertanto conclude chiedendo che venga respinto il reclamo.

Motivi della decisione

1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio palato.it riproduce integralmente il cuore del suo marchio ed è pertanto identico ad esso o comunque con esso confondibile.

L’affermazione è contestata dalla Resistente, secondo la quale ciò che la ricorrente definisce come “cuore” del proprio segno consiste esclusivamente in un termine privo di capacità distintiva, in quanto termine di uso comune designante una parte del corpo umano. Inoltre, il nome a dominio sarebbe diverso dal marchio registrato, il quale, oltre alla parola “palato”, contiene l’articolo determinativo “il”.

Le considerazioni della Resistente sono, sul punto, prive di rilievo. La valutazione della capacità distintiva del marchio registrato su cui la Ricorrente basa i propri diritti è inibita in questa sede, nella quale può solo prendersi atto dell’esistenza di un marchio registrato dalla Ricorrente e verificare se esso sia o meno confondibile con il nome a dominio registrato dal Resistente. Tale verifica è positiva.

Il nome a dominio in contestazione corrisponde effettivamente al cuore del marchio “il palato” registrato dalla Ricorrente, non essendo la assenza dell’articolo determinativo elemento tale da escluderne la confondibilità.

E’ quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

2) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La circostanza che il marchio registrato alla base del ricorso sia costituito da un nome comune privo di rilevanza distintiva può avere invece rilievo nella valutazione della mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Infatti, in presenza di un marchio il cui cuore è costituito da una parola di uso comune e di un dominio identico a tale parola, la prova della mala fede deve essere particolarmente rigorosa.

Tenuto presente che nel nostro ordinamento vige la presunzione di buona fede, nelle procedure di riassegnazione il Ricorrente deve provare o che il Resistente, al momento della registrazione e sino alla presentazione del riscorso, era conscio di ledere l’altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.), oppure l’esistenza di una delle circostanza dalle quali il regolamento autorizza dedurre la malafede del Resistente.

Nel caso di specie la documentazione allegata dalla Ricorrente al suo ricorso, per quel che qui rileva, si limita alla prova della registrazione del marchio ed alla home page del sito web del dominio in contestazione, nel quale si leggono alcuni link sponsorizzati a siti di viaggi e turismo.

Su tali basi, la ricorrente ritiene indicare quale elementi da cui dedurre la malafede:

a) il fatto che “quando il resistente ha registrato il proprio nome a dominio, nel 2011, l’attività della ricorrente sul mercato italiano era già iniziata da sei anni, ed è dunque difficile ritenere che il relativo deposito sia avvenuto in buona fede”
b) la circostanza che “l’unico uso del nome a dominio consiste nel tentativo di venderlo, sfruttando la notorietà del marchio della ricorrente”
c) Il fatto che la home page del sito posto sul dominio sia “una pagina di parcheggio con (…) cui comunque il resistente impedisce di registrare il nome a dominio palato.it a proprio nome.”

Quanto al primo elemento, in punto di fatto non v’è alcuna prova che l’attività della Ricorrente sul mercato italiano utilizzando il marchio “il palato” fosse iniziata da sei anni al momento in cui il nome a domino fu registrato; ed anche se fosse stato provato, ciò non dimostrerebbe affatto che al Resistente era noto il fatto che “il palato” fosse utilizzato dalla Ricorrente quale segno distintivo. Al riguardo, si ricorda che nell’ordinamento italiano per la buona fede si richiede semplicemente che l’agente ignori di ledere un altrui diritto, anche se tale ignoranza sia conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave (cass. n. 8587/2004). Pertanto, la circostanza che il marchio della Ricorrente sia stato registrato prima del nome a dominio in contestazione, di per sé non è sufficiente a provare la malafede del Resistente, se al contempo non è provato che egli, al momento della registrazione del dominio, era conscio della previa registrazione di altrui marchio identico o confondibile con quello che andava a registrare. Tale prova avrebbe dovuto essere nel caso di specie rigorosa, atteso che il marchio in questione corrisponde a un nome di uso comune, e come tale sembrerebbe “prima facie” privo di capacità distintiva.

Anche il secondo elemento indicato dalla Ricorrente non appare determinate ai fini della malafede. A prescindere dal fatto che la asserita notorietà del marchio “il palato” è solo affermata, ma non è minimamente provata dalla Ricorrente, è jus receptum (sia in ambito nazionale che internazionale) che la registrazione di nomi a dominio corrispondenti a parole di uso comune ai fini di rivendita è del tutto legittima, ed è fattispecie del tutto diversa da quella prevista dall’art. 3.7, lett. “a” del regolamento.

Per quanto riguarda il terzo motivo, con il quale la Ricorrente sembra prospettare il “passive holding” del dominio che ne impedirebbe la registrazione al titolare del marchio, è sufficiente osservare che dalla stessa documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che il dominio è utilizzato per pubblicità sponsorizzate (pay per click) in settori del tutto diversi da quelli in cui afferma essere attiva la Ricorrente, e per pubblicizzare il fatto stesso che il dominio è posto in vendita. Si tratta di legittime attività lucrative che escludono ci si trovi in presenza di passive domain holding, nel quale il dominio viene semplicemente registrato ma non utilizzato.

* * *

La mancata dimostrazione della malafede è di per sé assorbente e rende superfluo ogni ulteriore questione circa un eventuale concorrente diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si respinge il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio palato.it, che rimane assegnato al Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n. 217- Barletta (BT);

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 19 febbraio 2014

Avv. Giuseppe Loffreda