Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail  il 21 dicembre 2001 la Nintendo Co., Ltd., in persona del suo legale rappresentante Akio Tsuji, con sede in 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto, 601-8501 - Giappone e la Nintendo of Europe GmbH, in persona del suo legale rappresentante Satoru Shibata, con sede in Nintendo Center D-63760 Großostheim - Germania, rappresentate e difese da Luca Tuffoletti, Via Monte di Pietà, 24 Milano,  introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio NINTENDO.IT, registrato dalla Ditta individuale Matteo Villa con sede in  Via Monterotondo, 8 I-23900 Lecco-LC, alla società ricorrente Nintendo of Europe GmbH.

In data 24 dicembre 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.nintendo.it

 Le verifiche consentivano di accertare in particolare:
- che il dominio nintendo.it risultava assegnato alla Ditta Individuale Matteo Villa  dal 18 febbraio 1999; 
- che il dominio nintendo.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 9 agosto 2001;
- che l’indirizzo www.nintendo.it puntava direttamente su un altro sito (http://w3.arcatel.com:81/_1006805162_/) a cui corrispondeva una sola pagina nella quale era richiesto di inserire il “Server ID”. 

In data 22 dicembre 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, il 24 dicembre 2001 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata e via e-mail alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica alla Naming Authority e alla Registration Authority. 

Dalla ricevuta di ritorno il ricorso risultava pervenuto alla Ditta individuale Matteo Villa in data 29 dicembre 2001; e da tale data decorrevano quindi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nulla essendo pervenuto da parte del resistente alcuna replica entro il termine del 23 gennaio 2002, in data 25 gennaio 2002 la Crdd designava quale saggio il sottoscritto avv. Fabio Salvatori, il quale in pari data accettava l’incarico. 

La Nintendo Co., Ltd e la Nintendo of Europe GmbH  dichiarano di essere gli unici soggetti titolari dei diritti sul nome a dominio www.nintendo.it poiché la propria denominazione sociale e il marchio Nintendo di cui sono titolari coincidono col nome a dominio in contestazione.
Più precisamente, le ricorrenti affermano e documentano di essere titolari della registrazione italiana n. 406114 per il marchio Nintendo, la cui relativa domanda è stata depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 7 gennaio 1982; dichiarano, altresì, sulla scorta dei relativi certificati,  di essere titolari dell’impronta raffigurante la dicitura “Nintendo” registrata    con il n. 00653273  a seguito di domanda depositata il 26 ottobre 1992. Le ricorrenti evidenziano, inoltre, che il marchio Nintendo  è stato registrato anche  nella quasi totalità dei Paesi del mondo. 
Dall’esistenza di tali loro diritti sulla denominazione  “nintendo” la Nintendo Co., Ltd e la Nintendo of Europe GmbH  desumono l’impossibilità di configurare, anche solo in astratto, qualsiasi diritto o titolo in capo al resistente sul nome a dominio contestato.
Asseriscono, inoltre, che l’insussistenza di tale diritto è ulteriormente provata in maniera inequivocabile dalla completa inattività del sito.
 Per quanto attiene, infine, alla malafede nella registrazione le ricorrenti affermano che la notorietà di Nintendo sia come denominazione sociale sia del relativo marchio sia la prova inequivocabile della malafede del resistente: “proprio la notorietà mondiale della denominazione sociale e del marchio Nintendo, rappresentano la più chiara dimostrazione dell’intento di usurpare le società ricorrenti dei loro nomi e di violare i diritti di sfruttamento economico dei marchi di cui sono titolari”.
Le ricorrenti, inoltre, non escludono che il registrante, operando nel settore della fornitura di software e consulenze informatiche, abbia l’intenzione di utilizzare in futuro il nome a dominio  in contestazione in concorrenza con le società ricorrenti.
Concludono pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio nintendo.it. alla Nintendo of Europe GmbH .

La resistente non ha depositato alcuna replica in difesa della sua posizione nonostante sia stata messa nelle condizioni di farlo entro i termini previsti dall’art. 5 della Procedura di Riassegnazione. Essendo documentata la ricezione del ricorso a mezzo raccomandata il 29 dicembre 2001, tali termini devono  ritenersi scaduti il 23 gennaio 2002. 

La prima condizione prevista dall’art. 16.6 lettera a) delle regole di Naming (“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) è da ritenersi soddisfatta.
 La resistente ha registrato un nome a dominio che da un lato è un’imitazione pedissequa del marchio Nintendo sul quale le ricorrenti hanno provato il proprio diritto depositando in atti documenti attestanti la titolarità del marchio,  dall’altro è identico al nucleo centrale della denominazione sociale stessa delle ricorrenti. 

 Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti (art 16.6 lettera b: “l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato”), avendo la ricorrente provato il proprio diritto sul nome “nintendo” sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio o in alternativa l’esistenza di una delle circostanze da cui l’art. 16.6. delle regole di naming deduce una presunzione juris et de jure a favore del resistente. 

Nel presente caso la resistente, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole di Naming, non ha presentato alcuna memoria tesa a dimostrare un suo diritto o titolo al nome a dominio oggetto di contestazione. 

Né dalla documentazione agli atti né dalla visura delle pagine web presenti su internet nel dominio in contestazione, la Ditta individuale Matteo Villa appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che l’indirizzo www.nintendo.it punta direttamente su un altro sito (http://w3.arcatel.com:81/_1006805162_/) a cui corrisponde una sola pagina che non offre o pubblicizza alcun bene o servizio; nè che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che la denominazione sociale della resistente è Matteo Villa – ditta individuale; nè che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.nintendo.it non è utilizzato a sostegno di alcuna attività commerciale.

Pertanto non può che ritenersi realizzata anche la condizione prevista dall’art. 16.6 lettera b).
 

La diffusione mondiale degli apparecchi elettronici Nintendo  (per tutti, il noto “Gameboy”, utilizzato da bambini in tutti i continenti), del relativo software e giochi, nonchè dei personaggi protagonisti di questi ultimi, ha dato luogo a fenomeni di costume di risonanza mondiale che possono ritenersi fatto notorio. Detti personaggi (basterà citare fra tutti i “Pokèmon”, fra i quali il noto “Pikachu”) sono poi stati utilizzati, oltre che per giochi elettronici, quali protagonisti di serie di cartoni animati televisivi, di film cinematografici, di pubblicazioni, di giochi di carte, di gadget e via dicendo; talchè non si può pensare che la scelta del nome “nintendo” da parte della resistente sia stata casuale, ma è più che ragionevole ritenere che il nome a dominio sia stato registrato per usurpare il nome delle odierne ricorrenti.

A ciò si aggiunge che sul sito della resistente non appare essere svolta alcuna attività. Collegandosi all’indirizzo www.nintendo.it si accede, infatti, ad un’unica pagina in cui non è offerto alcun prodotto o servizio.
 
Lo scrivente collegio ritiene – in linea con il parere espresso già da altri saggi nell’ambito di MAP precedenti – che la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio, cioè il suo prolungato mancato utilizzo da parte del registrante, è indice di malafede in quanto rivela, oltre alla mancanza di legittimo interesse, che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Il presente collegio unipersonale ritiene pertanto che anche la condizione richiesta dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming sia soddisfatta.

I ricorrenti hanno dimostrato l’esistenza delle circostanze previste dall’art. 16.6 delle regole di naming, alle quali, come da richiesta delle ricorrenti, consegue la riassegnazione del nome a dominio contestato alla Nintendo of Europe GmbH, che, essendo società con sede nell’Unione Europea, è pienamente legittimata alla registrazione di nomi a dominio nel ccTLD .it

Viste le vigenti  regole di naming, si dispone la riassegnazione del nome a dominio nintendo.it alla Nintendo of Europe GmbH  in persona del suo legale rappresentante Satoru Shibata, con sede in Nintendo Center D-63760 Großostheim – Germania.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,   7 febbraio 2002

Avv. Fabio Salvatori.