Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
MISSITALIA.IT
Ricorrente:
Missitalia s.r.l. (Avv. Vincenzo Annibale Larocca)
Resistente: Emmedi
Service s.n.c. di Marchetti F. e Di Maio L.
Collegio
(unipersonale): avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. il 3 giugno 2009, la Missitalia s.r.l. con sede in Roma,
Piazzale Flaminio n. 9, in persona del suo legale rappresentante sig.
Vincenzo Mirigliani, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Annibale
Larocca, presso il cui studio in Roma, Via Carlo Poma 2, si domiciliava
giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di
riassegnazione ai
sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio missitalia.it, registrato dalla società Emmedi
Service s.n.c. di Marchetti F. e Di Maio L.
Ricevuto il ricorso e
verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti
controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio missitalia.it
era stato creato il 16 agosto 2006 ed era registrato a nome
della Emmedi Service s.n.c. di Marchetti F. e Di
Maio L.;
- b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.missitalia.it non si giungeva ad alcun
sito web attivo.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 maggio 2009 il ricorso
e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla
Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal
database del Registro.
In data 9 giugno 2009 il plico
veniva ricevuto dalla Resistente, che il successivo 29 giugno faceva
pervenire via e-mail a C.R.D.D. la propria replica. Le repliche e la
documentazione allegata venivano tempestivamente inoltrate via e-mail
alla Ricorrente, la quale con e-mail pervenuta a C.R.D.D. il 1 luglio
2009 chiedeva termine per controdedurre.
La richiesta veniva trasmessa da
C.R.D.D. al sottoscritto esperto Andrea Sirotti Gaudenzi, che, nominato
il 30 giugno 2009, aveva accettato l’incarico il successivo 2
luglio.
Con ordinanza del 3 luglio
2009, il Collegio, viste le repliche della Resistente, visto
l'art. 4.12, I comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD “it” secondo cui "in aggiunta al reclamo
e alla replica, il collegio può, a propria discrezione,
richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti",
ritenuto opportuno, alla luce delle repliche della Resistente e della
richiesta della Ricorrente, ottenere da entrambe le parti ulteriori
precisazioni, onde garantire comunque la completezza del
contraddittorio, concedeva (a) alla Ricorrente termine sino a
venerdì 10 luglio 2009 per controdeduzioni alle repliche
della Resistente, e (b) alla Resistente termine sino al 17 luglio
2009 per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni
della Ricorrente.
Il 10 luglio 2009, ore 19.10, la
Ricorrente inviava per e-mail a C.R.D.D. le proprie controdeduzioni.
Tali controdeduzioni, peraltro, non venivano inviate alla Resistente
contestualmente all’invio a C.R.D.D. (come prescritto nella
ordinanza che le aveva ammesse), ma solo il 13 luglio 2009, dopo che
C.R.D.D. aveva comunicato alla Ricorrente il mancato scambio delle
controdeduzioni. A sua volta, la Resistente, in data 16 luglio 2009,
inviava a C.R.D.D. per e-mail una replica alle controdeduzioni della
Ricorrente, rilevando che i documenti della Ricorrente le erano
pervenuti in ritardo e non erano firmati.
Questioni preliminari
In via preliminare, deve
esaminarsi la ammissibilità delle controdeduzioni richieste
dalla Ricorrente, da questa depositate nei termini, ma comunicate in
ritardo alla controparte.
L’ordinanza
emessa dal Collegio prevedeva infatti espressamente che
“controdeduzioni, repliche e documenti dovranno pervenire
esclusivamente in formato elettronico entro i suddetti termini via
e-mail all'indirizzo di posta elettronica svp@crdd.it e contestualmente
inviati a cura del mittente - con la medesima mail - per conoscenza
all'altra parte, agli indirizzi e-mail indicati rispettivamente nel
ricorso e nelle repliche”.
Pur se l’art. 4.10,
III comma del Regolamento prevede che i termini siano perentori, nel
caso di specie il termine per il deposito delle controdeduzioni
è stato rispettato, essendosi verificata semplicemente una
irregolarità nella comunicazione, consistente in un ritardo
nell’invio alla Resistente.
Per quanto attiene a tale
irregolarità, la Resistente si è limitata a
segnalare il ritardo, ma non ha chiesto che le controdeduzioni
avversarie fossero dichiarate inammissibili. E’ quindi
semplicemente da esaminare se tale ritardo abbia impedito alla
Resistente di esplicare appieno il suo diritto al contraddittorio.
La risposta è
negativa. Da un lato la Resistente non ha dedotto alcuna lesione del
suo diritto di difesa, dall’altro ha ampiamente replicato
alle controdeduzioni avversarie, depositando la propria difesa un
giorno prima della scadenza del termine a lei assegnato. Se a
ciò si aggiunge che il ritardo nella comunicazione delle
controdeduzioni della Ricorrente si è sovrapposto ad un
sabato e ad una domenica, può rilevarsi che l’atto
ha raggiunto il suo scopo e il ritardo non ha pregiudicato il diritto
di difesa della Resistente, che di fatto ha replicato in un periodo
molto più breve di quello a sua disposizione.
Le controdeduzioni della
Ricorrente sono pertanto ammissibili.
Allegazioni della Ricorrente.
La Miss Italia s.r.l.
è la società italiana che si occupa della
organizzazione e gestione dell’omonimo concorso di bellezza e
dei concorsi di bellezza locali ad esso collegati, nonché
della gestione delle relative attività di promozione
pubblicitaria dei servizi e prodotti recanti l’omonimo
marchio.
Essa afferma e documenta di
essere titolare dei seguenti marchi:
- - marchio italiano n. 00649680
“MISS ITALIA” depositato il 9 ottobre 1992 e
registrato il 24 aprile 1995, con domanda di rinnovo della
registrazione n. RM 2002C 005863 depositata il 29 ottobre 2002 e
relativa dichiarazione di protezione;
- - marchio italiano n. 00796937
“CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA” depositato il 17
dicembre 1997 e registrato il 20 dicembre 1999, con domanda di rinnovo
della registrazione n. RM 2008C 001131 depositata il 25 febbraio 2008 e
relativa dichiarazione di protezione.
La Ricorrente lamenta anzitutto
la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice
della proprietà intellettuale), visto che il nome a dominio
in contestazione include un segno distintivo registrato e da essa
ampiamente utilizzato; nonché la violazione
dell’art. 2598, co. 1, n. 1 c.c., in quanto, essendo il nome
a dominio in contestazione identico alla ragione sociale e a due marchi
da essa registrati, è evidente il rischio di confusione nel
pubblico degli utenti e consumatori, tale da costituire un serio
pericolo di sviamento della clientela e configurandosi in tal modo un
indebito vantaggio per la Resistente.
La Ricorrente sostiene inoltre
che la Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio missitalia.it,
non sussistendo alcun collegamento tra le due società ed
essendo la Resistente un internet provider che svolge
attività di registrazione di domini, hosting e
connettività.
La Ricorrente afferma infine che
la Resistente avrebbe registrato e mantenuto il nome a dominio in
malafede, stante non soltanto la sussistenza di due marchi registrati,
ma anche la rinomanza raggiunta a livello nazionale dal concorso di
Miss Italia.
Conclude pertanto chiedendo la
riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della Resistente.
La Resistente, nella propria
replica, afferma che il dominio in contestazione, risultando libero,
è stato registrato mediante le procedure previste dal NIC.
Su di esso non è visibile alcun sito web, in quanto ancora
in fase di realizzazione per problemi di carattere tecnico ed
amministrativo. La Resistente afferma che la registrazione del dominio
missitalia.it ha come scopo quello di creare un sito che sia un punto
di ritrovo per gli italiani all’estero. A sostegno di
ciò, la Resistente afferma che il termine
“miss” deve essere inteso come
“mancare”, secondo il vocabolario inglese. Non si
pone dunque, a suo dire, alcun pericolo di generare confusione con
l’attività del Ricorrente, in quanto trattasi di
società operanti in settori del tutto diversi tra di loro.
La Ricorrente afferma infine che
da una ricerca effettuata immettendo le parole “miss
Italia” sul database dei marchi registrati, si evince che la
Miss Italia s.r.l. non è l’unica
società ad aver registrato il marchio “Miss
Italia”.
Controdeduzioni della Ricorrente
La Ricorrente, nelle proprie
controdeduzioni, afferma che la contestazione in oggetto verte sulla
registrazione del dominio missitalia.it, mentre la difesa del
Resistente si fonderebbe, a suo dire, su impieghi del dominio
contestato che non si riferiscono alla registrazione in essere,
prevedendo invece delle nuove e diverse registrazioni
(“i.missitalia.it” e
“we.missitalia.it”), allo stato peraltro
inesistenti. Ed a sostegno di ciò essa produce una ricerca
sul database whois del registro per i domini
“i.missitalia.it”,
“we.missitalia.it”,
“imissitalia.it” e
“wemissitalia.it”, dalla quale risulta che essi non
sono attualmente assegnati ad alcun soggetto.
La Ricorrente sostiene inoltre
che se la registrazione del dominio in contestazione fosse avvenuta nel
senso di dare al termine “miss” il significato di
“mancare”, allora avrebbe dovuto far seguire la
traduzione inglese della parola Italia, trasformandola in
“Italy”.
La Ricorrente infine afferma
che, indipendentemente dalla possibilità di confusione tra i
prodotti e/o servizi offerti tramite il futuro sito dalla Emmedi e
quelli della Ricorrente, il marchio “Miss Italia”
gode di alta rinomanza tra il pubblico sia a livello nazionale che
internazionale, per cui la tutela giuridica ad esso riconosciuta
prescinde completamente dal principio della confondibilità,
così come prescritto dall’art. 22 del d. lgs. n.
30 del 2005.
Conclude pertanto
insistendo per la riassegnazione del nome a dominio in
contestazione.
Controdeduzioni della Resistente
La Resistente, nelle proprie
repliche, ribadisce di aver registrato, essendo libero, il dominio
missitalia.it, dove la parola “miss” deve essere
intesa come “mancare”, e che in un secondo momento
avrebbe provveduto alla creazione di domini di terzo livello, quali ad
esempio we.missitalia.it, giorgio.missitalia.it. La Resistente non
ritiene dunque di aver violato il marchio “Miss
Italia”.
La Resistente sostiene inoltre
che il marchio registrato dalla Ricorrente è Miss Italia,
ovverosia due parole separate da uno spazio. Non potendosi registrare
domini con spazi, essi si traducono in “-“, per cui
il reale dominio è “miss-italia.it”, che
la Ricorrente ha già registrato. Essa afferma inoltre che,
vista l’ormai volgarizzazione del termine miss italia, tale
marchio non avrebbe più rilevanza,
tant’è vero che la Ricorrente si è
vista costretta a registrare tutta una serie di ulteriori
marchi.
La Resistente afferma infine che
non è stata provata la sua malafede nella registrazione e
mantenimento del nome a dominio, stante la oggettiva
diversità del campo di utenza, che evita la
possibilità da parte della Emmedi Service di trarre in alcun
modo vantaggio o creare confusione con le attività della
Ricorrente.
Conclude pertanto chiedendo il
rigetto della domanda del Ricorrente.
Motivi della decisione.
a) Identità e
confondibilità del nome a dominio.
In base all'art. 3.6, I comma,
lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il
requisito della identità o confondibilità,
“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a
confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o
al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio che il nome a
dominio in contestazione sia ampiamente confondibile con il
marchio italiano n. 00649680 “MISS ITALIA”
depositato il 9 ottobre 1992 e registrato il 24 aprile 1995, con
domanda di rinnovo della registrazione n. RM 2002C 005863 depositata il
29 ottobre 2002 e relativa dichiarazione di protezione;
nonché con il cuore del marchio italiano n. 00796937
“CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA” depositato il 17
dicembre 1997 e registrato il 20 dicembre 1999, con domanda di rinnovo
della registrazione n. RM 2008C 001131 depositata il 25 febbraio 2008 e
relativa dichiarazione di protezione.
Né alcun pregio hanno
le considerazioni della Resistente, secondo le quali la ricorrente non
sarebbe titolare esclusiva del segno distintivo “Miss
Italia”, essendo stati registrati da altri soggetti non
riconducibili alla Ricorrente tutta una serie di marchi contenenti al
loro interno le parole “miss Italia”.
A tal proposito si osserva che
le procedure di riassegnazione italiane non richiedono affatto che il
Ricorrente dimostri l’esclusività del proprio
diritto al nome a dominio, ma soltanto che egli abbia diritto ad
utilizzarlo.
Può infatti accadere
che esistano più soggetti che abbiano contemporaneamente
diritto ad utilizzare lo stesso nome (come nel caso, ad esempio, di
persone omonime). Inoltre, la unicità del nome a dominio
sulla rete Internet ed il fatto che i marchi possono essere registrati
sia in stati diversi, sia nello stesso stato, in relazione a specifici
settori merceologici, fanno sì che su Internet possano
nascere conflitti tra soggetti che vantano sul medesimo nome un diritto
di esclusiva (si pensi ad esempio al caso di Ferrari, nome sia di una
casa automobilistica che di un’azienda vinicola).
Del resto, se per disporre la
riassegnazione del nome a dominio al Ricorrente fosse sufficiente la
dimostrazione della esistenza di un diritto di esclusiva, insieme a
quella della malafede dell’assegnatario, non si
capirebbe per quale motivo le procedure di riassegnazione pretendano
comunque anche la contemporanea dimostrazione
dell’inesistenza di un diritto o di un legittimo interesse
del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Nelle proprie repliche, la
Resistente ha inoltre eccepito che il termine “miss
Italia” sarebbe stato oggetto di volgarizzazione; con
ciò deducendo, in sostanza, una nullità del
marchio registrato dalla Ricorrente.
Tale eccezione, prima che
infondata nel merito, è inammissibile.
Il collegio nominato
nell’ambito delle procedure di riassegnazione ha competenza
solo per verificare che il dominio in contestazione non leda diritti di
terzi e non sia stato registrato e mantenuto in malafede.
Una volta documentata dal
Ricorrente l’esistenza di un diritto sul nome in
contestazione, il collegio della procedura di riassegnazione
può solo accertare l’esistenza di un concorrente
diritto o titolo da parte del Resistente, ma non può
esprimere statuizioni costitutive o estintive di un diritto del
Ricorrente stesso. Ciò a maggior ragione quando –
come nel caso del marchio – la statuizione estintiva avesse
ad oggetto un diritto valevole erga omnes e comportasse riflessi di
natura pubblicistica.
Un volta documentata dal
Ricorrente la registrazione di un marchio, la sua nullità
può essere dichiarata soltanto
dall’autorità giudiziaria, e non certo dal
collegio cui è affidata la procedura di riassegnazione. La
relativa eccezione è quindi inammissibile.
Risulta dunque accertata la
sussistenza del requisito della confondibilità del nome a
dominio.
b) Diritto o titolo del
Resistente al nome a dominio in contestazione.
Una volta che il
Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio
contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di
un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle
circostanze ex art. 3.6, III comma, lett. a), b), c) del Regolamento,
dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure
dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie
la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio
missitalia.it, in quanto corrispondente ai propri marchi registrati.
La Resistente ha affermato,
nelle proprie repliche, che il sito, essendo libero, è stato
registrato in base alle regole di naming e al principio
“first come first served”, ossia “chi
prima arriva prima registra”. A tal proposito si osserva che
la circostanza che il sito risultasse libero non è elemento
di per sé sufficiente a costituire un suo diritto sul nome a
dominio. L’art. 4 del Regolamento di assegnazione e gestione
dei nomi a dominio nel ccTLD “it” stabilisce
infatti che le richieste di assegnazione vengano esaminate ed i domini
assegnati semplicemente in ordine cronologico, senza che il Registro
compia indagini sulla titolarità in capo al soggetto
registrante di diritti sul nome a dominio. La registrazione del
dominio, quindi, si basa esclusivamente sulla dichiarazione resa
dall'assegnatario al momento della registrazione del nome a dominio,
secondo la quale la registrazione del dominio, per quanto a sua
conoscenza, non lede diritti altrui.
Il diritto o il titolo del
Resistente al nome a dominio registrato non può quindi
essere costituito dalla mera registrazione del nome a dominio
contestato. Se non fosse così, le procedure di
riassegnazione non avrebbero alcun senso, in quanto il Resistente
avrebbe sempre diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo
registrato per primo ed il Ricorrente non potrebbe mai risultare
vittorioso, in quanto non verrebbe mai soddisfatto il requisito di cui
all’art. 3.6, lett. b) del Regolamento.
Ciò rilevato, si
osserva che la Resistente non ha fornito alcun elemento che consenta di
ritenere sussistenti circostanze da cui desumere un suo diritto o
titolo al nome a dominio in contestazione. Infatti:
1)
non risulta che la Resistente “prima di avere avuto notizia
dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi”
(art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che
all’indirizzo www.missitalia.it non risulta alcun sito web
attivo. La resistente ha affermato che il sito web che intende
pubblicare on line sarebbe in preparazione e non ancora pronto per non
meglio precisati “problemi tecnici ed
amministrativi”; ma non ha fornito alcuna prova né
del fatto che ci sia effettivamente un sito in costruzione,
né dei problemi che nei circa tre anni intercorrenti dalla
registrazione del dominio ad oggi avrebbero impedito di metterlo in
linea. Né appare credibile l’affermazione secondo
cui la parola “miss” nel dominio non andrebbe
intesa come sostantivo “signorina”, ma come voce
del verbo “miss” (mancare, aver nostalgia di), e
che di conseguenza il dominio sarebbe stato registrato per essere un
punto di ritrovo degli italiani all’estero. A prescindere
dalla incongruenza linguistica di utilizzare nello stesso nome a
dominio, per un verbo ed il suo complemento oggetto, un termine inglese
(miss) ed uno italiano (Italia), non è infatti comprensibile
il motivo per il quale un italiano all’estero cui manchi la
propria patria debba fare riferimento ad un dominio che ne esprima il
concetto in inglese.
2)
Neppure risulta che essa Resistente “è conosciuta,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b del
Regolamento) vista la sua denominazione, Emmedi Service s.n.c. di
Marchetti F. e Di Maio L., del tutto diversa da quella del dominio in
contestazione.
3)
Non risulta infine che la Resistente “del nome a dominio sta
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del
Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato per alcuna
attività, non ridirezionando l’utente su alcun
sito web attivo.
Si ritiene pertanto che la
Emmedi Service s.n.c. di Marchetti F. e Di Maio L. non abbia alcun
titolo al nome a dominio in contestazione e che quindi anche il secondo
requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione
possa ritenersi soddisfatto.
c) Malafede del Resistente nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Sussiste infine anche il
requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio.
La Ricorrente ha affermato e
dimostrato documentalmente la propria titolarità del marchio
MISS ITALIA. Da ricerche effettuate su Internet dal presente collegio
è inoltre emersa la notorietà di tale marchio.
Infatti, inserendo nel motore di ricerca le parole MISS ITALIA, si
ottiene un elenco di siti che fanno riferimento all’omonimo
concorso di bellezza. Fra essi appare, ad esempio, anche il sito di
Wikipedia (un sito che si definisce enciclopedia libera) in
cui si spiega che “Miss Italia è il nome del
concorso di bellezza, che ogni anno elegge la ragazza più
bella d'Italia. Fin dalla prima edizione del 1939 ha visto tra le sue
concorrenti molte ragazze che sarebbero poi diventate famose nel mondo
dello spettacolo”. Da tutto ciò è
facilmente deducibile la notorietà raggiunta dal marchio
MISS ITALIA, per cui appare inverosimile che la registrazione
del predetto nome sia stata del tutto casuale.
Inoltre, il nome missitalia.it
mai è stato utilizzato dalla società attuale
assegnataria. A tutt'oggi, digitando l'indirizzo
http://www.missitalia.it, non si viene reindirizzati su alcun sito web.
La Resistente ha semplicemente affermato (ma non provato) che il sito
Internet non è ancora attivo per motivi di carattere tecnico
ed amministrativo e che sarebbe stato utilizzato come punto di ritrovo
per gli italiani all’estero. Di ciò, tuttavia, non
è stata data alcuna prova o documentazione,
sicché non può che dedursi che la Ricorrente
detiene il dominio senza farne alcun uso. Ciò concretizza un
caso di passive holding del dominio, che l’unanime
orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed
internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede del
Resistente, essendo indicativo dell’intenzione del
registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del
nome o del marchio altrui.
Da quanto finora detto
sussiste dunque nel caso di specie la circostanza di cui
all’art 3.7, punto d) del Regolamento, ossia la
“circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso
sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di internet, ingenerando la probabilità di
confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito
dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente
pubblico”.
Sussiste inoltre la circostanza
di cui all’art. 3.7, punto e) del Regolamento, trattandosi di
un nome di ente privato per il quale non esiste alcun collegamento
dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio
registrato.
Si ritiene quindi dimostrata
anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio in
contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio missitalia.it alla Missitalia s.r.l., con sede in Roma,
Piazzale Flaminio n. 9.
La presente decisione
verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i
provvedimenti di sua competenza.
Cesena,
1 agosto
2009
Avv. prof. Andrea Sirotti
Gaudenzi
|