Procedura di riassegnazione del nome a dominio
MISSITALIA.IT

Ricorrente: Missitalia s.r.l. (Avv. Vincenzo Annibale Larocca)
Resistente: Emmedi Service s.n.c. di Marchetti F. e Di Maio L.
Collegio (unipersonale): avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 3 giugno 2009, la Missitalia s.r.l. con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, in persona del suo legale rappresentante sig. Vincenzo Mirigliani, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Annibale Larocca, presso il cui studio in Roma, Via Carlo Poma 2, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio missitalia.it, registrato dalla società Emmedi Service s.n.c. di Marchetti F. e Di Maio L.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio missitalia.it era stato creato il 16 agosto 2006 ed era registrato a nome della   Emmedi Service s.n.c. di Marchetti F. e Di Maio L.;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.missitalia.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 maggio 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro.

In data 9 giugno 2009 il plico veniva ricevuto dalla Resistente, che il successivo 29 giugno faceva pervenire via e-mail a C.R.D.D. la propria replica. Le repliche e la documentazione allegata venivano tempestivamente inoltrate via e-mail alla Ricorrente, la quale con e-mail pervenuta a C.R.D.D. il 1 luglio 2009 chiedeva termine per controdedurre.

La richiesta veniva trasmessa da C.R.D.D. al sottoscritto esperto Andrea Sirotti Gaudenzi, che, nominato il 30 giugno 2009, aveva accettato l’incarico il successivo 2 luglio.

Con ordinanza del 3 luglio 2009,  il Collegio, viste le repliche della Resistente, visto l'art. 4.12, I comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti", ritenuto opportuno, alla luce delle repliche della Resistente e della richiesta della Ricorrente, ottenere da entrambe le parti ulteriori precisazioni, onde garantire comunque la completezza del contraddittorio, concedeva (a) alla Ricorrente termine sino a venerdì 10 luglio 2009 per controdeduzioni alle repliche della Resistente, e (b) alla Resistente termine sino al 17 luglio 2009  per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni della Ricorrente.

Il 10 luglio 2009, ore 19.10, la Ricorrente inviava per e-mail a C.R.D.D. le proprie controdeduzioni. Tali controdeduzioni, peraltro, non venivano inviate alla Resistente contestualmente all’invio a C.R.D.D. (come prescritto nella ordinanza che le aveva ammesse), ma solo il 13 luglio 2009, dopo che C.R.D.D. aveva comunicato alla Ricorrente il mancato scambio delle controdeduzioni. A sua volta, la Resistente, in data 16 luglio 2009, inviava a C.R.D.D. per e-mail una replica alle controdeduzioni della Ricorrente, rilevando che i documenti della Ricorrente le erano pervenuti in ritardo e non erano firmati.

Questioni preliminari

In via preliminare, deve esaminarsi la ammissibilità delle controdeduzioni richieste dalla Ricorrente, da questa depositate nei termini, ma comunicate in ritardo alla controparte.

  L’ordinanza emessa dal Collegio prevedeva infatti espressamente che “controdeduzioni, repliche e documenti dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico entro i suddetti termini via e-mail all'indirizzo di posta elettronica svp@crdd.it e contestualmente inviati a cura del mittente - con la medesima mail - per conoscenza all'altra parte, agli indirizzi e-mail indicati rispettivamente nel ricorso e nelle repliche”.

Pur se l’art. 4.10, III comma del Regolamento prevede che i termini siano perentori, nel caso di specie il termine per il deposito delle controdeduzioni è stato rispettato, essendosi verificata semplicemente una irregolarità nella comunicazione, consistente in un ritardo nell’invio alla Resistente.

Per quanto attiene a tale irregolarità, la Resistente si è limitata a segnalare il ritardo, ma non ha chiesto che le controdeduzioni avversarie fossero dichiarate inammissibili. E’ quindi semplicemente da esaminare se tale ritardo abbia impedito alla Resistente di esplicare appieno il suo diritto al contraddittorio.

La risposta è negativa. Da un lato la Resistente non ha dedotto alcuna lesione del suo diritto di difesa, dall’altro ha ampiamente replicato alle controdeduzioni avversarie, depositando la propria difesa un giorno prima della scadenza del termine a lei assegnato.  Se a ciò si aggiunge che il ritardo nella comunicazione delle controdeduzioni della Ricorrente si è sovrapposto ad un sabato e ad una domenica, può rilevarsi che l’atto ha raggiunto il suo scopo e il ritardo non ha pregiudicato il diritto di difesa della Resistente, che di fatto ha replicato in un periodo molto più breve di quello a sua disposizione.

Le controdeduzioni della Ricorrente sono pertanto ammissibili.

Allegazioni della Ricorrente.

La Miss Italia s.r.l. è la società italiana che si occupa della organizzazione e gestione dell’omonimo concorso di bellezza e dei concorsi di bellezza locali ad esso collegati, nonché della gestione delle relative attività di promozione pubblicitaria dei servizi e prodotti recanti l’omonimo marchio.

Essa afferma e documenta di essere titolare dei seguenti marchi:
  • - marchio italiano n. 00649680 “MISS ITALIA” depositato il 9 ottobre 1992 e registrato il 24 aprile 1995, con domanda di rinnovo della registrazione n. RM 2002C 005863 depositata il 29 ottobre 2002 e relativa dichiarazione di protezione;
  • - marchio italiano n. 00796937 “CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA” depositato il 17 dicembre 1997 e registrato il 20 dicembre 1999, con domanda di rinnovo della registrazione n. RM 2008C 001131 depositata il 25 febbraio 2008 e relativa dichiarazione di protezione.
La Ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà intellettuale), visto che il nome a dominio in contestazione include un segno distintivo registrato e da essa ampiamente utilizzato; nonché la violazione dell’art. 2598, co. 1, n. 1 c.c., in quanto, essendo il nome a dominio in contestazione identico alla ragione sociale e a due marchi da essa registrati, è evidente il rischio di confusione nel pubblico degli utenti e consumatori, tale da costituire un serio pericolo di sviamento della clientela e configurandosi in tal modo un indebito vantaggio per la Resistente.
 
La Ricorrente sostiene inoltre che la Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio missitalia.it, non sussistendo alcun collegamento tra le due società ed essendo la Resistente un internet provider che svolge attività di registrazione di domini, hosting e connettività. 

La Ricorrente afferma infine che la Resistente avrebbe registrato e mantenuto il nome a dominio in malafede, stante non soltanto la sussistenza di due marchi registrati, ma anche la rinomanza raggiunta a livello nazionale dal concorso di Miss Italia.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente.

La Resistente, nella propria replica, afferma che il dominio in contestazione, risultando libero, è stato registrato mediante le procedure previste dal NIC. Su di esso non è visibile alcun sito web, in quanto ancora in fase di realizzazione per problemi di carattere tecnico ed amministrativo. La Resistente afferma che la registrazione del dominio missitalia.it ha come scopo quello di creare un sito che sia un punto di ritrovo per gli italiani all’estero. A sostegno di ciò, la Resistente afferma che il termine “miss” deve essere inteso come “mancare”, secondo il vocabolario inglese. Non si pone dunque, a suo dire, alcun pericolo di generare confusione con l’attività del Ricorrente, in quanto trattasi di società operanti in settori del tutto diversi tra di loro.

La Ricorrente afferma infine che da una ricerca effettuata immettendo le parole “miss Italia” sul database dei marchi registrati, si evince che la Miss Italia s.r.l. non è l’unica società ad aver registrato il marchio “Miss Italia”.

Controdeduzioni della Ricorrente

La Ricorrente, nelle proprie controdeduzioni, afferma che la contestazione in oggetto verte sulla registrazione del dominio missitalia.it, mentre la difesa del Resistente si fonderebbe, a suo dire, su impieghi del dominio contestato che non si riferiscono alla registrazione in essere, prevedendo invece delle nuove e diverse registrazioni (“i.missitalia.it” e “we.missitalia.it”), allo stato peraltro inesistenti. Ed a sostegno di ciò essa produce una ricerca sul database whois del registro per i domini “i.missitalia.it”, “we.missitalia.it”, “imissitalia.it” e “wemissitalia.it”, dalla quale risulta che essi non sono attualmente assegnati ad alcun soggetto.

La Ricorrente sostiene inoltre che se la registrazione del dominio in contestazione fosse avvenuta nel senso di dare al termine “miss” il significato di “mancare”, allora avrebbe dovuto far seguire la traduzione inglese della parola Italia, trasformandola in “Italy”.

La Ricorrente infine afferma che, indipendentemente dalla possibilità di confusione tra i prodotti e/o servizi offerti tramite il futuro sito dalla Emmedi e quelli della Ricorrente, il marchio “Miss Italia” gode di alta rinomanza tra il pubblico sia a livello nazionale che internazionale, per cui la tutela giuridica ad esso riconosciuta prescinde completamente dal principio della confondibilità, così come prescritto dall’art. 22 del d. lgs. n. 30 del 2005.

 Conclude pertanto insistendo per la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.  

Controdeduzioni della Resistente

La Resistente, nelle proprie repliche, ribadisce di aver registrato, essendo libero, il dominio missitalia.it, dove la parola “miss” deve essere intesa come “mancare”, e che in un secondo momento avrebbe provveduto alla creazione di domini di terzo livello, quali ad esempio we.missitalia.it, giorgio.missitalia.it. La Resistente non ritiene dunque di aver violato il marchio “Miss Italia”.

La Resistente sostiene inoltre che il marchio registrato dalla Ricorrente è Miss Italia, ovverosia due parole separate da uno spazio. Non potendosi registrare domini con spazi, essi si traducono in “-“, per cui il reale dominio è “miss-italia.it”, che la Ricorrente ha già registrato. Essa afferma inoltre che, vista l’ormai volgarizzazione del termine miss italia, tale marchio non avrebbe più rilevanza, tant’è vero che la Ricorrente si è vista costretta a registrare tutta una serie di ulteriori marchi. 

La Resistente afferma infine che non è stata provata la sua malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, stante la oggettiva diversità del campo di utenza, che evita la possibilità da parte della Emmedi Service di trarre in alcun modo vantaggio o creare confusione con le attività della Ricorrente.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto della domanda del Ricorrente.

Motivi della decisione.

a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

In base all'art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione sia ampiamente confondibile con  il marchio italiano n. 00649680 “MISS ITALIA” depositato il 9 ottobre 1992 e registrato il 24 aprile 1995, con domanda di rinnovo della registrazione n. RM 2002C 005863 depositata il 29 ottobre 2002 e relativa dichiarazione di protezione; nonché con il cuore del marchio italiano n. 00796937 “CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA” depositato il 17 dicembre 1997 e registrato il 20 dicembre 1999, con domanda di rinnovo della registrazione n. RM 2008C 001131 depositata il 25 febbraio 2008 e relativa dichiarazione di protezione.

Né alcun pregio hanno le considerazioni della Resistente, secondo le quali la ricorrente non sarebbe titolare esclusiva del segno distintivo “Miss Italia”, essendo stati registrati da altri soggetti non riconducibili alla Ricorrente tutta una serie di marchi contenenti al loro interno le parole “miss Italia”.

A tal proposito si osserva che le procedure di riassegnazione italiane non richiedono affatto che il Ricorrente dimostri l’esclusività del proprio diritto al nome a dominio, ma soltanto che egli abbia diritto ad utilizzarlo. 

Può infatti accadere che esistano più soggetti che abbiano contemporaneamente diritto ad utilizzare lo stesso nome (come nel caso, ad esempio, di persone omonime). Inoltre, la unicità del nome a dominio sulla rete Internet ed il fatto che i marchi possono essere registrati sia in stati diversi, sia nello stesso stato, in relazione a specifici settori merceologici, fanno sì che su Internet possano nascere conflitti tra soggetti che vantano sul medesimo nome un diritto di esclusiva (si pensi ad esempio al caso di Ferrari, nome sia di una casa automobilistica che di un’azienda vinicola). 

Del resto, se per disporre la riassegnazione del nome a dominio al Ricorrente fosse sufficiente la dimostrazione della esistenza di un diritto di esclusiva, insieme a quella della malafede  dell’assegnatario, non si capirebbe per quale motivo le procedure di riassegnazione pretendano comunque anche la contemporanea dimostrazione dell’inesistenza di un diritto o di un legittimo interesse del Resistente al nome a dominio in contestazione. 

Nelle proprie repliche, la Resistente ha inoltre eccepito che il termine “miss Italia” sarebbe stato oggetto di volgarizzazione; con ciò deducendo, in sostanza, una nullità del marchio registrato dalla Ricorrente.

Tale eccezione, prima che infondata nel merito, è inammissibile.

Il collegio nominato nell’ambito delle procedure di riassegnazione ha competenza solo per verificare che il dominio in contestazione non leda diritti di terzi e non sia stato registrato e mantenuto in malafede.

Una volta documentata dal Ricorrente l’esistenza di un diritto sul nome in contestazione, il collegio della procedura di riassegnazione può solo accertare l’esistenza di un concorrente diritto o titolo da parte del Resistente, ma non può esprimere statuizioni costitutive o estintive di un diritto del Ricorrente stesso. Ciò a maggior ragione quando – come nel caso del marchio – la statuizione estintiva avesse ad oggetto un diritto valevole erga omnes e comportasse riflessi di natura pubblicistica.

Un volta documentata dal Ricorrente la registrazione di un marchio, la sua nullità può essere dichiarata soltanto dall’autorità giudiziaria, e non certo dal collegio cui è affidata la procedura di riassegnazione. La relativa eccezione è quindi inammissibile.

Risulta dunque accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

 Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III comma, lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio missitalia.it, in quanto corrispondente ai propri marchi registrati.

La Resistente ha affermato, nelle proprie repliche, che il sito, essendo libero, è stato registrato in base alle regole di naming e al principio “first come first served”, ossia “chi prima arriva prima registra”. A tal proposito si osserva che la circostanza che il sito risultasse libero non è elemento di per sé sufficiente a costituire un suo diritto sul nome a dominio. L’art. 4 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” stabilisce infatti che le richieste di assegnazione vengano esaminate ed i domini assegnati semplicemente in ordine cronologico, senza che il Registro compia indagini sulla titolarità in capo al soggetto registrante di diritti sul nome a dominio. La registrazione del dominio, quindi, si basa esclusivamente sulla dichiarazione resa dall'assegnatario al momento della registrazione del nome a dominio, secondo la quale la registrazione del dominio, per quanto a sua conoscenza, non lede diritti altrui.

Il diritto o il titolo del Resistente al nome a dominio registrato non può quindi essere costituito dalla mera registrazione del nome a dominio contestato. Se non fosse così, le procedure di riassegnazione non avrebbero alcun senso, in quanto il Resistente avrebbe sempre diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo ed il Ricorrente non potrebbe mai risultare vittorioso, in quanto non verrebbe mai soddisfatto il requisito di cui all’art. 3.6, lett. b) del Regolamento.

Ciò rilevato, si osserva che la Resistente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere sussistenti circostanze da cui desumere un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Infatti:

1)    non risulta che la Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che all’indirizzo www.missitalia.it non risulta alcun sito web attivo. La resistente ha affermato che il sito web che intende pubblicare on line sarebbe in preparazione e non ancora pronto per non meglio precisati “problemi tecnici ed amministrativi”; ma non ha fornito alcuna prova né del fatto che ci sia effettivamente un sito in costruzione, né dei problemi che nei circa tre anni intercorrenti dalla registrazione del dominio ad oggi avrebbero impedito di metterlo in linea. Né appare credibile l’affermazione secondo cui la parola “miss” nel dominio non andrebbe intesa come sostantivo “signorina”, ma come voce del verbo “miss” (mancare, aver nostalgia di), e che di conseguenza il dominio sarebbe stato registrato per essere un punto di ritrovo degli italiani all’estero. A prescindere dalla incongruenza linguistica di utilizzare nello stesso nome a dominio, per un verbo ed il suo complemento oggetto, un termine inglese (miss) ed uno italiano (Italia), non è infatti comprensibile il motivo per il quale un italiano all’estero cui manchi la propria patria debba fare riferimento ad un dominio che ne esprima il concetto in inglese.

2)    Neppure risulta che essa Resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) vista la sua denominazione, Emmedi Service s.n.c. di Marchetti F. e Di Maio L., del tutto diversa da quella del dominio in contestazione.

3)    Non risulta infine che la Resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato per alcuna attività, non ridirezionando l’utente su alcun sito web attivo.

Si ritiene pertanto che la Emmedi Service s.n.c. di Marchetti F. e Di Maio L. non abbia alcun titolo al nome a dominio in contestazione e che quindi anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione possa ritenersi soddisfatto.

c) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sussiste infine anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La Ricorrente ha affermato e dimostrato documentalmente la propria titolarità del marchio MISS ITALIA. Da ricerche effettuate su Internet dal presente collegio è inoltre emersa la notorietà di tale marchio. Infatti, inserendo nel motore di ricerca le parole MISS ITALIA, si ottiene un elenco di siti che fanno riferimento all’omonimo concorso di bellezza. Fra essi appare, ad esempio, anche il sito di Wikipedia  (un sito che si definisce enciclopedia libera) in cui si spiega che “Miss Italia è il nome del concorso di bellezza, che ogni anno elegge la ragazza più bella d'Italia. Fin dalla prima edizione del 1939 ha visto tra le sue concorrenti molte ragazze che sarebbero poi diventate famose nel mondo dello spettacolo”. Da tutto ciò è facilmente deducibile la notorietà raggiunta dal marchio MISS ITALIA, per cui appare  inverosimile che la registrazione del predetto nome sia stata del tutto casuale.

Inoltre, il nome missitalia.it mai è stato utilizzato dalla società attuale assegnataria. A tutt'oggi, digitando l'indirizzo http://www.missitalia.it, non si viene reindirizzati su alcun sito web. La Resistente ha semplicemente affermato (ma non provato) che il sito Internet non è ancora attivo per motivi di carattere tecnico ed amministrativo e che sarebbe stato utilizzato come punto di ritrovo per gli italiani all’estero. Di ciò, tuttavia, non è stata data alcuna prova o documentazione, sicché non può che dedursi che la Ricorrente detiene il dominio senza farne alcun uso. Ciò concretizza un caso di passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede del Resistente, essendo indicativo dell’intenzione del registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.

 Da quanto finora detto sussiste dunque nel caso di specie la circostanza di cui all’art 3.7, punto d) del Regolamento, ossia la “circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”.

Sussiste inoltre la circostanza di cui all’art. 3.7, punto e) del Regolamento, trattandosi di un nome di ente privato per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato. 

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio missitalia.it alla Missitalia s.r.l., con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Cesena, 1 agosto 2009                                                                              

Avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi

 


 
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