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Procedura di riassegnazione del nome a dominio
mifed.it

Ricorrente: Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (Kivial s.r.l.).
Resistente: WYD & A.s.c.a. s.r.l.
Collegio (unipersonale):  Avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 16 dicembre 2004, l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, con sede legale in Milano, via Domodossola 1, in persona del legale rappresentante sig. Corrado Peraboni, rappresentato nella presente procedura dalla Kivial s.r.l. e domiciliato presso la sede di quest’ultima in Udine P.le Cavedalis 6/2, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a  suo favore del dominio mifed.it,  registrato dalla WYD & A.s.c.a. r.l.. 

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.mifed.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
1. che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla WYD A.s.c.a. r.l..dal 27 marzo 2000;
2. che il dominio mifed.it era stato sottoposto a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base della R.A. il 10 novembre 2004; 
3. che digitando l’indirizzo www.mifed.it risulta una pagina di benvenuto del provider che ha attivato la pagina web.  

Il 20 dicembre 2004 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro e ad inviare alla resistente per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata. 

La copia del ricorso inviata all’indirizzo risultante dal  data base whois del Registro ritornava al mittente in quanto il destinatario risultava trasferito.

Avendo in ogni caso l’ente conduttore provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalle Regole di naming, il ricorso deve considerarsi regolarmente recapitato.

Quindi, decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD, in data 27 gennaio veniva nominato il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda quale saggio della presente procedura, il quale in data 31 gennaio 2005 accettava l’incarico.

L’Ente Autonomo Fiera di Milano  deduce nel ricorso introduttivo di essere titolare del marchio Mifed, nome con il quale è conosciuta la fiera mercato internazionale del cinema e del mulitmediale, nonchè di essere titolare dei nomi a dominio mifed.com e mifed.bz e mifed.info

A dimostrazione di quanto affermato il ricorrente allega documentazione attestate il deposito del marchio Mifed come marchio italiano registrato dal 1986 e rinnovato nel 1997, come marchio comunitario registrato nel 2001, come marchio internazionale registrato nel 1987 e come marchio nazionale registrato in numerosi stati.

Deduce e documenta ampiamente il ricorrente che la manifestazione identificata con il marchio Mifed rappresenta uno dei più importanti avvenimenti a livello mondiale del settore audiovisivo, nata nel 1960 e proseguita ogni anno con incremento notevole dei partecipanti, per la maggior parte distributori europei.

L’Ente Autonomo Fiera di Milano  sostiene che il nome a dominio mifed.it registrato dalla WYD , risulta in tutto identico al marchio “Mifed” legittimamente usato e registrato dal ricorrente, nonchè al nome della manifestazione che si svolge ogni anno presso la Fiera di Milano.

Il ricorrente deduce che la resistente non possiede alcun titolo o licenza per lo sfruttamento del marchio del ricorrente o autorizzazione a registrare nomi a dominio per conto del ricorrente.   Quanto alla malafede nella registrazione, il ricorrente afferma che la malafede sarebbe ravvisabile nel fatto che la manifestazione alla data della registrazione del nome a dominio era ampiamente conosciuta anche oltre i confini del territorio italiano, e che la resistente opera nel campo della produzione audio e video e pertanto non poteva non essere a conoscenza della manifestazione; per cui il nome a dominio sarebbe stato intenzionalmente registrato allo scopo di sfruttare la notorietà del marchio della ricorrente.

La prova della malafede sarebbe data anche dalla circostanza che il nome a dominio registrato nel 2000 non è mai stato utilizzato attivamente dal resistente che appare essere un detentore passivo. 

Il ricorrente chiede quindi la rassegnazione in suo favore del nome a dominio contestato.

Nel merito, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, essendo emersa nel procedimento l’esistenza dei requisiti richiesti per far luogo alla riassegnazione:

a) identità o confondibilità del nome

L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole di Naming impone, ai fini della rassegnazione di un nome a dominio, l’indagine sul requisito della identità o confondibilità del nome.

Perché si possa riscontrare una identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Il ricorrente deduce di essere titolare del marchio Mifed e di ciò fornisce prova con idonea documentazione.  L’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ha infatti depositato documentazione da cui si attesta l’avvenuta registrazione del marchio Mifed sia come marchio italiano, che comunitario, internazionale e nazionale in numerosi stati. Il nome a dominio contestato è del tutto identico al marchio registrato dal ricorrente.

 E’ quindi di tutta evidenza la identità e confondibilità del nome a dominio contesto con l’omonimo marchio, e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Provata dal ricorrente la propria titolarità sul nome a dominio, spetta al resistente dare prova di essere anch’egli titolare di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di una delle circostanze  di cui all’art. art. 16.6 delle regole di naming, secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 
1)prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

La società resistente, attuale assegnataria del nome a dominio qui contestato,  non ha fornito a questo collegio alcuno strumento per verificare la sussistenza di un suo diritto sul nome Mifed, in quanto non ha fatto pervenire proprie memorie a controdeduzione di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente.

Né un tale diritto o titolo è desumibile d’ufficio dagli elementi disponibili su Internet o dalla documentazione agli atti.

Non essendovi quindi alcuna evidenza dell’esistenza di un concorrente diritto dell’attuale assegnataria al nome a dominio in contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali le regole di naming deducono l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi sussistente anche il requisito di cui all’art. 16.6.b delle regole di naming.

c) registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.

Deve infine ritenersi dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. 

La notorietà della manifestazione Mifed, nata nel 1960,  e del relativo  marchio registrato, come ampiamente documentato dal ricorrente,  è tale da risultare quantomeno improbabile che la società assegnataria del nome a dominio, che opera nel settore della produzione audio e video,  ignorasse l’esistenza di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio perfettamente identico  a detto nome sia una mera coincidenza.

Non v’è dubbio, vista la documentazione prodotta, che nel marzo del 2000, data della registrazione del nome a dominio, la fiera mercato internazionale Mifed  era ampiamente conosciuta  soprattutto  da chi si occupa di produzione audio e video come la società resistente.

Oltre a ciò, il nome a dominio mifed.it non è mai stato concretamente utilizzato. Ciò integra la fattispecie della detenzione passiva (passive holding), che per pacifica giurisprudenza è ritenuto elemento da cui dedurre la malafede del resistente.  La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome della manifestazione.

A completare il quadro, è da segnalare che la resistente non risulta mai aver in alcun modo risposto alle richieste della ricorrente o alla lettera inviatagli dalla Registration Authority a seguito della contestazione.

Si ritiene quindi sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
 

si dispone la riassegnazione del nome a domino mifed.it all’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano con sede in Milano, Via Domodossola  1. 

La presente decisione sarà comunicata al Registro per gli adempimenti di sua competenza.

Roma,   14 febbraio 2005

Avv. Giuseppe Loffreda