Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
MICROGAMING.IT
Ricorrente:
Microgaming Europe Limited (avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: Time Out Sport s.r.l. (avv. Stefano Narducci)
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento della
procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. l’8 marzo 2010 la società Microgaming
Europe Limited, rappresentato e difeso nella presente procedura
dall’avv. Stefano Narducci, presso lo studio del quale in
Roma, Via Principessa Clotilde n. 7 si domiciliava, giusta delega in
calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio microgaming.it, registrato dalla società Time Out
Sport s.r.l..
Ricevuto il
ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i
dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che
il dominio microgaming.it era stato creato il 23 aprile 2008 ed era
registrato a nome della società Time Out Sport s.r.l.;
- b) che
il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa
era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il
valore “challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.microgaming.it non si giunge
ad alcun sito web.
Effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 15 marzo 2010
il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto
alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante
dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le
proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il plico veniva
ricevuto dalla Resistente il 22 marzo 2010. Il 15 aprile 2010 perveniva
via e-mail a C.R.D.D. la replica della Resistente, rappresentata e
difesa dall’avv. Stefano Narducci, presso il cui studio in
via San Francesco 18, 72015 Fasano (BR) si domiciliava. In data 16
aprile 2010 le repliche e la documentazione allegata venivano inoltrate
alla Ricorrente, che il medesimo giorno ne confermava la ricezione. In
data 20 aprile 2010 arrivava a C.R.D.D. anche l’originale
cartaceo delle repliche, che venivano spedite in data 21 aprile 2010
alla Ricorrente.
Il 19 aprile 2010
veniva nominato quale esperto l’avv. Maria Luisa
Buonpensiere, che il successivo 20 aprile accettava
l’incarico.
Allegazioni delle
parti
Allegazioni
della Ricorrente.
La Ricorrente, nel proprio
ricorso, afferma anzitutto che i marchi, per la violazione
dei quali è stato introdotta la presente procedura, sono in
proprietà esclusiva della società capogruppo
Microgaming Software Systems Limited e registrati dalla
società controllata Microgaming Systems Anstalt. La
Ricorrente dichiara che, pur essendo costante l’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui sono legittimate alla tutela del cd
marchio di gruppo tutte le società appartenenti ad un
medesimo gruppo imprenditoriale, ha prodotto copia della licenza
rilasciata dalla Microgaming Software System Limited a favore della
Microgaming Europe Limited.
In merito alla
identità e confondibilità del nome a dominio, la
Ricorrente sostiene che la Holding Microgaming è leader
mondiale dei ccdd on
line casinò games e che, come prima al mondo,
ha lanciato nel 1994 i primi casinò games disponibili on
line sulla rete Internet. Inoltre la Ricorrente sostiene di essere tra
i principali fornitori mondiali di software per l’industria
dei giochi e delle scommesse con circa 100 casinò on line
elencati sul sito web microgaming.com, di aver
altresì sviluppato il Microgaming Poker Network che consente
ai giocatori di effettuare in tempo reale e in modalità
multiplayer le puntate ai giochi di poker e di aver infine annunciato
nel mese di maggio 2009 la più alta vincita di sempre ai
casinò on line.
La Ricorrente
deduce e documenta di essere licenziataria per la società
Microgaming Software Systems Limited di una
pluralità di marchi, tra i quali:
-
MICROGAMING (denominativo), marchio comunitario n. 2789063
del 25 luglio 2002;
-
MICROGAMING (figurativo), marchio comunitario n. 5693627 del
16 febbraio 2007;
-
MICROGAMING (figurativo), marchio comunitario n. 5693577 del
16 febbraio 2007;
-
MICROGAMING AT THE HEART (figurativo), marchio comunitario n.
5279195 del 28 agosto 2006;
-
POWERED BY MICROGAMING (figurativo), marchio comunitario n.
5693494 del 16 febbraio 2007.
La Ricorrente
sostiene dunque che la registrazione del nome a dominio da parte della
Resistente sia atta a trarre in inganno gli utenti di Internet e a
sviare la potenziale clientela della Microgaming, soprattutto con
riferimento ai casinò games on line.
La Ricorrente
sostiene inoltre che, in forza del principio
dell’unitarietà dei segni distintivi di cui
all’art. 22 del d. lgs. n. 30/2005, secondo il quale la
titolarità avente ad oggetto un segno distintivo di un
determinato tipo porta ad uno jus excludendi di ogni altro diritto
d’uso in relazione a quel segno, può ugualmente
concludersi che il nome a dominio in contestazione non può
rimanere validamente assegnato all’attuale Resistente, il
quale non è titolare della denominazione che lo compone
né è in alcun modo collegabile con la stessa.
In relazione ai
diritti dell’attuale assegnatario sul nome a dominio opposto,
la Ricorrente afferma che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a
dominio in contestazione, non corrispondendo né al suo nome,
né alla sua denominazione sociale, né la
Ricorrente ha mai autorizzato il Resistente ad utilizzare in qualsiasi
modo i propri marchi.
La
Ricorrente afferma infine che la malafede della Resistente emerge da
una serie di circostanze:
- a) la
notorietà del marchio MICROGAMING è tale da
escludere che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il
nome a dominio, ignorando l’esistenza di diritti di esclusiva
su tale marchio;
- b) il
sig. Gianluca Finazzi (admin-c della Resistente Time Out Sport s.r.l. ,
nonché Presidente della medesima società)
dichiara di essere un consulente con rilevante esperienza nel settore
dei giochi d’azzardo, ossia il medesimo settore merceologico
in cui la Ricorrente ed i suoi marchi hanno raggiunto fama mondiale;
dunque, a dire della Ricorrente, la Resistente avrebbe richiesto
l’assegnazione del nome a dominio ben sapendo che legittima
titolare avrebbe dovuto esserne la Ricorrente;
- c) pur
avendo richiesto alla Resistente di cederle la titolarità
del nome a dominio, quest’ultima non ha mai risposto ed ha
perseverato nello stato di passive holding del dominio opposto;
- d) non
esiste alcun collegamento dimostrabile tra la Resistente e il marchio
MICROGAMING contenuto per intero nel nome a dominio in contestazione.
Conclude pertanto
chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Allegazioni della Resistente.
La Resistente, nelle proprie
repliche, deduce anzitutto la irricevibilità /
inammissibilità del ricorso, in quanto:
a) la produzione
dell’accordo di licenza d’uso dei marchi
contrasterebbe sia con il disposto dell’art. 4.11 del
Regolamento Dispute, in base al quale la procedura di riassegnazione
è condotta in italiano, nonché con il disposto
dell’art. 123 c.p.c., che prevede la nomina di un traduttore
e la conseguente traduzione per i documenti che non sono scritti in
italiano;
b) anche laddove
fosse tradotta in italiano, la scrittura privata de quo sarebbe
comunque inammissibile, stante l’impossibilità di
provare con certezza la data della sottoscrizione in essa indicata.
Per quanto
riguarda l’identità / confondibilità
del nome a dominio rispetto ad un marchio della Ricorrente, la
Resistente sostiene che i marchi elencati nel reclamo non sono affatto
noti al pubblico italiano. A sostegno di ciò, la Resistente
rileva che i risultati ottenuti inserendo la parola microgaming nel
motore di ricerca Google si riferiscono esclusivamente al mercato
estero ed alcuni di questi linkano a servizi che Microgaming offre
all’estero, per lo più inibiti agli utenti
italiani da un provvedimento dell’A.A.M.S., organo italiano
di controllo in materia di giochi e scommesse, il quale vieta agli
operatori esteri del gambling – non dotati di autorizzazione
per la raccolta giochi in Italia - di operare verso utenti italiani.
La Resistente
afferma poi che la notorietà dei marchi del Ricorrente in
Italia è altresì smentita da un recentissimo
articolo pubblicato sul sito della stessa Ricorrente in cui si legge
che solo nel marzo del 2010 Microgaming ha ottenuto
l’approvazione A.A.M.S. per introdurre il suo poker network
in Italia. Dunque essa afferma che, per stessa ammissione del
Ricorrente, fino al marzo 2010 i marchi di quest’ultima erano
del tutto sconosciuti al mercato italiano, così come i
software, le infrastrutture e il network microgaming, in quanto privi
di autorizzazione da parte dell’A.A.M.S.
La Resistente
inoltre eccepisce la decadenza d’uso del marchio denominativo
microgaming, marchio comunitario registrato il 25.7.2002 e, a detta del
Resistente, mai utilizzato in modo effettivo dal Ricorrente
all’interno del territorio nazionale, per cui, nel 2008, anno
a cui risale la registrazione del nome a dominio, tale decadenza
d’uso si sarebbe già realizzata.
La Resistente
sostiene inoltre che il suo diritto all’utilizzo del nome a
dominio in contestazione deriva:
- a)
dalla mancanza di titoli e diritti in capo alla Ricorrente;
- b) dal
fatto che la Time Out Sport s.r.l. è società
operante nel settore del gambling dal 2007 e il suo oggetto sociale
è tanto ampio da ricomprendere il mercato sportivo e i
giochi. La scelta del nome a dominio in contestazione è
quindi espressione del suo oggetto sociale e della sua mission
aziendale: tenere informato il pubblico sui micro gaming.
La Resistente
sostiene infine che la sua malafede è esclusa dalle seguenti
circostanze:
- a)
l’assenza di una tutela applicabile nei confronti del marchio
denominativo “microgaming” per decadenza
d’uso quinquennale del medesimo;
- b)
l’assenza di notorietà / popolarità /
capacità attrattiva del suddetto marchio
all’interno del territorio italiano;
- c) la
mancanza di una presenza stabile, effettiva e costante di Microgaming e
dei suoi marchi sul mercato italiano;
- d) di
contro, la presenza della Time Out Sport s.r.l. nel mercato del
gambling da alcuni anni con portali informativi destinati al
pubblico italiano.
Conclude pertanto
chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della
decisione
Questioni
preliminari
Sulla improcedibilità
/ irricevibilità del ricorso
In via preliminare, si osserva
che la richiesta del Resistente di dichiarare il ricorso improcedibile
è infondata.
Le procedure di
riassegnazione prevedono come unica ipotesi di
improcedibilità del ricorso la circostanza che il dominio in
contestazione non sia stato previamente sottoposto alla procedura di
opposizione ex art. 5.1 del Regolamento per l’assegnazione e
la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (art. 3.1, I comma del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it). Nel caso
di specie, la procedura di opposizione risulta essere stata attivata
con lettera del 29 ottobre 2009, debitamente riscontrata e comunicata
dal Registro al Resistente con lettera del 23 novembre 2009.
Sulla documentazione in lingua
inglese.
Ma anche a voler prescindere da
ciò, si rileva che la pretesa che la mancata traduzione in
italiano della documentazione in inglese prodotta dalla Ricorrente
costituisca motivo di inammissibilità della documentazione
stessa sulla base dell’art. 4.11 del regolamento e
dell’art. 123 [rectius:
122] c.p.c. è comunque radicalmente
infondata.
La previsione del
Regolamento, conforme a quanto disposto dall’art. 122 c.p.c.,
che il procedimento debba essere condotto in italiano, non implica
affatto che anche i documenti debbano essere accompagnati da
traduzione. Sul punto, la giurisprudenza della cassazione è
pacifica nel ritenere che “Il principio della
obbligatorietà della lingua italiana, previsto
dall’art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in
senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei
suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le
istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti
dalle parti, onde, quando siffatti documenti risultino redatti in
lingua straniera, il giudice stesso, ai sensi dell’art. 123
c.p.c., ha la facoltà, e non l’obbligo, di
procedere alla nomina di un traduttore” (Cass.
civ., sez. I, 28-12-2006, n. 27593; conformi, fra le tante: Cass. civ.,
sez. III, 11-10-2005, n. 19756; Cass. civ., sez. I, 19-09-2003, n.
13898).
Quanto alla
opportunità di nomina di un traduttore, essa “rientra tra i poteri
discrezionali del giudice e non è necessaria quando il
contenuto del documento in lingua straniera appaia al giudice di facile
comprensione.” (Trib. Trani, 1-2-1996, in Giur. it., 1997, I,
2, 754) . I documenti in inglese prodotti dalla Ricorrente sono del
tutto comprensibili al collegio, né la resistente
– al di là dell’eccezione formale
relativa alla redazione in lingua straniera - ha affermato o
dimostrato di non comprenderne il contenuto.
Sulla data della scrittura
privata.
Infondata è inoltre
l’affermazione della Resistente in base alla quale la
scrittura privata prodotta dalla Ricorrente sarebbe priva di data
certa. A tal proposito, si osserva che l’accordo di licenza
sottoscritto dal Ricorrente e dalla Microgaming Software Systems
Limited, che contiene anche l’autorizzazione ad introdurre
procedure di riassegnazione nell’ambito dei Paesi
dell’Unione Europea, è stato prodotto
nell’ambito della documentazione allegata al ricorso, e
quindi concluso sicuramente prima dell’introduzione della
presente procedura.
Tale scrittura
privata documenta la legittimazione attiva della Ricorrente,
legittimazione che deve sussistere la momento della introduzione della
procedura stessa. Essendo stata depositata con il ricorso, tale
deposito costituisce, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., un
fatto che stabilisce in modo certo l’anteriorità
della formazione del documento rispetto alla procedura di
riassegnazione.
Anche
per tali motivi dunque l’eccezione sollevata dal Resistente
è infondata e, come tale, deve essere respinta.
Nel merito
a)
Identità e confondibilità del nome a
dominio.
In base all’art. 3.6,
I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa
riscontrare il requisito della identità o
confondibilità, “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui
il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio
che il nome a dominio in contestazione (microgaming.it) sia identico
alla denominazione sociale ed ai marchi di proprietà della
Microgaming Software Systems Limited e concessi in licenza
alla Ricorrente. E’ quindi evidente la
confondibilità del nome a dominio microgaming.it con gli
omonimi marchi e, di conseguenza, la sussistenza di quanto richiesto
dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento per la
riassegnazione del nome a dominio.
Al riguardo, la
pretesa della Resistente che la Ricorrente non abbia alcun titolo al
nome a dominio in contestazione per essersi il marchio estinto per
non uso quinquennale avvenuta prima della registrazione del
dominio stesso è del tutto irrilevante. Infatti, anche
ammesso per mera ipotesi che l’esperto avesse il potere di
decidere statuire sulla nullità del marchio [potere che
invece non ha], comunque il nome a dominio in contestazione sarebbe
uguale al cuore della denominazione sociale della Ricorrente.
Si ritiene
pertanto sussistente il requisito della identità e
confondibilità del nome a dominio.
b)
Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in
contestazione.
Una volta che il
Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio
contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di
un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle
circostanze ex art. 3.6, III comma, lett. a), b), c) del Regolamento,
dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure
dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie
la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio
microgaming.it, in quanto corrispondente ai propri marchi registrati.
Ciò
rilevato, si osserva che il Resistente non ha fornito alcun elemento
che consenta di ritenere sussistenti circostanze da cui desumere un suo
diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Infatti:
- 1)
non risulta che il Resistente “prima di avere avuto notizia
dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi”
(art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento). Come visto, il dominio non
risulta utilizzato per alcuna attività, non ridirezionando
l’utente su alcun sito web attivo.
- 2)
Neppure risulta che il Resistente “è conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b
del Regolamento) visto che è sempre indicato il nome Time
Out Sport s.r.l. (admin Gianluca Finazzi).
- 3)
Per i motivi di cui sopra, si deve dunque escludere che il
Resistente “del
nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co.
3, lett. c del Regolamento).
Si ritiene
pertanto che la Resistente non abbia alcun titolo al nome a dominio in
contestazione e che quindi anche il secondo requisito richiesto dal
Regolamento per far luogo alla riassegnazione possa ritenersi
soddisfatto.
c)
Malafede della Resistente.
Sussiste anche il
requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio.
La Ricorrente ha
evidenziato che il legale rappresentante della Time Out Sport s.r.l.
risulta essere un gambling
consultant ossia un consulente esperto in questioni di
gioco d’azzardo.
La Resistente,
nelle proprie repliche, non contesta tale fatto, ma sostiene che
occorre fare una distinzione tra “persona
giuridica” e “persona fisica”, per cui
“il dott.
Gianluca Finazzi, nel procedimento diretto all’assegnazione e
all’utilizzo del nome a dominio
“microgaming.it” agisce, quale legale
rappresentante della Time Out Sport s.r.l., quindi “in nome e
per conto” della medesima società esteriorizzando
la volontà dell’ente che rappresenta.
Diversamente, quando agisce come “gambling
consultant” lo fa a quale a titolo personale, come libero
professionista”.
Tale affermazione
è però priva di fondamento, in quanto
è indubbio che l’elemento soggettivo della persona
giuridica è immediatamente riferibile alle singole persone
che la compongono. Nel caso di specie, il sig. Gianluca Finazzi,
Presidente e legale rappresentante della società resistente,
è un consulente con rilevante esperienza nel settore del
gioco d’azzardo, per cui appare inverosimile che, al momento
della registrazione del nome a dominio, ignorasse l’esistenza
della Ricorrente. E' evidente quindi che la Resistente ha inteso
sfruttare la notorietà raggiunta dalla Ricorrente per
attrarre illegittimamente i relativi clienti verso il proprio sito,
considerando che essa per prima nel mondo, sin dal 1994, ha offerto
agli utenti Internet i primi casinò
games disponibili on line.
Da quanto finora
detto emergono quindi le circostanze di cui all’art 3.7 punto
d), ossia la “circostanza
che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,
utenti di internet, ingenerando la probabilità di confusione
con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”.
Occorre
altresì aggiungere che sul sito del Resistente non
è svolta alcuna attività, non essendo il nome a
dominio in contestazione mai stato utilizzato dall’attuale
assegnatario. Il Resistente afferma che il nome a dominio in
contestazione è stato registrato per il lancio di un nuovo
portale finalizzato all’aggiornamento e
all’informazione del pubblico italiano in materia di skill
game, ma che tale portale non sarebbe ancora pronto, in quanto non vi
sarebbe ancora una definitiva regolamentazione degli skill game.
Tuttavia, il Resistente non ha fornito alcuna prova di tali
circostanze. Siamo dunque in presenza di un caso di passive holding del
dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle
procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene
elemento da cui desumere la malafede del Resistente, essendo indicativo
dell’intenzione del registrante di rivenderlo e/o di
sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.
Inoltre,
considerando che il Resistente svolge la propria attività
nel medesimo settore del Ricorrente, appare dimostrata anche la
circostanza di cui all’art. 3.7 punto b), ossia la “circostanza che il nome a
dominio sia stato registrato dal Resistente per impedire al titolare
del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro
segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di
utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo
in un nome a dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per
attività in concorrenza con quella del ricorrente”.
Si ritiene quindi
dimostrata anche la malafede nel mantenimento e nella registrazione del
dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio microgaming.it alla società Microgaming
Europe Limited con sede in Malta, Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit
Avenue, Ta’Xbiex XBX 1011.
La presente
decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i
provvedimenti di sua competenza.
Roma, 5
maggio 2010
Avv.
Maria Luisa Buonpensiere
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