Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 8 agosto 2012, la Liu.jo S.p.a. con sede in Viale John Ambrose Fleming 17, Carpi (MO), in persona del suo legale rappresentante Avv. Serena Iori, rappresentata dall’avv. Carloalberto Giovannetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso dei Tintori 25, Firenze, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio liu-jo.it, registrato dal Sig. Ben Victor.
                                                                     
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio liu-jo.it era stato creato il 6 maggio 2011 ed era registrato a nome del Sig. BenVictor
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.liu-jo.it non si giungeva ad alcun sito attivo.

Ricevuto il ricorso per posta il 9 agosto 2012 con la relativa documentazione ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il giorno seguente C.R.D.D., ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, invitando il Sig. Ben Victor  ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del reclamo.

Il 5 settembre 2012 le Poste restituivano il Reclamo a  C.R.D.D con l’indicazione di  mancata consegna in quanto l’indirizzo fornito dal Resistente  risultava errato.  Pertanto il Reclamo, dal momento della tentata consegna, si considera noto al Resistente, ex art. 4.4, III comma, lett. c) del regolamento.

Il 3 ottobre 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto l’ Avv. Raffaele Sperati, che  il giorno 5 ottobre accettava l'incarico.

Nel proprio ricorso la Ricorrente afferma di essere una società che opera nel settore della abbigliamento pret–a–porter donna, uomo, bambino estendendo il proprio business anche agli accessori, alle scarpe e costumi da bagno. La presenza delle boutique Liu-jo interessa non solo il territorio Italiano ma anche quello Europeo e Asiatico annoverando più di cento punti vendita.

Il marchio Liu-Jo, documenta la Ricorrente,  è stato registrato in oltre 80 paesi al mondo e gode di indiscussa rinomanza. Sotto questo profilo, la registrazione del dominio liu-jo.it costituirebbe una violazione dei diritti di privativa da parte del Sig Ben Victor, in quanto questi non  avrebbe alcun diritto o titolo ad utilizzare la denominazione ‘Liu.Jo’ (che costituisce il cuore del nome a dominio in contestazione).

La registrazione sarebbe poi stata effettuata in malafede. Ciò sarebbe dimostrato non solo dalla notorietà del marchio Liu.Jo, ma anche dal fatto che il sito web posto nel dominio in contestazione sarebbe stato utilizzato dal Resistente, prima che venisse avviata la procedura di riassegnazione dello stesso, per vendere, a prezzi molto bassi, articoli di abbigliamento di note marche di moda. Quindi, solo in un secondo momento la pagina web sarebbe stata tolta e lasciato che il nome a dominio non corrispondesse ad alcun sito internet.

La Ricorrente inoltre afferma che il Sig. Ben Victor avrebbe registrato numerosi altri nomi a dominio comprendenti a noti marchi della moda.

La Ricorrente chiede pertanto la riassegnazione del nome a dominio liu-jo.it. 


Il ricorso, inviato da C.R.D.D.  per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, non è stato recapitato in quanto il destinatario non risulta a quell’indirizzo. Il Reclamo, ex art. 4.4, III comma, lett. c) del regolamento, si considera conosciuto dal Sig. Ben Victor dal momento in cui è stata tentata la consegna della raccomandata.

Il ricorso  è stato restituito dalle poste a C.R.D.D il 5 settembre 2012, quindi i termini per le eventuali repliche sono passati  senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio.


I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a)    identità e confondibilità del nome

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio liu-jo.it assegnato al Sig. Ben Victor è sotanzialmente identico al marchio della Ricorrente, differendo unicamente per il trattino al posto del punto (inammissibile all'interno del nome).

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 
b) eventuali diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.

Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome liu-jo.it , sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento) ;
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito  non risulta attualmente utilizzato.

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

Anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla rassegnazione deve quindi ritenersi soddisfatto.
                                                                          
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto il nome a dominio in contestazione è stato registrato il 6 maggio 2011, in un secondo momento rispetto la registrazione in Italia del marchio Liu.jo avvenuta invece il 27 dicembre 2007. Pertanto, anche ammesso che al momento della  registrazione del dominio al signor Ben Victor fosse ignota l’esistenza del marchio Liu.jo, egli era comunque in grado di sapere, usando la normale diligenza, dell’esistenza del marchio e che, quindi, stava ledendo un altrui diritto. 

Peraltro, considerando la notorietà del marchio Liu.jo, è da escludere la circostanza che la registrazione del dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma è piuttosto da ritenere che la registrazione sia stata effettuata unicamente “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario” (art. 3.7 lett. d del regolamento.

 A ciò si aggiunga che la malafede nell’utilizzo del nome a dominio liu-jo.it, si evince anche dalla natura dell’attività ospitata sul  nome a dominio prima che la presente procedura di riassegnazione iniziasse, ossia una vendita a costi bassissimi di accessori di abbigliamento di note marche di moda. Una condotta questa che va a integrare la fattispecie della concorrenza sleale e che dimostra la lesione del diritto della Ricorrente e la malafede della Resistente. Va comunque segnalato che il Sig. Ben Victor, successivamente alla contestazione del dominio, ha smesso tale attività dal nome a dominio liu-jo.it, e pertanto  sta facendo del nome a dominio solamente un uso passivo (passive holding); il che peraltro è anch’esso sintomo di malafede nel mantenimento del nome a dominio.
  
Non può essere ignorata la circostanza che il Sig. Ben Victor risulti come registrante di altri nomi a dominio come “hogan-interactive.it”, “hoganoutlet.it”, hogansitoufficiale.it” e di altri domini contenenti nella denominazione  il cuore di marchi noti nel settore della moda. Il che costituisce una reiterata condotta accaparratoria che è anch’essa sintomo di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.  

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “liu-jo.it” alla società Liu.jo S.p.a. con sede in John Ambrose Fleming 17, Carpi (MO).

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 8 ottobre 2012

Raffaele Sperati