Decisione dominio leatherman.it

Procedura di riassegnazione del nome a dominio LEATHERMAN.IT Ricorrente: Leatherman Europe GmbH (Ms. Caroline Valle) Resistente: Macrosten LTD Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Enzo Fogliani Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto alla CRDD via email in data 25.2.2020, la società Leatherman Europe GmbH, corrente in Holterkamp 16, 40880, Ratingen, Germania, in persona dell’Amministratore delegato, sig. Kris James Hamper, rappresentata nella presente procedura da Ms. Caroline Valle della Safenames Ltd, sita in Linford Wood, MK14 6LS, Milton Keynes, England, United Kingdom - giusta delega in calce al ricorso - introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio leatherman.it, registrato dalla Macrosten LTD., 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos, 2018 - Nicosia (Nicosia). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio leatherman.it era stato creato il 26 gennaio 2017 ed era registrato a nome della Macrosten LTD; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged/ serverDeleteProhibited”; c) che digitando l’indirizzo leatherman.it si giunge ad un sito web, contenente link che reindirizzano a siti web che offrono utensili LEATHERMAN della Ricorrente e di altre società operanti nel mercato della ferramenta. Successivamente, in data 3 marzo 2020, C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 18 giugno 2020 tornava a C.R.D.D l’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le poste avevano consegnato alla Resistente il ricorso in data 13 marzo 2020. Considerata la sospensione straordinaria dei termini delle procedure di riassegnazione nonché l’inutile decorso del termine di 25 giorni senza che la Resistente inviasse le proprie repliche così come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento, il 22 giugno 2020 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Enzo Fogliani, che in pari data accettava l’incarico. Allegazioni delle parti Nel proprio ricorso introduttivo, la Ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio “LEATHERMAN”, registrato inizialmente negli Stati Uniti d’America in data 3.9.1985 e, successivamente, in Gran Bretagna il 23.8.1991, in Italia il 4.12.1992 ed in Germania il 12.3.1999, oltre a diversi Marchi Registrati UE da essa registrati a partire dal 31.3.2004, quindi antecedentemente alla registrazione del dominio in contestazione. Deduce inoltre la Ricorrente che la notorietà del marchio e dei prodotti LEATHERMAN le ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti nazionali e internazionali nel mercato della ferramenta. La Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul nome oggetto della procedura, visto che esso non corrisponde alla sua denominazione o ragione sociale, né sussisterebbe alcun diverso collegamento della Resistente con il marchio LEATHERMAN. Deduce inoltre la Ricorrente che, onde ottenere la titolarità del suddetto nome a dominio, il 30 marzo 2017 inviava alla Resistente una formale diffida dall’utilizzo del dominio ed il successivo 12 aprile 2017, un ultimo sollecito bonario. La Resistente, tuttavia, non forniva alcun riscontro a tali tentativi di definizione bonaria della vicenda. Afferma infine la Ricorrente che la Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, dato che nel momento in cui lo registrava non poteva ignorare l’esistenza del relativo marchio appartenente alla Ricorrente, che godeva già all’epoca di un riconoscimento globale nel mercato della ferramenta. Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio. Posizione della Resistente Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini assegnatile dal Regolamento. Motivi della decisione I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. A ) Identità o confondibilità del nome L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome. Nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza che il nome a dominio leatherman.it ricomprende totalmente il marchio “LEATHERMAN”, registrato dalla Ricorrente in data antecedente alla registrazione del suddetto dominio. Infatti, è documentalmente provato dalla Ricorrente che la Resistente ha registrato il dominio “leatherman.it” più di 10 anni dopo che la Ricorrente ha acquisito diritti sul nome “LEATHERMAN” sotto forma di diritti di marchio e riconoscimento globale nel mercato della ferramenta. Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. B) Diritti o interessi legittimi della Resistente Avendo la Ricorrente provato un proprio diritto sul marchio “LEATHERMAN” e la confondibilità del nome a dominio con un suo marchio registrato, sarebbe spettato alla Resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. La Resistente però, non avendo presentato proprie repliche, non ha dimostrato di avere un diritto od un titolo alla registrazione del dominio leatherman.it. Né le ricerche operate d’ufficio su internet hanno evidenziato l’esistenza di alcuno degli elementi in presenza dei quali la Resistente si potrebbe ritenere legittimata alla registrazione ed al mantenimento del dominio in contestazione. Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile in internet: • a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “parte resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, II co. del Regolamento); • b) non risulta che “parte resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; • c) si deve anche escludere la circostanza che “parte resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina contenente la dicitura “Reserved” e la frase “questo dominio è riservato”. Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. C) Registrazione ed uso del dominio in malafede Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, è indubbio che il dominio in contestazione sia stato registrato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet sfruttando il marchio della Ricorrente. Dalla documentazione versata agli atti della procedura dalla Ricorrente e dalle ricerche effettuato ex ufficio in internet emerge chiaramente che la Macrosten LTD. possiede un portafoglio di domini di oltre 100.000 nomi a dominio, comprendente anche dei domini palesemente e volutamente confondibili con marchi famosi di cui non è titolare (p. es.: FLIRT4FREE.IT). Il che induce a ritenere che la registrazione del dominio in contestazione faccia parte di un ben più ampio disegno di cybersquatting. Di fatto, poi, la registrazione del dominio leatherman.it da parte della Resistente impedisce alla Ricorrente di riflettere in un nome a dominio un proprio marchio registrato. A ciò si aggiunga il fatto che digitando il nome a dominio in oggetto si accede ad una pagina web in cui sono contenuti vari link a siti web che offrono gli utensili LEATHERMAN della Ricorrente, indirizzano in alcuni casi gli utenti anche verso altre società attive nel mercato della ferramenta, con conseguente grave danno per la Ricorrente. Si ritiene, pertanto, che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio leatherman.it. Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio leatherman.it alla società Leatherman Europe GmbH, corrente in Holterkamp 16, 40880, Ratingen, Germania. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza. Roma, 7 luglio 2020 Avv. Prof. Enzo Fogliani

Con ricorso pervenuto alla CRDD via email in data 25.2.2020, la società Leatherman Europe GmbH, corrente in Holterkamp 16, 40880, Ratingen, Germania, in persona dell’Amministratore delegato, sig. Kris James Hamper, rappresentata nella presente procedura da Ms. Caroline Valle della Safenames Ltd, sita in Linford Wood, MK14 6LS, Milton Keynes, England, United Kingdom - giusta delega in calce al ricorso - introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio leatherman.it, registrato dalla Macrosten LTD., 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos, 2018 - Nicosia (Nicosia).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio leatherman.it era stato creato il 26 gennaio 2017 ed era registrato a nome della Macrosten LTD;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged/ serverDeleteProhibited”;
c) che digitando l’indirizzo leatherman.it si giunge ad un sito web, contenente link che reindirizzano a siti web che offrono utensili LEATHERMAN della Ricorrente e di altre società operanti nel mercato della ferramenta.

    Successivamente, in data 3 marzo 2020, C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

    Il giorno 18 giugno 2020 tornava a C.R.D.D l’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le poste avevano consegnato alla Resistente il ricorso in data 13 marzo 2020.

   Considerata la sospensione straordinaria dei termini delle procedure di riassegnazione nonché l’inutile decorso del termine di 25 giorni senza che la Resistente inviasse le proprie repliche così come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento, il 22 giugno 2020 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Enzo Fogliani, che in pari data accettava l’incarico.

Allegazioni delle parti

Nel proprio ricorso introduttivo, la Ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio “LEATHERMAN”, registrato inizialmente negli Stati Uniti d’America in data 3.9.1985 e, successivamente, in Gran Bretagna il 23.8.1991, in Italia il 4.12.1992 ed in Germania il 12.3.1999, oltre a diversi Marchi Registrati UE da essa registrati a partire dal 31.3.2004, quindi antecedentemente alla registrazione del dominio in contestazione.

Deduce inoltre la Ricorrente che la notorietà del marchio e dei prodotti LEATHERMAN le ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti nazionali e internazionali nel mercato della ferramenta.

La Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul nome oggetto della procedura, visto che esso non corrisponde alla sua denominazione o ragione sociale, né sussisterebbe alcun diverso collegamento della Resistente con il marchio LEATHERMAN.

Deduce inoltre la Ricorrente che, onde ottenere la titolarità del suddetto nome a dominio, il 30 marzo 2017 inviava alla Resistente una formale diffida dall’utilizzo del dominio ed il successivo 12 aprile 2017, un ultimo sollecito bonario. La Resistente, tuttavia, non forniva alcun riscontro a tali tentativi di definizione bonaria della vicenda.

Afferma infine la Ricorrente che la Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, dato che nel momento in cui lo registrava non poteva ignorare l’esistenza del relativo marchio appartenente alla Ricorrente, che godeva già all’epoca di un riconoscimento globale nel mercato della ferramenta.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente

Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini assegnatile dal Regolamento.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza che il nome a dominio leatherman.it ricomprende totalmente il marchio “LEATHERMAN”, registrato dalla Ricorrente in data antecedente alla registrazione del suddetto dominio.

Infatti, è documentalmente provato dalla Ricorrente che la Resistente ha registrato il dominio “leatherman.it” più di 10 anni dopo che la Ricorrente ha acquisito diritti sul nome “LEATHERMAN” sotto forma di diritti di marchio e riconoscimento globale nel mercato della ferramenta.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Avendo la Ricorrente provato un proprio diritto sul marchio “LEATHERMAN” e la confondibilità del nome a dominio con un suo marchio registrato, sarebbe spettato alla Resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.

La Resistente però, non avendo presentato proprie repliche, non ha dimostrato di avere un diritto od un titolo alla registrazione del dominio leatherman.it.

Né le ricerche operate d’ufficio su internet hanno evidenziato l’esistenza di alcuno degli elementi in presenza dei quali la Resistente si potrebbe ritenere legittimata alla registrazione ed al mantenimento del dominio in contestazione.

Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile in internet:
    • a)   non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “parte resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, II co. del Regolamento);
    • b) non risulta che “parte resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato;
    • c)   si deve anche escludere la circostanza che “parte resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina contenente la dicitura “Reserved” e la frase “questo dominio è riservato”.

Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, è indubbio che il dominio in contestazione sia stato registrato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet sfruttando il marchio della Ricorrente.

Dalla documentazione versata agli atti della procedura dalla Ricorrente e dalle ricerche effettuato ex ufficio in internet emerge chiaramente che la Macrosten LTD. possiede un portafoglio di domini di oltre 100.000 nomi a dominio, comprendente anche dei domini palesemente e volutamente confondibili con marchi famosi di cui non è titolare (p. es.: FLIRT4FREE.IT). Il che induce a ritenere che la registrazione del dominio in contestazione faccia parte di un ben più ampio disegno di cybersquatting.

Di fatto, poi, la registrazione del dominio leatherman.it da parte della Resistente impedisce alla Ricorrente di riflettere in un nome a dominio un proprio marchio registrato.

A ciò si aggiunga il fatto che digitando il nome a dominio in oggetto si accede ad una pagina web in cui sono contenuti vari link a siti web che offrono gli utensili LEATHERMAN della Ricorrente, indirizzano in alcuni casi gli utenti anche verso altre società attive nel mercato della ferramenta, con conseguente grave danno per la Ricorrente.

Si ritiene, pertanto, che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio leatherman.it. Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio leatherman.it alla società Leatherman Europe GmbH, corrente in Holterkamp 16, 40880, Ratingen, Germania.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 7 luglio 2020

Avv. Prof. Enzo Fogliani