Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
LAINO.IT
Ricorrente: Financiere Batteur
(avv. Laurent Becker)
Resistente: Piazza Affari Srl. (avv. Roberto Manno)
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura
La società Financiere
Batteur, con sede in Avenue du Gen de Gaulle, c.a.p. 14200, Herouville
St-Clair (Francia), in persona del suo legale rappresentante Mr.
Laurent Batteur, ha introdotto una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD “it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art.
5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio
del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio laino.it.
Effettuate le prescritte comunicazioni ed avuti i necessari riscontri
dal Registro, risultava:
• che il dominio laino.it era
stato creato il 21 marzo 2013 ed era registrato a nome della Piazza
Affari S.r.l., Via Cena 4, 64025 Pineto TE;
• che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged” (successivamente “challenged
/ server Delete Prohibited);
• che digitando
l’indirizzo http://www.laino.it non si giungeva ad
alcuna pagina web.
Ricevuto il ricorso e la documentazione anche in formato cartaceo, il
giorno 3 settembre 2013 C.R.D.D. spediva il tutto alla Resistente per
raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Il 26 settembre 2013 le Poste consegnavano alla Resistente il plico
contenente il ricorso. Il 18 ottobre 2013 la Resistente Piazza Affari
Srl. faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie memorie di replica.
Pertanto in data 22 ottobre c.a. C.R.D.D procedeva alla
nomina dell’esperto avv. Raffaele Sperati, il quale
il 24 ottobre 2013 ha accettato l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
“Laino”
è un marchio di una linea di creme per la cura della pelle
su cui la Ricorrente Financiere Batteur, come afferma e documenta nel
proprio ricorso, vanta un diritto di privativa basato su registrazioni
del marchio sia in Francia che in sede internazionale.
Oltre all’uguaglianza con il marchio
“laino” e alla conseguente confusione che tale
circostanza provocherebbe, la Ricorrente afferma anche che il
nome a dominio laino.it sarebbe stato registrato dalla
società Piazza Affari S.r.l. esclusivamente
per trarne un indebito profitto.
L’attività lucrativa della Resistente deriverebbe
sia dall’utilizzo della pagina web come
“parcheggio” di link per offerte
commerciali finanche concorrenziali all’attività
della Ricorrente, sia dalla messa in vendita dello stesso nome a
dominio. Inoltre è convinzione della Ricorrente
che la registrazione del nome a dominio farebbe parte di una
più vasta strategia di cybersquatting dimostrata
dalla registrazione da parte della Piazza Affari S.r.l. di
più di 33.500 nomi a dominio.
Nonostante la disponibilità della Financiere Batteur per una
risoluzione bonaria della controversia, la Resistente non ha mai dato
seguito alla lettera di diffida della Ricorrente del 25 giugno 2013,
disattendendo pertanto la richiesta di cessazione
dell’utilizzo illegittimo del marchio LAINO e il
trasferimento del nome a dominio laino.it. La condotta della
Resistente, secondo la Financiere Batteur, non potrebbe che avvalorare
l’ipotesi di una registrazione del dominio in mala fede.
La Ricorrente pertanto conclude il proprio ricorso chiedendo che le
venga riassegnato il nome a dominio oggetto della procedura.
Posizione della Resistente
Da parte sua la Resistente nelle
proprie memorie di replica afferma che il domain name laino.it
è utilizzato per attività lecite che non hanno
nulla a che vedere con l’attività commerciale
svolta dalla Ricorrente. Il nome a dominio e l’utilizzo che
la Piazza Affari S.r.l. ne starebbe facendo afferisce al
comune di Laino in provincia di Como, non al marchio registrato dalla
Financiere Batteur; quindi un utilizzo di tipo non commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato, ex art. 3.6 punto f).
Inoltre, secondo la Resistente, la titolarità di un
portafoglio di nomi a dominio non ha alcuna valenza probatoria nella
dimostrazione della sussistenza di malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
La resistente Piazza Affari S.r.l. aggiunge che non trova alcun
riscontro l’affermazione della Ricorrente circa la modifica
delle pagine web del nome a dominio laino.it effettuata “per
evitare la disputa; ne tantomeno la mancata risposta della lettera di
diffida inviata dalla Ricorrente il 25 giugno 2013 proverebbe
alcunché. L’unico elemento che
risulterebbe determinante ai fini delle circostanze richieste
dall’art. 3.6 per dimostrare la presenza in capo alla Piazza
Affari S.r.l. del diritto o titolo in relazione al nome a dominio
oggetto di opposizione è l’uso del dominio stesso
per attività lecite.
La Resistente afferma che non è stata data alcuna prova
nè che il nome a dominio sia stato messo in vendita,
nè della rinomanza del marchio “laino”
registrato dalla Ricorrente. Infatti il nome Laino in Italia
indica, oltre che un diffuso cognome, il Comune in provincia di Como e
il Comune di Laino Castello (CS). Pertanto Laino è
riferibile a numerosi altri soggetti, e dunque non sarebbe
nelle intenzioni del Resistente ledere i diritti della Financiere
Batteur. La Resistente conclude affermando che le argomentazioni
e le prove fornite dalla Ricorrente sono inconsistenti e
frutto di presunzioni, pertanto il ricorso deve essere respinto.
Motivi della decisione
a) identità e
confondibilità del nome
In base all'art. 3.6 del
Regolamento affinché possa aver luogo il trasferimento di un
nome a dominio è necessario che la ricorrente, in questo
caso la Financiere Batteur, provi che “il nome a dominio
sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli
vanta diritti, o al proprio nome e cognome.”, ex art.3.6
lett. a) del Regolamento.
Nel caso di specie la Financiere Batteur ha prodotto, come
elemento probatorio della sussistenza di un proprio diritto di
privativa sul marchio “laino”, diverse
registrazioni del marchio, sia nazionali francesi (registrazione n.
1703684 del 2.11.1981 e la registrazione n. 3018070 del 20.3.2000), sia
internazionali (registrazione n.514614 del 30.7.1987 e la registrazione
n.774360 del 26.10.2001).
Il nome a dominio laino.it, registrato dalla Piazza Affari S.r.l.,
è del tutto identico al suddetto marchio
“laino” su cui la Ricorrente vanta diritti di
privativa; identità che peraltro anche la Resistente, nella
propria memoria, non contesta.
b) inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato
La Resistente per impedire che
possa essere accolta l’istanza della Ricorrente di
riassegnazione del nome a dominio laino.it, avrebbe dovuto
dare prova dell’esistenza di un proprio diritto o titolo sul
nome a dominio stesso.
Al riguardo la Resistente società Piazza Affari S.r.l.
afferma di fare del dominio “un uso non commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato” ex art. 3.6 lett. b) del
Regolamento. A tal proposito la Resistente precisa che il nome
‘Laino’ non è stato registrato alludendo
al marchio Laino in violazione dei diritti vantati dalla Ricorrente, ma
al Comune in provincia di Como.
La deduzione è priva di pregio, sia in diritto che in fatto.
In diritto, si osserva che l’art. 3.6 del regolamento
richiede al Resistente di dimostrare un proprio diritto o titolo al
nome a dominio registrato. La semplice circostanza che altri (quali il
comune di Laino o altre persone fisiche aventi identico
cognome) possano avere diritti su tale nome non significa affatto che
la soc. Piazza Affari s.r.l. ne abbia a sua volta uno.
Tutt’al più può significare che la
Resistente, oltre ai diritti di privativa della Ricorrente, ha anche
violati i diritti di tali terzi.
Quanto poi alla pretesa che il dominio fosse utilizzato per un uso
“non
commerciale”, è da rilevare che
l’eccezione non può essere proposta da una
società commerciale, che per definizione agisce sempre
istituzionalmente a scopo di lucro.
In fatto, comunque, la circostanza che il dominio non fosse utilizzato
per fini commerciali è smentito dalla documentazione
prodotta dalla Ricorrente. La Ricorrente ha documentato
l’esistenza nel 2012 sul sito del dominio laino.it di una
home page contenente unicamente pubblicità “pay per click”
nello stesso settore merceologico del marchio
“laino”. Successivamente, sul dominio è
stato posto un sito “dedicato
al comune di Laino”; ma anche in calce ad ogni
pagina di tale sito si trovavano annunci pubblicitari; il che
costituisce indubbiamente un uso commerciale del dominio.
La Resistente pertanto non ha alcun diritto o titolo concorrente con
quello della Ricorrente sul nome a dominio in contestazione.
c)
registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
I fatti documentati dalla Ricorrente dimostrano
più di una delle circostanze dalle quali il regolamento
consente dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio.
Anzitutto la circostanza di cui all’art. 3.7, lett. b) del
Regolamento in base alla quale la malafede può essere
dedotta dal momento in cui “il
nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al
titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche
geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale
o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro
segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia
utilizzato per attività in concorrenza con quella del
ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello
Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative
ad attività istituzionali”. A tal
proposito la Resistente, prima ancora di utilizzare il nome dominio per
fornire notizie riguardo al Comune di Laino, come già
evidenziato lo ha utilizzato per ospitare dei link commerciali che
facevano riferimento a prodotti del medesimo genere di quello
della Ricorrente.
Inoltre la Piazza Affari S.r.l. ha più volte confermato
nelle proprie memorie che il sito “dedicato
al comune di Laino” è stato posto in
linea solamente il 26 giugno 2013, ossia il giorno dopo aver ricevuto
la lettera di diffida dalla Ricorrente, nonostante che il dominio lo
avesse registrato diversi mesi prima. E’ peraltro di tutta
evidenza che il sito è stato assemblato maldestramente in
fretta e furia solo per giustificare la registrazione del dominio.
Basti dire che contenuto di questo sito – come
documentato dalla Resistente – è costituito
esclusivamente da parti testualmente copiate da Wikipedia (voce
“Laino”) e da foto reperite su Google alla voce
“Laino”. Inoltre, pur essendo il sito
esplicitamente dedicato al comune di Laino in provincia di Como, tutte
le foto riportate nel sito (meno la prima) sono quelle di luoghi del
comune di Laino Castello in provincia di Cosenza, reperite sul sito
istituzionale di tale ultimo comune!
Si osserva infine che proprio le circostanze che la stessa Resistente
afferma quali elementi a riprova della sua buona fede (ossia che
“laino” non corrisponde solo al marchio registrato
dalla Ricorrente, ma è anche il nome di due comuni italiani
ed un cognome molto diffuso) sono in realtà previsti dal
regolamento come elementi indicativi della malafede nella registrazione
del dominio.
L’art. 3.7 lett. e) specifica infatti che sarà
“prova della
registrazione e dell'uso del dominio in mala fede”
la circostanza che “il
nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente
pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento
dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio
registrato”. E Piazza Affari s.r.l. non ha
dimostrato esista alcun collegamento dimostrabile fra essa ed i due
enti pubblici territoriali dei comuni di Laino (CO) e Laino Castello
(CS), o fra essa ed una persona fisica avente quale cognome Laino.
Tanto basta per ritenere sussistente anche il requisito della malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio laino.it alla società Financiere Batteur, con
sede in Avenue du Gen de Gaulle, c.a.p. 14200, Herouville St-Clair
(Francia).
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD
.it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 4 novembre
2013
Avv. Raffaele Sperati
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