Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
LAINO.IT

Ricorrente: Financiere Batteur (avv. Laurent Becker)
Resistente: Piazza Affari Srl. (avv. Roberto Manno)
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

La società Financiere Batteur, con sede in Avenue du Gen de Gaulle, c.a.p. 14200, Herouville St-Clair (Francia), in persona del suo legale rappresentante Mr. Laurent Batteur, ha introdotto una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio laino.it.

Effettuate le prescritte comunicazioni ed avuti i necessari riscontri dal Registro, risultava:
•    che il dominio laino.it era stato creato il 21 marzo 2013 ed era registrato a nome della Piazza Affari S.r.l., Via Cena 4, 64025 Pineto TE;
•    che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged” (successivamente “challenged / server Delete Prohibited);
•    che digitando l’indirizzo http://www.laino.it  non si giungeva ad alcuna pagina web.
 
Ricevuto il ricorso e la documentazione anche in formato cartaceo, il giorno 3 settembre 2013 C.R.D.D. spediva il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il 26 settembre 2013 le Poste consegnavano alla Resistente il plico contenente il ricorso. Il 18 ottobre 2013 la Resistente Piazza Affari Srl. faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie memorie di replica. Pertanto in data 22 ottobre c.a. C.R.D.D procedeva alla nomina  dell’esperto avv. Raffaele Sperati, il quale il 24 ottobre 2013 ha accettato l'incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

“Laino” è un marchio di una linea di creme per la cura della pelle su cui la Ricorrente Financiere Batteur, come afferma e documenta nel proprio ricorso, vanta un diritto di privativa basato su registrazioni del marchio sia in Francia che in sede internazionale.

Oltre all’uguaglianza con il marchio “laino” e alla conseguente confusione che tale circostanza provocherebbe, la Ricorrente afferma anche che  il nome a dominio laino.it sarebbe stato registrato dalla società Piazza Affari S.r.l. esclusivamente  per  trarne un indebito profitto. L’attività lucrativa della Resistente deriverebbe sia dall’utilizzo della pagina web come “parcheggio” di  link per offerte commerciali finanche concorrenziali all’attività della Ricorrente, sia dalla messa in vendita dello stesso nome a dominio. Inoltre è convinzione della Ricorrente  che la registrazione del nome a dominio farebbe parte di una più vasta strategia di cybersquatting dimostrata dalla  registrazione da parte della Piazza Affari S.r.l. di più di 33.500 nomi a  dominio.

Nonostante la disponibilità della Financiere Batteur per una risoluzione bonaria della controversia, la Resistente non ha mai dato seguito alla lettera di diffida della Ricorrente del 25 giugno 2013, disattendendo pertanto la richiesta di cessazione dell’utilizzo illegittimo del marchio LAINO e il trasferimento del nome a dominio laino.it.  La condotta della Resistente, secondo la Financiere Batteur, non potrebbe che avvalorare l’ipotesi di una registrazione del dominio in mala fede.

La Ricorrente pertanto conclude il proprio ricorso chiedendo che le venga riassegnato il nome a dominio oggetto della procedura.

Posizione della Resistente

Da parte sua la Resistente nelle proprie memorie di replica afferma che il domain name laino.it è utilizzato per attività lecite che non hanno nulla a che vedere con l’attività commerciale svolta dalla Ricorrente. Il nome a dominio e l’utilizzo che la Piazza Affari S.r.l. ne starebbe facendo  afferisce al comune di Laino in provincia di Como, non al marchio registrato dalla Financiere Batteur; quindi un utilizzo di tipo non commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato, ex art. 3.6 punto f).

Inoltre, secondo la Resistente, la titolarità di un portafoglio di nomi a dominio non ha alcuna valenza probatoria nella dimostrazione della sussistenza di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La resistente Piazza Affari S.r.l. aggiunge che non trova alcun riscontro l’affermazione della Ricorrente circa la modifica delle pagine web del nome a dominio laino.it effettuata “per evitare la disputa; ne tantomeno la mancata risposta della lettera di diffida inviata dalla Ricorrente il 25 giugno 2013 proverebbe alcunché. L’unico elemento che  risulterebbe determinante ai fini delle circostanze richieste dall’art. 3.6 per dimostrare la presenza in capo alla Piazza Affari S.r.l. del diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione è l’uso del dominio stesso per attività lecite.

La Resistente afferma che non è stata data alcuna prova nè che il nome a dominio sia stato messo in vendita, nè della rinomanza del marchio “laino” registrato dalla Ricorrente. Infatti il nome Laino in Italia  indica, oltre che un diffuso cognome, il Comune in provincia di Como e il Comune di Laino Castello (CS). Pertanto Laino è  riferibile a numerosi altri soggetti, e dunque non sarebbe  nelle intenzioni del Resistente ledere i diritti della Financiere Batteur. La Resistente conclude affermando che le argomentazioni e  le prove fornite dalla Ricorrente sono inconsistenti e frutto di presunzioni, pertanto il ricorso deve essere respinto.
Motivi della decisione

a) identità e confondibilità del nome

In base all'art. 3.6 del Regolamento affinché possa aver luogo il trasferimento di un nome a dominio è necessario che la ricorrente, in questo caso la Financiere Batteur, provi che “il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.”, ex art.3.6 lett. a) del Regolamento.

Nel caso di specie la Financiere Batteur  ha prodotto, come elemento probatorio della sussistenza di un proprio diritto di privativa sul marchio “laino”, diverse  registrazioni del marchio, sia nazionali francesi (registrazione n. 1703684 del 2.11.1981 e la registrazione n. 3018070 del 20.3.2000), sia internazionali (registrazione n.514614 del 30.7.1987 e la registrazione n.774360 del 26.10.2001).

Il nome a dominio laino.it, registrato dalla Piazza Affari S.r.l., è del tutto identico al suddetto  marchio “laino” su cui la Ricorrente vanta diritti di privativa; identità che peraltro anche la Resistente, nella propria memoria, non contesta.


b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

La Resistente per impedire che possa essere accolta l’istanza della Ricorrente di riassegnazione del nome a dominio laino.it,  avrebbe dovuto dare prova dell’esistenza di un proprio diritto o titolo sul nome a dominio stesso.

Al riguardo la Resistente società Piazza Affari S.r.l. afferma di fare del dominio “un uso non commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” ex art. 3.6 lett. b) del Regolamento. A tal proposito la Resistente precisa che il nome ‘Laino’ non è stato registrato alludendo al marchio Laino in violazione dei diritti vantati dalla Ricorrente, ma al  Comune in provincia di Como.

La deduzione è priva di pregio, sia in diritto che in fatto.

In diritto, si osserva che l’art. 3.6 del regolamento richiede al Resistente di dimostrare un proprio diritto o titolo al nome a dominio registrato. La semplice circostanza che altri (quali il comune di Laino o altre persone fisiche  aventi identico cognome) possano avere diritti su tale nome non significa affatto che la soc. Piazza Affari s.r.l. ne abbia a sua volta uno. Tutt’al più può significare che la Resistente, oltre ai diritti di privativa della Ricorrente, ha anche violati i diritti di tali terzi.

Quanto poi alla pretesa che il dominio fosse utilizzato per un uso “non commerciale”, è da rilevare che l’eccezione non può essere proposta da una società commerciale, che per definizione agisce sempre istituzionalmente a scopo di lucro.

In fatto, comunque, la circostanza che il dominio non fosse utilizzato per fini commerciali è smentito dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente. La Ricorrente ha documentato l’esistenza nel 2012 sul sito del dominio laino.it di una home page contenente unicamente pubblicità “pay per click” nello stesso settore merceologico del marchio “laino”. Successivamente, sul dominio è stato posto un sito “dedicato al comune di Laino”; ma anche in calce ad ogni pagina di tale sito si trovavano annunci pubblicitari; il che costituisce indubbiamente un uso commerciale del dominio.
La Resistente pertanto non ha alcun diritto o titolo concorrente con quello della Ricorrente sul nome a dominio in contestazione.

c)    registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

I fatti documentati dalla Ricorrente dimostrano più di una delle circostanze dalle quali il regolamento consente dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Anzitutto la circostanza di cui all’art. 3.7, lett. b) del Regolamento in base alla quale la malafede può essere dedotta dal momento in cui “il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali”. A tal proposito la Resistente, prima ancora di utilizzare il nome dominio per fornire notizie riguardo al Comune di Laino, come già evidenziato lo ha utilizzato per ospitare dei link commerciali che facevano riferimento a prodotti del medesimo genere di quello della  Ricorrente.

Inoltre la Piazza Affari S.r.l. ha più volte confermato nelle proprie memorie che il sito “dedicato al comune di Laino” è stato posto in linea solamente il 26 giugno 2013, ossia il giorno dopo aver ricevuto la lettera di diffida dalla Ricorrente, nonostante che il dominio lo avesse registrato diversi mesi prima. E’ peraltro di tutta evidenza che il sito è stato assemblato maldestramente in fretta e furia solo per giustificare la registrazione del dominio. Basti dire che  contenuto di questo sito – come documentato dalla Resistente – è costituito esclusivamente da parti testualmente copiate da Wikipedia (voce “Laino”) e da foto reperite su Google alla voce “Laino”. Inoltre, pur essendo il sito esplicitamente dedicato al comune di Laino in provincia di Como, tutte le foto riportate nel sito (meno la prima) sono quelle di luoghi del comune di Laino Castello in provincia di Cosenza, reperite sul sito istituzionale di tale ultimo comune!

Si osserva infine che proprio le circostanze che la stessa Resistente afferma quali elementi a riprova della sua buona fede (ossia che “laino” non corrisponde solo al marchio registrato dalla Ricorrente, ma è anche il nome di due comuni italiani ed un cognome molto diffuso) sono in realtà previsti dal regolamento come elementi indicativi della malafede nella registrazione del dominio.

L’art. 3.7 lett. e) specifica infatti che sarà “prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede” la circostanza che “il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato”. E Piazza Affari s.r.l. non ha dimostrato esista alcun collegamento dimostrabile fra essa ed i due enti pubblici territoriali dei comuni di Laino (CO) e Laino Castello (CS), o fra essa ed una persona fisica avente quale cognome Laino.

Tanto basta per ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
  

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio laino.it alla società Financiere Batteur, con sede in Avenue du Gen de Gaulle, c.a.p. 14200, Herouville St-Clair (Francia).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 4 novembre 2013                                                                                       

Avv. Raffaele Sperati


 
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