Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.
Procedura di riassegnazione del nome a dominio
kodak.it

Ricorrente: Kodak s.p.a. (avv. Alessandro Pappalardo)
Resistente: Arpanet s.r.l.
Collegio (unipersonale): dott. Paolo Luigi Zangheri

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail l’11 aprile 2001, la Kodak s.p.a. con sede in Cinisello Balsamo, Via Matteotti 62, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Alessandro Pappalardo, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio kodak.it, registrato dalla Arpanet s.r.l. con sede in via Giotto 26, Milano.

In data 17 aprile 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.kodak.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio kodak.it risultava assegnato alla Arpanet s.r.l.
- che il dominio kodak.it era stato sottoposto a contestazione 15 marzo 2001;
- che digitando l'indirizzo www.kodak.it si veniva immediatamente deviati all’indirizzo www.arpanet.org, presso il quale eisteva la pagina di ingresso nel sito web della società Arpanet s.r.l.

In data 17 aprile 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 18 aprile 2001 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Arpanet copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto Arpanet s.r.l. in data 24 aprile 2001; da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente. Scaduto detto termine il 19 maggio 2001 senza che alcuna replica fosse pervenuta, la Crdd designava quale saggio il sottoscritto Paolo Luigi Zangheri, il quale accettava l’incarico in data 20 maggio 2001.

Allegazione del ricorrente

 
La ricorrente Kodak S.p.A. afferma e documenta di vantare sul nome a dominio kodak.it i seguenti diritti:

a) marchio italiano “KODAK” n° 683050, depositato in data 7 aprile 1994, quarta rinnovazione del marchio “KODAK” n° 2133 depositato in data 16 aprile 1891, rivendicante le classi 1 e 9, relative ad  apparecchi fotografici, accessori ed agenti chimici per uso fotografico. 
b) marchio internazionale “KODAK EXPRESS” n° 511932, registrato in data 9 giugno 1997 nella titolarità di KODAK S.A. e usato con licenza implicita infragruppo, rivendicante le classi internazionali 1,9,16,35 e 42 relativa, tra l’altro, a servizi di consulenza alle imprese, fornitura di materiale pubblicitario, comunicazione, trasmissione di dati.
c) ditta denominazione sociale Kodak S.p.A.
d) marchio di fatto “KODAK” utilizzato nel settore dell’editoria.

Continua poi la ricorrente affermando che il marchio KODAK è di fatto uno dei marchi più noti a livello globale e quindi italiano. La sua “anzianità” (è stato depositato in Italia più di un secolo fa), la presenza sul mercato della fotografia (ma non solo) dei prodotti a marchio KODAK, il costante sforzo pubblicitario delle società del gruppo KODAK, rendono praticamente universale l’associazione tra il marchio, e di conseguenza il nome, KODAK ed il legittimo detentore dello stesso.
 

Secondo la ricorrente la registrazione da parte della resistente del nome a dominio kodak.it costituirebbe una violazione dei propri diritti circa il marchio KODAK, sulla base della dottrina secondo cui “Benchè fortemente atipici sotto vari profili, sono sicuramente segni distintivi i cosiddetti (...) nomi a dominio, nomi che, come è noto, corrispondono ai siti sulla rete Internet”. 

La ricorrente, in merito all’identità del marchio rispetto al nome a dominio kodak.it e al conseguente sviamento della clientela, afferma che il nome a dominio non verrebbe utilizzato in relazione ad un autonomo sito, ma rimanderebbe direttamente l’utente che digitasse www.kodak.it sul sito www.arpanet.org (in pratica i due domini sono risolti con il medesimo indirizzo IP). Secondo la ricorrente da tale azione deriverebbe la violazione del marchio KODAK, in quanto il sito della resistente offre servizi tramite Internet, servizi che presenterebbero affinità con le classi 9, 38 e 42 rivendicate dai marchi KODAK e KODAK EXPRESS. Sulla base di dette premesse la ricorrente afferma sussistere un effetto confusorio con il conseguente sviamento di clientela, in quanto utenti di Internet sarebbero erroneamente indotti a ritenere che digitando il nome a dominio kodak.it si acceda ad un sito legato al marchio KODAK e/o alla resistente od a società ad essa collegata, facendo supporre un qualsiasi tipo di collegamento tra Kodak e Arpanet.

Oltre a ciò la ricorrente sottolinea il fatto che il marchio KODAK sia da considerare marchio celebre, in forza della sua presenza ultracentenaria negli ambiti fotografico e cinematografico e nei settori in cui opera. Su tali basi afferma che la resistente ha intenzionalmente inteso appropriarsi del marchio celebre KODAK, al fine di trarne un indebito vantaggio, e al contempo arrecando un danno alla ricorrente, soddisfacendo quindi i criteri che la legge pone a tutela dei marchi in ambito ultramerceologico.

La ricorrente afferma e documenta quindi che la registrazione del nome a dominio kodak.it violi i diritti relativi a marchi di cui risulta titolare o che utilizza in forza di licenza implicita. La ricorrente osserva poi che la resistente non può vantare diritto alcuno circa il nome a dominio kodak.it in quanto (a) questo non verrebbe utilizzato per identificare un sito dedicato, (b) la resistente non può in modo alcuno essere nota con il nome KODAK e (c) non sussiste diritto alcuno della resistente circa il marchio KODAK.

Infine, per quanto riguarda la mala fede della registrazione e dell’uso del nome a dominio kodak.it, la ricorrente argomenta quanto segue:

a) Coscenza del comportamento illecito da parte della resistente
Data la notorietà del marchio KODAK, la ricorrente ritiene pacifico assumere che la resistente fosse perfettamente a conoscenza della inappropropriabilità del nome KODAK, e conseguentemente la registrazione del nome a dominio kodak.it da parte della resistente sia stata realizzata al solo scopo di sfruttare illecitamente la notorietà e celebrità del marchio della ricorrente al chiaro intento di trarne un illecito profitto, “catturando” ignari utenti di Internet.

b) Vendita del sito da parte della ricorrente
Nel mese di aprile 1999 la Eastman Kodak Company di Rochester (USA) (società capogruppo della ricorrente) contattava la resistente intimandole di cancellare il nome KODAK dal suo nome a dominio [(…) we respectfully request that you immediately delete the name KODAK from your domain name (…)]. In seguito, nel mese di giugno 1999 la summenzionata Eastman Kodak Company reiterava, nella stessa formulazione, la sua richiesta di cancellazione. La resistente, in data 15 luglio 1999, rispondeva di comprendere la regioni della richiesta della Eastman Kodak Company [Although comprehending the reasons of Your demands (…)], ma negava che con la registrazione del nome a dominio kodak.it avesse travalicato o travalicasse i diritti della Eastman Kodak Company [(…) we don’t think, with the registration of domain kodak.it to have trespassed ot to trespass Your rights.]. La missiva di risposta di  Arpanet S.r.l. alla Eastman Kodak Company conteneva la dichiarazione di disponibilità a “ricercare, in un ottica di mutua cooperazione, una soluzione alternativa. [We are available, in a viewpoint of mutual cooperation, to find an alternative solution.]. La resistente concludeva poi affermando di auspicare la possibilità di mettere a disposizione di Kodak le proprie capacità professionali, per il miglioramento dell’immagine nello spazio Internet localizzato in Italia. [We will be glad if it could be realized for us the opportunity of use our professional abilities to eventually apply them to the improvement of Your position in the Internet space localized in Italy.] 

c)  Ostacolo alla registrazione del nome a dominio Kodak.it nei confronti della ricorrente
La ricorrente afferma che a causa della registrazione del nome a dominio kodak.it da parte della resistente, è stata costretta a registrare un nome a dominio, kodakitalia.it al solo scopo di limitare i danni connessi allo sviamento di clientela. Il rifiuto di ottemperare alle richieste della Eastman Kodak Company di cancellare il nome a dominio kodak.it starebbe impedendo al ricorrente di registrarlo a sua volta.

d) Tentativo di attrarre utenti di Internet
Il fatto che digitando www.kodak.it si pervenga non ad un autonomo sito, ma direttamente al sito www.arpanet.org dimostrerebbe, stando al ricorrente, la mala fede richiesta dalle Regole di Naming per procedere con una Procedura di Rassegnazione. E ciò sarebbe aggravato dal fatto che sulla riga di comando del browser, una volta digitato l’URL http://www.kodak.it comparirebbe immediatamente www.arpanet.org. DA tale fatto la ricorrente deriva la prova della volontà di sfruttare illecitamente il nome KODAK per convogliare “migliaia di contatti” verso il sito arpanet.org. In questo modo il resistente utilizzerebbe il nome KODAK a guisa di “specchietto per le allodole” per attirare ignari utenti di Itnernet a visitare un sito che “altrimenti resterebbe nel più completo anonimato”.

Allegazioni della resistente

La resistente non provvedeva a far pervenire alcuna replica nei termini sanciti dall’articolo 5 delle Procedure di Rassegnazione.

Motivi della decisione

In base alle Regole di Naming, secondo il dettato dell’art. 16.6, perché un nome a dominio possa essere rassegnato devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:

a) il nome a dominio contestato deve essere identico, o tale da indurre confusione, rispetto ad un marchio sul quale il ricorrente vanti dei diritti
b) il resistente non abbia diritto o titolo alcuno in relazione al nome a dominio contestato, e
c)  il nome a dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede.

Qualora il ricorrente provi la sussistenza delle condizioni a) e c) e il resistente, a sua volta, non provi di avere diritto o titolo al nome in oggetto, il nome a dominio sarà trasferito al ricorrente.

a) sulla identità del nome al marchio “KODAK”

Per quanto riguarda l’art. 16.6 (a) la ricorrente Kodak S.p.A. ha ampiamente dimostrato che il nome a dominio kodak.it corrisponde ad un suo marchio registrato in Italia a partire dal 1891, che è identico ad una porzione significativa di un marchio internazionale per il quale dispone di licenza implicita, che è identico alla propria denominazione sociale ed è agilmente riconducibile ad un marchio celebre universalmente riconosciuto.

La condizione di cui all’art.16.6 (a) è quindi realizzata. 

b) sul diritto o titolo sul nome a dominio kodak.it da parte del resistente

Ai sensi dell’art. 16.6 delle Norme di Naming l’onere della prova circa la sussistenza di diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto della Procedura di Rassegnazione spetta al resistente. In resistente, pur essedo stato debitamente posto in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole di naming, non fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio kodak.it.

La condizione di cui all’art. 16.6 (b) è realizzata.

c) sulla registrazione ed uso in malafede

Infine, per quanto attiene all’art. 16.6 (c) delle Norme di Naming, occorre che sia provato che il nome a dominio sia stato registrato e venga utilizzato in mala fede.

A questo riguardo, ritiene questo collegio che le circostanze documentate dalla ricorrente, se congiuntamente considerate, dimostrino ampiamente la sussistenza della registrazione e del mantenimento in mala fede del nome a dominio in questione.

La resistente Arpanet S.r.l. ha registrato il nome a dominio kodak.it il 17 febbraio 1999, epoca in cui erano in vigore le Regole di Naming versione 1.2. Tale versione delle norme sanciva, tra l’altro, il principio che ogni entità ammessa alla registrazione potesse registrare un solo nome a dominio all’interno del “country code” .it. 

All’epoca della registrazione di kodak.it da parte di Arpanet S.r.l. la lettera di assunzione di responsabilità, documento che il richiedente la registrazione di un dominio deve sottoscrivere, non faceva cenno alcuno a questioni relative a marchi, diritti o titoli all’utilizzo di un nome. Per contro tale menzione è stata aggiunta in versioni successive di tale lettera, tanto che il testo attualmente in vigore impegna il richiedente a dichiarare “di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti di terzi”.

Ciò peraltro non significa affatto che chi registrasse in quel periodo nomi a dominio non dovesse ritenersi – come invece non poteva che essere – sottoposto alla normativa di diritto comune, ed in particolare alle norme a tutela del nome e del marchio che esplicano il loro vigore – in quanto leggi dello stato – in ogni settore, e quindi anche in quello dei nomi a dominio, anche se non espressamente richiamate dalle regole di naming.

La resistente Arpanet S.r.l. opera, come dichiarato nell’oggetto sociale, nel settore dell’editoria elettronica su supporti cartacei. Qualora la rinomanza del marchio e del nome KODAK non fosse universale, argomentazione difficilmente sostenibile data l’ubiquità dei suoi prodotti ed il profuso sforzo pubblicitario che vede la ricorrente essere presente con particolare insistenza nel campo sportivo (quale ad esempio uno degli 8 sponsor ufficiali dei giochi olimpici da decenni) o turistico (impossibile immaginare una bottega di souvenir in qualsiasi località del mondo che non esponga i prodotti e i marchi della Kodak), l’operare da parte di Arpanet S.r.l. nel settore editoriale toglie ogni possibile dubbio: i responsabili di Arpanet S.r.l. non potevano essere all’oscuro del fatto che registrando il nome a dominio kodak.it andavano ad occupare una porzione dello spazio dei nomi di pertinenza, se non di diritto, del ricorrente. 

La ricorrente Kodak S.p.A. fa più volte notare (ed è stato accertato e documentato) che digitando su un browser l’indirizzo http://www.kodak.it sullo schermo compaia l’home page del sito www.arpanet.org, ovvero il sito della società resistente; inoltre quale aggravante cita il fatto che nella finestra di comando appaia l’indicazione http://www.arpanet.org. 

Tali fatti (accertati e documentati) provocano indubbiamente un danno al ricorrente, in quanto non solo un utente di Internet che cercasse il sito italiano della Kodak non riuscirebbe a raggiungere il suo scopo, ma per di più, attraverso il meccanismo del refresh (<META HTTP-EQUIV='Refresh' Content ='2; URL=http://212.239.37.20/arpanet.org/index24apr.asp'>) il suo browser è costretto a caricare e mostrare l’home page di Arpanet. Non si tratta quindi di un semplice meccanismo di attribuzione di un indirizzo, in questo caso www.kodak.it, ad un indirizzo IP sul quale risponde il server di Arpanet, ma di un sistema più complesso per gestire, al di la della volontà dell’utente, le operazioni compiute dal browser dell’utente stesso. 

E’ evidente quindi che il nome a dominio kodak.it è stato registrato proprio allo scopo di attrarre l’utenza internet e sviarla sul sito della resistente. Oltre a questioni di natura tecnica, occorre decrittare il significato della corrispondenza intercorsa tra il resistente e la società americana capogruppo della ricorrente.

Anche se le Regole di Naming italiane non prevedono, né prevedevano al momento della registrazione del nome a dominio kodak.it, che una società statunitense potesse registrare un nome a dominio .it, non v’è dubbio che la corrispondenza intercorsa fra le parti dimostri la strumentalità della registrazione del dominio kodak.it da parte della resistente.

Anche se le regole di naming in vigore al momento dello scambio epistolare tra la resistente e la Eastman Kodak Company non prevedevano esplicitamente la possibilità di trasferimento o cessione di un nome a dominio (peraltro di fatto attuabile con una contestuale rinuncia del cedente e nuova richiesta del cessionario), appare evidente che la “soluzione alternativa” a cui la resistente fa cenno e l’auspicio di poter fornire i propri servizi professionali al gruppo Kodak (e quindi anche alla Kodak s.p.a. italiana) non possono essere catalogati se non come il tentativo di “forzare” la mano della ricorrente nella scelta dell’eventuale fornitore per i servizi di diffusione e realizzazione di un sito; con ciò ottenendo un indebito vantaggio, grazie al fatto di aver registrato il nome a dominio kodak.it ancora nel febbraio del 1999 (undici anni dopo che la Eastman Kodak Company aveva provveduto a registrare per la prima volta il nome a dominio kodak.com), In tale accezione, quindi, la mala fede del resistente si potrebbe estendere oltre che nei confronti del ricorrente anche rispetto ad aziende concorrenti, che non hanno avuto la ventura di registrare tale nome a dominio.

Le considerazioni sopra indicate, valutate congiuntamente, integrano la malafede di cui all’art. 16.6 (c), il cui dettato si ritiene soddisfatto dal ricorrente. In particolare, il fatto che non sia comunque possibile equivocare sulla natura del nome KODAK, induce il sottoscritto a considerare la questione alla luce di quanto stabilito dall’art. 2598 cod. civ., e quindi a ritenere soddisfatta anche l’ultima condizione posta alla base della Procedura di Rassegnazione.

Conclusioni

Il ricorso della Kodak S.p.A. appare fondato e quindi si può dare attuazione alla Procedura di Rassegnazione, come stabilito dalle Norme di Naming Italiane

P.Q.M.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti Norme di Naming Italiane, si dispone il trasferimento del nome a dominio kodak.it dalla Arpanet S.r.l. a favore della Kodak S.p.A.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority Italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art.16.11 delle Norme di Naming.
 

Milano, 28 maggio 2001

          Paolo Luigi Zangheri

 


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