C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
kimberlyclark.it
Ricorrente: Kimberly-Clark ltd (avv. Alessandro Masetti Zannini de Concina)
Resistente: dott. Samuele Marconcini
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. in data 17 agosto 2007 la Kimberly-Clark ltd., con sede in 1 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4HA Regno Unito, rappresentata dall'avv. Alessandro Masetti Zannini de Concina, presso il cui studio in Roma, Via Piemonte n. 26 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva  una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio "KIMBERLYCLARK.IT", assegnato al dott. Samuele Marconcini.

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio KIMBERLYCLARK.IT era stato assegnato al dott. Samuele Marconcini dal  3 gennaio 2007;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione registrata sul database whois del Registro in data 27 febbraio 2007; 
c) che all'indirizzo WWW.KIMBERLYCLARK.IT risulta una pagina web che ridireziona l’utente all’indirizzo http://kimberlyclark.awardspace.com/. Nella pagina cui si perviene, si trova un modulo d’accesso con lo spazio per inserirvi un nome utente e la password, un pulsante con la scritta “accedi” e la scritta Kimberlyclark. Nessun’altra indicazione è fornita dalla pagina o ricavabile dal listato html della pagina.

Pervenuto l’originale cartaceo del ricorso ed effettuati i necessari controlli, C.R.D.D. inviava al dott. Samuele Marconcini comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del Registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il Resistente riceveva il ricorso il 7 settembre 2007.

In data 16 settembre 2007, ore 21.01 pervenivano via e-mail a CRDD le repliche del resistente dott. Samuele Marconcini; repliche che venivano spedite via e mail al ricorrente il giorno successivo.

Pertanto C.R.D.D. in data 19 settembre 2007 nominava quale esperto il sottoscritto Avv. Prof. Enzo Fogliani, che il successivo 24 settembre 2007 accettava l'incarico.

Posizione delle parti.
Allegazioni della Ricorrente.

 La Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di far parte dell'omonimo gruppo societario Kimberly-Clark Worldwide Inc. e di essere un'azienda leader nel settore della fornitura di prodotti che soddisfano le esigenze di tutti i tipi di collettività (fabbriche, uffici, ospedali, hotel e famiglie).  

A tal proposito la Ricorrente rileva che, digitando su uno qualsiasi dei principali motori di ricerca di Internet (Google, Yahoo, Altavista, etc) la parola Kimberly-Clark, i primi risultati che appaiono sono legati proprio ai siti istituzionalmente dedicati al gruppo societario Kimberly-Clark; inoltre sostiene e documenta che, a protezione dei nomi scelti per i propri prodotti, ha registrato i seguenti marchi:
KIMBERLY-CLARK, marchio comunitario n. 1289826 depositato il 26 agosto 1999 e registrato il 29 gennaio 2001;
KIMBERLY-CLARK, marchio (figurativo) comunitario n. 634527 depositato il 16 settembre 1997 e registrato il 28 febbraio 2000;
KIMBERLY-CLARK, marchio comunitario n. 634527 depositato il 16 settembre 1997 e registrato il 28 febbraio 2000.

La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio oggetto della presente contestazione. A sostegno di ciò afferma che qualsiasi ricerca effettuata al fine di individuare omonimi marchi registrati dalla resistente ha avuto esito negativo e che il termine “kimberlyclark” non ha alcuna connessione, neanche soltanto parziale, con il nome del registrante. La Ricorrente deduce inoltre che il caso in esame deve essere interpretato, sulla scorta del consolidato principio di unità dei segni distintivi, alla luce dell'art. 22, II comma del nuovo codice di proprietà industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) il quale, riprendendo una norma presente nella precedente Legge Marchi, proibisce l'adozione quale nome a dominio di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

 Per quanto riguarda la malafede da parte della Resistente, la Ricorrente la deduce principalmente nel fatto che la Resistente ha sfruttato la celebrità dei prodotti commercializzati e degli omonimi marchi con l'unico fine di usurpare un segno distintivo altrui e di trarre indebitamente vantaggio dalla capacità attrattiva e dalla popolarità di cui gode il marchio registrato dalla Kimberly-Clark.

Posizione del Resistente.

 Il Resistente dott. Samuele Marconcini a sua volta deduce, nelle proprie repliche, una serie di eccezioni preliminari, sia sul tipo di procedura, sia sulla regolarità formale del ricorso.

Nel merito, ritiene il proprio diritto al nome a dominio per averlo registrato per primo, sulla base del principio “first came, first served”, deducendo la non assimilabilità del dominio al marchio.

In subordine, nega la possibilità di confusione del dominio con il marchio, differendo i due nomi per il trattino centrale. Osserva poi che il marchio non era noto in Italia, e che comunque dovrebbe ritenersi nullo, difettando della novità in quanto corrispondente ad una combinazione di un nome ed un cognome piuttosto diffusa nei paesi anglosassoni.

Nega infine l’asserita malafede, deducendo che il dominio è utilizzato per una comunità internet (per la quale specifica che i criteri di affiliazione non risultavano sul sito in quanto affidati ai contatti personali), precisando che i “nickname” dei moderatori del relativo forum sarebbero appunto Kimberly per il pubblico femminile e Clark per quello maschile; di qui il nome del sito e la legittimità del dominio. Nulla peraltro è allegato a documentare quanto esposto. 

Il resistente conclude quindi chiedendo in via preliminare la improcedibilità del ricorso, in subordine, nel merito, la sua reiezione. 

Motivi della decisione.
Questioni preliminari.

1) Sulla improcedibilità del ricorso.

In via preliminare, è da osservare che la richiesta del dott. Marconicini di dichiarare il ricorso improcedibile, così come motivata dal Resistente, è infondata. 

Le procedure di riassegnazione prevedono come unica ipotesi di improcedibilità del ricorso la circostanza che il dominio in contestazione non sia stato previamente sottoposto alla procedura di opposizione prevista dall’art. 5.6 del regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (art. 3.1, I comma del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it). Nel caso di  specie, la procedura di opposizione risulta essere stata debitamente avviata dal ricorrente con lettera in data 22 febbraio 2007, debitamente riscontrata e comunicata dal Registro al resistente il 28 febbraio 2007. L’opposizione è stata poi rinnovata, ad abundantiam, il 17 agosto 2007.

Le deduzioni preliminari del ricorrente, se fondate, potrebbero quindi portare al rigetto del ricorso, ma non alla sua improcedibilità.

2) Sulla competenza.

Con la prima eccezione preliminare, il Resistente identifica nel giudice ordinario l’autorità preposta alla soluzione della controversia ed afferma di non avere intenzione di “avvalersi della facoltà dell’ante conduttore scelto dalla ricorrente”.

L’eccezione è infondata. Come esplicitamente indicato dall'art. 3.2 del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it e confermato sia dalla dottrina che dalle decisioni nelle precedenti procedure di riassegnazione, il procedimento ha natura amministrativa e non giurisdizionale, essendo volto ad accertare, nel contraddittorio delle parti, la veridicità dell’affermazione a suo tempo resa dall’assegnatario del dominio al momento della registrazione, di non ledere diritti di terzi.

A conferma di ciò, l'art. 3.2 III comma specifica che la procedura non ha natura giurisdizionale e, come tale, non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato. Inoltre l'art. 3.3 III comma chiarisce che la procedura non può essere attivata se, in relazione al nome a dominio oggetto dell'opposizione, è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o un giudizio arbitrale ex art. 806 c.p.c. o un arbitrato ex art. 2 del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it. 

E’ quindi facoltà del Resistente ricorrere alla magistratura o, con l’accordo del ricorrente, all’arbitrato; ma, non avendolo fin’ora esercitata, il presente collegio è tenuto a decidere sul ricorso presentatogli.

3) Sulla indicazione del numero di fax del solo rappresentante della Ricorrente-

Il dott. Marroncini deduce l’improcedibilità del ricorso per non esservi stato indicato il numero di telefax della Ricorrente, ma solo quello del suo avvocato presso cui si  è domiciliato.

Il motivo è infondato, in quanto l’indicazione del numero di fax del ricorrente non è elemento essenziale del ricorso, né elemento la cui mancanza è sanzionata con la nullità del ricorso stesso.

I dati indicati dall’art. 4.2, punto 2 del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it hanno lo scopo di consentire l’identificazione del ricorrente e l’invio delle comunicazioni. L’assenza all’interno del ricorso del numero di fax della Ricorrente (essendovi indicato peraltro il numero di fax dell’avvocato cui essa ha dato mandato di rappresentarlo nel procedimento) non inficia la validità del ricorso, ma semplicemente esclude la possibilità per la Ricorrente di ricevere con quel mezzo le comunicazioni. 

4) Sulla mancata indicazione delle circostanze di cui all’art. 3.7, punti b e c.

Il Resistente eccepisce la improcedibilità del ricorso per il fatto che, fra le circostanze da cui la Ricorrente deduce la malafede del resistente, non sarebbero state specificate quelle di cui all’art. 3, punti “b” e “c” del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.

Anche questo motivo è palesemente infondato. 

L’art. 3.7 del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it elenca una serie di circostanze in presenza delle quali il collegio è autorizzato a ritenere sussistente la malafede del resistente. Tale elenco è esplicitamente esemplificativo (art. 3.7, ultimo comma), tanto che il collegio può rilevare anche la malafede anche da altri dati di fatto dimostrati dal ricorrente.

Trattandosi di un elenco esemplificativo, è palese che le circostanze elencate non devono necessariamente sussistere tutte assieme perché sia ritenuta la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, essendo sufficiente la prova anche di una sola di esse. La Ricorrente non è dunque tenuta a dimostrare l'esistenza di tutte le circostanze elencate nell’articolo 3.7 del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, ma soltanto di almeno una di esse.

Il fatto che, fra le cinque circostanze di fatto esemplificativamente indicate dall’art. 3.7, la Ricorrente ne abbia ritenuto sussistere nel caso di specie solo 3 (quelle dei punti “a”, “d” ed “e”) non è quindi motivo tale da condurre al rigetto del ricorso.

5) Sulla pretesa insufficienza delle deduzioni istruttorie

Infine, il Resistente deduce l’improcedibilità del ricorso per “insufficienza delle deduzioni istruttorie”, in quanto il ricorrente non avrebbe “dato prova della malafede del Resistente”.

Anche questo motivo è infondato. A prescindere dalla impossibilità di dichiarare per tale motivo improcedibile il ricorso, la prova della malafede del resistente è questione attinente al merito del procedimento e non può essere ritenuta questione preliminare di rito. Verrà pertanto esaminata nel seguito della presente decisione con il merito della questione.

Nel merito

a) Identità e confondibilità del nome.

In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (kimberlyclark.it) sia ampiamente confondibile con il marchio comunitario n. 1289826 depositato il 26 agosto 1999 e registrato il 29 gennaio 2001 e con il marchio comunitario n. 634527 depositato il 16 settembre 1997 e registrato il 28 febbraio 2000. 

Contrariamente a quanto sostenuto dal Resistente, la mancanza nel nome a dominio in contestazione del trattino tra le due parole Kimberly e Clark rispetto al marchio della ricorrente non è sufficiente a distinguerlo e a diversamente caratterizzarlo agli occhi dell’utente di Internet. 

Né alcun pregio hanno le considerazioni del Resistente, secondo le quali essendo il marchio Kimberly-Clark formato da un nome e da un cognome, il diritto della Ricorrente sul tale denominazione non sarebbe esclusivo, essendo concorrente con quello di tutte le persone fisiche portanti tale nome e cognome.

Le procedure di riassegnazione italiane (e le UDPR di Icann cui esse si ispirano) non richiedono affatto che il ricorrente dimostri l’esclusività del proprio diritto al nome a dominio, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo. 

E’ possibile infatti che esistano più soggetti che abbiano contemporaneamente diritto ad utilizzare lo stesso nome (si pensi, ad esempio, a persone omonime). Non solo. La unicità del nome a dominio sulla rete internet, correlato al fatto che i marchi possono essere sia registrati in stati diversi sia, nello stesso stato, in relazione a specifici settori merceologici, fa sì che su internet possano entrare in conflitto soggetti che vantano sul medesimo nome un diritto di esclusiva (si pensi ai casi di Ferrari, nome sia di una casa automobilistica che di un’azienda vinicola; oppure Airone, nome sia di una compagnia aerea che di una nota rivista). 

Del resto, se la dimostrazione della esistenza di un diritto di esclusiva fosse sufficiente – unito alla mala fede dell’assegnatario – per disporre la cancellazione del nome a dominio contestato o la sua riassegnazione al ricorrente, non si capirebbe per quale motivo le procedure di riassegnazione pretendano comunque anche la contemporanea dimostrazione dell’inesistenza di un diritto o di un legittimo interesse del resistente al nome a dominio in contestazione. 
Sussiste quindi l’elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma, punto “a” del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it  per dar luogo alla riassegnazione.

 b) Diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Dimostrata dalla Ricorrente la identità o confondibilità del nome a dominio in contestazione con un marchio su cui vanta propri diritti, sarebbe spettato al Resistente provare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Sotto questo profilo, il dott. Marconcini deduce di aver chiesto ed ottenuto tempestivamente la registrazione del nome a dominio in contestazione nel rispetto delle regolamento e di vantare ora, per tale solo motivo, un titolo alla sua utilizzazione sul web. La registrazione stessa, secondo il Resistente, sarebbe elemento costitutivo del suo diritto al nome a dominio, sulla base del principio “prior in tempore, potior in jure”.

La pretesa è infondata, in quanto in base all'art. 4 del regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, le richieste di assegnazione vengono esaminate ed i domeni assegnati semplicemente in ordine cronologico, senza che il Registro compia indagini relative alla titolarità in capo al soggetto registrante di diritti sul nome a dominio, tantomeno in relazione alle leggi in tema di riconoscimento e tutela dei marchi. La registrazione del dominio, quindi, non si basa (né potrebbe basarsi) su un accertamento positivo dell’esistenza di un diritto del richiedente sul nome a dominio di cui chiede l’assegnazione, ma si basa sulla dichiarazione che, al momento della registrazione del nome a dominio, viene data dall'assegnatario del nome a dominio, secondo la quale la registrazione del dominio, per quanto a sua conoscenza, non lede diritti altrui.

Il diritto o il titolo del resistente al nome a dominio registrato non può quindi in nessun caso essere costituita dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde. La contraria interpretazione renderebbe le procedure di riassegnazione prive di senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo; col che il ricorrente non potrebbe mai a priori risultare vittorioso, in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 3.6.b, che sarebbe comunque sempre escluso dalla avvenuta registrazione. 

Del tutto irrilevanti si appalesano quindi le risalenti citazioni di giurisprudenza – peraltro da tempo del tutto minoritaria – effettuate dal resistente, in quanto tali provvedimenti, non sanciscono affatto il principio secondo il quale la mera registrazione del nome a dominio ne attribuisca automaticamente diritto all’uso. 

Ciò rilevato, si osserva che il Resistente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere sussistenti circostanze da cui desumere un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Infatti:

  • 1) non risulta alcun elemento che dimostri che "prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi" (art. 3.6, co. III, lett. a del Regolamento). Il Resistente ha affermato che il sito sarebbe utilizzato per offrire a membri di una non meglio identificata “community Internet” servizi di forum e newsletter. Di ciò, peraltro, non solo non è stata fornita alcuna prova o documentazione; ma l’esame del sito dimostra esattamente il contrario. Di fatto, l’unica pagina dal dominio è quella accessibile all’indirizzo www.kimberlyclark.it. L’esame delle 11 righe di cui è composto il listato del listato html della pagina mostra un redirect all’indirizzo http://kimberlyclark.awardspace.com/; ed è infatti la pagina esistente a tale indirizzo quella che compare accedendo al dominio in contestazione. Quindi, anche volendo ammettere (ma vedremo che non è così) che effettivamente il dott. Marconcini offra un servizio ad una “community Internet”, non lo fa certo dal dominio oggi in contestazione, ma dal dominio awardspace.com, in uno spazio ottenuto sui server del web hosting provider Awardspace. Del resto, dell’esistenza di tale “community internet” che farebbe capo al dominio Kimberlyclark.it non esiste traccia o prova. Anche se, a giustificazione di ciò, il dott. Marconcini adduce il fatto che i membri di tale community verrebbero affiliati dopo un incontro personale e che i nomi dei relativi componenti non possono essere svelati per motivi di privacy, è da osservare che dell’esistenza del forum e della newsletter ben avrebbe potuto esser data prova senza ledere la privacy altrui. 
  • 2) non risulta che il resistente sia "conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio" (art. 3.6, comma III, lett. b del Regolamento). Sotto questo profilo, il ricorrente ha dedotto che “il nome a dominio deriva dai due amministratori del sito: Kimberly, un nick-name, è il web-admin che si occupa dei utenti femminili e Clark si occupa degli utenti maschili”. A prescindere dal fatto che nessuna prova o documento è stato offerto a dimostrazione della veridicità di tale affermazione, si osserva che, perchè sia riconosciuto al resistente un titolo al dominio in contestazione, è richiesto che egli stesso (e non suoi collaboratori) sia conosciuto e noto con quel nome. La circostanza che il dominio possa corrispondere in astratto ai due nickname di due suoi fantomatici collaboratori non integra quanto richiesto dall’art. 3.6, comma III, lett. b del Regolamento perché sia riconosciuto a suo favore un titolo al nome a dominio in contestazione. 
  • 3) si deve escludere la circostanza che il Resistente del nome a dominio sta facendo "un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato.” (art. 3.6, comma III, lett. c del Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato per alcuna attività, contenendo semplicemente una pagina web che ridireziona l’utente ad altro sito.
Si ritiene pertanto che il dott. Samuele Marconcini non abbia alcun titolo al nome a dominio in contestazione e che quindi anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione possa ritenersi soddisfatto.

Malafede del Resistente.

La Ricorrente ha affermato e dimostrato documentalmente sia la propria titolarità sia la notorietà del marchio Kimberlyclark. Sotto questo profilo, stante la notorietà in ambito nazionale e internazionale del predetto marchio (come risulta dalla documentazione in atti), appare  inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale.

La circostanza che l’unica pagina web accessibile e presente sul dominio ridirezioni ad altro sito configura una fattispecie di passive domain holding, pacificamente ritenuta indice di malafede. Né il Resistente ha spiegato per quale motivo fosse necessario o utile un redirect alla pagina http://kimberlyclark.awardspace.com/ .

Sussiste inoltre la circostanza di cui all’art. 3.7 punto “e” del regolamento, trattandosi di un nome di ente privato per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato.

A ciò può essere aggiunto, seppur ad abundantiam, il comportamento processuale del Resistente, che pur avendo dichiarato in calce alle sue repliche che le affermazioni in esse contenute erano “complete e veritiere”, ha in realtà detto il falso allorché ha affermato che il dominio era utilizzato per un forum e per l’attività della sua fantomatica “community internet”, mentre in realtà nessuna attività risulta effettuata sul dominio.

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
 

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio kimberlyclark.it alla Kimberly-Clark ltd., con sede in 1 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4HA, Regno Unito.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 8 ottobre 2007

Avv. Prof. Enzo Fogliani


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E-mail: svp@crdd.it
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