Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
kimberlyclark.it
Ricorrente: Kimberly-Clark ltd (avv. Alessandro
Masetti Zannini de Concina)
Resistente: dott. Samuele Marconcini
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo
Fogliani
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per
e-mail da C.R.D.D. in data 17 agosto 2007 la Kimberly-Clark ltd., con sede
in 1 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4HA Regno Unito, rappresentata
dall'avv. Alessandro Masetti Zannini de Concina, presso il cui studio in
Roma, Via Piemonte n. 26 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1
del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora
in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione
e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento
in suo favore del nome a dominio "KIMBERLYCLARK.IT", assegnato al dott.
Samuele Marconcini.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio KIMBERLYCLARK.IT
era stato assegnato al dott. Samuele Marconcini dal 3 gennaio 2007;
b) che il nome a dominio
era stato sottoposto a contestazione registrata sul database whois del
Registro in data 27 febbraio 2007;
c) che all'indirizzo WWW.KIMBERLYCLARK.IT
risulta una pagina web che ridireziona l’utente all’indirizzo http://kimberlyclark.awardspace.com/.
Nella pagina cui si perviene, si trova un modulo d’accesso con lo spazio
per inserirvi un nome utente e la password, un pulsante con la scritta
“accedi” e la scritta Kimberlyclark. Nessun’altra indicazione è
fornita dalla pagina o ricavabile dal listato html della pagina.
Pervenuto l’originale cartaceo
del ricorso ed effettuati i necessari controlli, C.R.D.D. inviava al dott.
Samuele Marconcini comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica
all'indirizzo risultante dal database del Registro, sia mediante plico
raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della
documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D.
le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il Resistente riceveva
il ricorso il 7 settembre 2007.
In data 16 settembre 2007,
ore 21.01 pervenivano via e-mail a CRDD le repliche del resistente dott.
Samuele Marconcini; repliche che venivano spedite via e mail al ricorrente
il giorno successivo.
Pertanto C.R.D.D. in data
19 settembre 2007 nominava quale esperto il sottoscritto Avv. Prof. Enzo
Fogliani, che il successivo 24 settembre 2007 accettava l'incarico.
Posizione delle parti.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente, nel
proprio ricorso, afferma di far parte dell'omonimo gruppo societario Kimberly-Clark
Worldwide Inc. e di essere un'azienda leader nel settore della fornitura
di prodotti che soddisfano le esigenze di tutti i tipi di collettività
(fabbriche, uffici, ospedali, hotel e famiglie).
A tal proposito la Ricorrente
rileva che, digitando su uno qualsiasi dei principali motori di ricerca
di Internet (Google, Yahoo, Altavista, etc) la parola Kimberly-Clark, i
primi risultati che appaiono sono legati proprio ai siti istituzionalmente
dedicati al gruppo societario Kimberly-Clark; inoltre sostiene e documenta
che, a protezione dei nomi scelti per i propri prodotti, ha registrato
i seguenti marchi:
KIMBERLY-CLARK, marchio
comunitario n. 1289826 depositato il 26 agosto 1999 e registrato il 29
gennaio 2001;
KIMBERLY-CLARK, marchio
(figurativo) comunitario n. 634527 depositato il 16 settembre 1997 e registrato
il 28 febbraio 2000;
KIMBERLY-CLARK, marchio
comunitario n. 634527 depositato il 16 settembre 1997 e registrato il 28
febbraio 2000.
La Ricorrente afferma inoltre
che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio oggetto della
presente contestazione. A sostegno di ciò afferma che qualsiasi
ricerca effettuata al fine di individuare omonimi marchi registrati dalla
resistente ha avuto esito negativo e che il termine “kimberlyclark” non
ha alcuna connessione, neanche soltanto parziale, con il nome del registrante.
La Ricorrente deduce inoltre che il caso in esame deve essere interpretato,
sulla scorta del consolidato principio di unità dei segni distintivi,
alla luce dell'art. 22, II comma del nuovo codice di proprietà industriale
(d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) il quale, riprendendo una norma presente
nella precedente Legge Marchi, proibisce l'adozione quale nome a dominio
di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti anche
non affini, che goda nello Stato di rinomanza, se l'uso del segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Per quanto riguarda
la malafede da parte della Resistente, la Ricorrente la deduce principalmente
nel fatto che la Resistente ha sfruttato la celebrità dei prodotti
commercializzati e degli omonimi marchi con l'unico fine di usurpare un
segno distintivo altrui e di trarre indebitamente vantaggio dalla capacità
attrattiva e dalla popolarità di cui gode il marchio registrato
dalla Kimberly-Clark.
Posizione del Resistente.
Il Resistente dott.
Samuele Marconcini a sua volta deduce, nelle proprie repliche, una serie
di eccezioni preliminari, sia sul tipo di procedura, sia sulla regolarità
formale del ricorso.
Nel merito, ritiene il proprio
diritto al nome a dominio per averlo registrato per primo, sulla base del
principio “first came, first served”, deducendo la non assimilabilità
del dominio al marchio.
In subordine, nega la possibilità
di confusione del dominio con il marchio, differendo i due nomi per il
trattino centrale. Osserva poi che il marchio non era noto in Italia, e
che comunque dovrebbe ritenersi nullo, difettando della novità in
quanto corrispondente ad una combinazione di un nome ed un cognome piuttosto
diffusa nei paesi anglosassoni.
Nega infine l’asserita malafede,
deducendo che il dominio è utilizzato per una comunità internet
(per la quale specifica che i criteri di affiliazione non risultavano sul
sito in quanto affidati ai contatti personali), precisando che i “nickname”
dei moderatori del relativo forum sarebbero appunto Kimberly per il pubblico
femminile e Clark per quello maschile; di qui il nome del sito e la legittimità
del dominio. Nulla peraltro è allegato a documentare quanto esposto.
Il resistente conclude quindi
chiedendo in via preliminare la improcedibilità del ricorso, in
subordine, nel merito, la sua reiezione.
Motivi della decisione.
Questioni preliminari.
1) Sulla improcedibilità
del ricorso.
In via preliminare, è
da osservare che la richiesta del dott. Marconicini di dichiarare il ricorso
improcedibile, così come motivata dal Resistente, è infondata.
Le procedure di riassegnazione
prevedono come unica ipotesi di improcedibilità del ricorso la circostanza
che il dominio in contestazione non sia stato previamente sottoposto alla
procedura di opposizione prevista dall’art. 5.6 del regolamento di assegnazione
e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (art. 3.1, I comma del
regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it). Nel
caso di specie, la procedura di opposizione risulta essere stata
debitamente avviata dal ricorrente con lettera in data 22 febbraio 2007,
debitamente riscontrata e comunicata dal Registro al resistente il 28 febbraio
2007. L’opposizione è stata poi rinnovata, ad abundantiam, il 17
agosto 2007.
Le deduzioni preliminari
del ricorrente, se fondate, potrebbero quindi portare al rigetto del ricorso,
ma non alla sua improcedibilità.
2) Sulla competenza.
Con la prima eccezione preliminare,
il Resistente identifica nel giudice ordinario l’autorità preposta
alla soluzione della controversia ed afferma di non avere intenzione di
“avvalersi della facoltà dell’ante conduttore scelto dalla ricorrente”.
L’eccezione è infondata.
Come esplicitamente indicato dall'art. 3.2 del regolamento per la risoluzione
delle dispute nel ccTLD .it e confermato sia dalla dottrina che dalle
decisioni nelle precedenti procedure di riassegnazione, il procedimento
ha natura amministrativa e non giurisdizionale, essendo volto ad accertare,
nel contraddittorio delle parti, la veridicità dell’affermazione
a suo tempo resa dall’assegnatario del dominio al momento della registrazione,
di non ledere diritti di terzi.
A conferma di ciò,
l'art. 3.2 III comma specifica che la procedura non ha natura giurisdizionale
e, come tale, non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla
magistratura o all'arbitrato. Inoltre l'art. 3.3 III comma chiarisce che
la procedura non può essere attivata se, in relazione al nome a
dominio oggetto dell'opposizione, è già pendente un giudizio
innanzi al giudice ordinario o un giudizio arbitrale ex art. 806 c.p.c.
o un arbitrato ex art. 2 del regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD .it.
E’ quindi facoltà
del Resistente ricorrere alla magistratura o, con l’accordo del ricorrente,
all’arbitrato; ma, non avendolo fin’ora esercitata, il presente collegio
è tenuto a decidere sul ricorso presentatogli.
3) Sulla indicazione del
numero di fax del solo rappresentante della Ricorrente-
Il dott. Marroncini deduce
l’improcedibilità del ricorso per non esservi stato indicato il
numero di telefax della Ricorrente, ma solo quello del suo avvocato presso
cui si è domiciliato.
Il motivo è infondato,
in quanto l’indicazione del numero di fax del ricorrente non è elemento
essenziale del ricorso, né elemento la cui mancanza è sanzionata
con la nullità del ricorso stesso.
I dati indicati dall’art.
4.2, punto 2 del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
.it hanno lo scopo di consentire l’identificazione del ricorrente e
l’invio delle comunicazioni. L’assenza all’interno del ricorso del numero
di fax della Ricorrente (essendovi indicato peraltro il numero di fax dell’avvocato
cui essa ha dato mandato di rappresentarlo nel procedimento) non inficia
la validità del ricorso, ma semplicemente esclude la possibilità
per la Ricorrente di ricevere con quel mezzo le comunicazioni.
4) Sulla mancata indicazione
delle circostanze di cui all’art. 3.7, punti b e c.
Il Resistente eccepisce la
improcedibilità del ricorso per il fatto che, fra le circostanze
da cui la Ricorrente deduce la malafede del resistente, non sarebbero state
specificate quelle di cui all’art. 3, punti “b” e “c” del regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.
Anche questo motivo è
palesemente infondato.
L’art. 3.7 del regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it elenca una serie di
circostanze in presenza delle quali il collegio è autorizzato a
ritenere sussistente la malafede del resistente. Tale elenco è esplicitamente
esemplificativo (art. 3.7, ultimo comma), tanto che il collegio può
rilevare anche la malafede anche da altri dati di fatto dimostrati dal
ricorrente.
Trattandosi di un elenco
esemplificativo, è palese che le circostanze elencate non devono
necessariamente sussistere tutte assieme perché sia ritenuta la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, essendo sufficiente
la prova anche di una sola di esse. La Ricorrente non è dunque tenuta
a dimostrare l'esistenza di tutte le circostanze elencate nell’articolo
3.7 del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it,
ma soltanto di almeno una di esse.
Il fatto che, fra le cinque
circostanze di fatto esemplificativamente indicate dall’art. 3.7, la Ricorrente
ne abbia ritenuto sussistere nel caso di specie solo 3 (quelle dei punti
“a”, “d” ed “e”) non è quindi motivo tale da condurre al rigetto
del ricorso.
5) Sulla pretesa insufficienza
delle deduzioni istruttorie
Infine, il Resistente deduce
l’improcedibilità del ricorso per “insufficienza delle deduzioni
istruttorie”, in quanto il ricorrente non avrebbe “dato prova della
malafede del Resistente”.
Anche questo motivo è
infondato. A prescindere dalla impossibilità di dichiarare per tale
motivo improcedibile il ricorso, la prova della malafede del resistente
è questione attinente al merito del procedimento e non può
essere ritenuta questione preliminare di rito. Verrà pertanto esaminata
nel seguito della presente decisione con il merito della questione.
Nel merito
a) Identità e confondibilità
del nome.
In base all'art. 3.6, co.
I, lett. a) del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
.it, affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo
aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio che il
nome a dominio in contestazione (kimberlyclark.it) sia ampiamente confondibile
con il marchio comunitario n. 1289826 depositato il 26 agosto 1999 e registrato
il 29 gennaio 2001 e con il marchio comunitario n. 634527 depositato il
16 settembre 1997 e registrato il 28 febbraio 2000.
Contrariamente a quanto sostenuto
dal Resistente, la mancanza nel nome a dominio in contestazione del trattino
tra le due parole Kimberly e Clark rispetto al marchio della ricorrente
non è sufficiente a distinguerlo e a diversamente caratterizzarlo
agli occhi dell’utente di Internet.
Né alcun pregio hanno
le considerazioni del Resistente, secondo le quali essendo il marchio Kimberly-Clark
formato da un nome e da un cognome, il diritto della Ricorrente sul tale
denominazione non sarebbe esclusivo, essendo concorrente con quello di
tutte le persone fisiche portanti tale nome e cognome.
Le procedure di riassegnazione
italiane (e le UDPR di Icann cui esse si ispirano) non richiedono affatto
che il ricorrente dimostri l’esclusività del proprio diritto al
nome a dominio, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo.
E’ possibile infatti che
esistano più soggetti che abbiano contemporaneamente diritto ad
utilizzare lo stesso nome (si pensi, ad esempio, a persone omonime). Non
solo. La unicità del nome a dominio sulla rete internet, correlato
al fatto che i marchi possono essere sia registrati in stati diversi sia,
nello stesso stato, in relazione a specifici settori merceologici, fa sì
che su internet possano entrare in conflitto soggetti che vantano sul medesimo
nome un diritto di esclusiva (si pensi ai casi di Ferrari, nome sia di
una casa automobilistica che di un’azienda vinicola; oppure Airone, nome
sia di una compagnia aerea che di una nota rivista).
Del resto, se la dimostrazione
della esistenza di un diritto di esclusiva fosse sufficiente – unito alla
mala fede dell’assegnatario – per disporre la cancellazione del nome a
dominio contestato o la sua riassegnazione al ricorrente, non si capirebbe
per quale motivo le procedure di riassegnazione pretendano comunque anche
la contemporanea dimostrazione dell’inesistenza di un diritto o di un legittimo
interesse del resistente al nome a dominio in contestazione.
Sussiste quindi l’elemento
richiesto dall’art. 3.6, I comma, punto “a” del regolamento per la risoluzione
delle dispute nel ccTLD .it per dar luogo alla riassegnazione.
b) Diritto della
resistente sul nome a dominio contestato
Dimostrata dalla Ricorrente
la identità o confondibilità del nome a dominio in contestazione
con un marchio su cui vanta propri diritti, sarebbe spettato al Resistente
provare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all'utilizzazione
del nome a dominio contestato.
Sotto questo profilo, il
dott. Marconcini deduce di aver chiesto ed ottenuto tempestivamente la
registrazione del nome a dominio in contestazione nel rispetto delle regolamento
e di vantare ora, per tale solo motivo, un titolo alla sua utilizzazione
sul web. La registrazione stessa, secondo il Resistente, sarebbe elemento
costitutivo del suo diritto al nome a dominio, sulla base del principio
“prior in tempore, potior in jure”.
La pretesa è infondata,
in quanto in base all'art. 4 del regolamento di assegnazione e gestione
dei nomi a dominio nel ccTLD .it, le richieste di assegnazione vengono
esaminate ed i domeni assegnati semplicemente in ordine cronologico, senza
che il Registro compia indagini relative alla titolarità in capo
al soggetto registrante di diritti sul nome a dominio, tantomeno in relazione
alle leggi in tema di riconoscimento e tutela dei marchi. La registrazione
del dominio, quindi, non si basa (né potrebbe basarsi) su un accertamento
positivo dell’esistenza di un diritto del richiedente sul nome a dominio
di cui chiede l’assegnazione, ma si basa sulla dichiarazione che, al momento
della registrazione del nome a dominio, viene data dall'assegnatario del
nome a dominio, secondo la quale la registrazione del dominio, per quanto
a sua conoscenza, non lede diritti altrui.
Il diritto o il titolo del
resistente al nome a dominio registrato non può quindi in nessun
caso essere costituita dalla mera registrazione stessa del nome a dominio
contestato, ma deve essere rilevato aliunde. La contraria interpretazione
renderebbe le procedure di riassegnazione prive di senso, in quanto comunque
il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo
registrato per primo; col che il ricorrente non potrebbe mai a priori risultare
vittorioso, in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito
di cui all’art. 3.6.b, che sarebbe comunque sempre escluso dalla avvenuta
registrazione.
Del tutto irrilevanti si
appalesano quindi le risalenti citazioni di giurisprudenza – peraltro da
tempo del tutto minoritaria – effettuate dal resistente, in quanto tali
provvedimenti, non sanciscono affatto il principio secondo il quale la
mera registrazione del nome a dominio ne attribuisca automaticamente diritto
all’uso.
Ciò rilevato, si osserva
che il Resistente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere
sussistenti circostanze da cui desumere un suo diritto o titolo al nome
a dominio in contestazione. Infatti:
-
1) non risulta alcun elemento
che dimostri che "prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona
fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a
dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni
e servizi" (art. 3.6, co. III, lett. a del Regolamento). Il Resistente
ha affermato che il sito sarebbe utilizzato per offrire a membri di una
non meglio identificata “community Internet” servizi di forum
e newsletter. Di ciò, peraltro, non solo non è stata
fornita alcuna prova o documentazione; ma l’esame del sito dimostra esattamente
il contrario. Di fatto, l’unica pagina dal dominio è quella accessibile
all’indirizzo www.kimberlyclark.it. L’esame delle 11 righe di cui è
composto il listato del listato html della pagina mostra un redirect all’indirizzo
http://kimberlyclark.awardspace.com/; ed è infatti la pagina esistente
a tale indirizzo quella che compare accedendo al dominio in contestazione.
Quindi, anche volendo ammettere (ma vedremo che non è così)
che effettivamente il dott. Marconcini offra un servizio ad una “community
Internet”, non lo fa certo dal dominio oggi in contestazione, ma dal
dominio awardspace.com, in uno spazio ottenuto sui server del web hosting
provider Awardspace. Del resto, dell’esistenza di tale “community internet”
che farebbe capo al dominio Kimberlyclark.it non esiste traccia o prova.
Anche se, a giustificazione di ciò, il dott. Marconcini adduce il
fatto che i membri di tale community verrebbero affiliati dopo un
incontro personale e che i nomi dei relativi componenti non possono essere
svelati per motivi di privacy, è da osservare che dell’esistenza
del forum e della newsletter ben avrebbe potuto esser data
prova senza ledere la privacy altrui.
-
2) non risulta che il resistente
sia "conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale,
con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio" (art. 3.6, comma III, lett. b del Regolamento).
Sotto questo profilo, il ricorrente ha dedotto che “il nome a dominio
deriva dai due amministratori del sito: Kimberly, un nick-name, è
il web-admin che si occupa dei utenti femminili e Clark si occupa degli
utenti maschili”. A prescindere dal fatto che nessuna prova o documento
è stato offerto a dimostrazione della veridicità di tale
affermazione, si osserva che, perchè sia riconosciuto al resistente
un titolo al dominio in contestazione, è richiesto che egli stesso
(e non suoi collaboratori) sia conosciuto e noto con quel nome. La circostanza
che il dominio possa corrispondere in astratto ai due nickname di due suoi
fantomatici collaboratori non integra quanto richiesto dall’art. 3.6, comma
III, lett. b del Regolamento perché sia riconosciuto a suo favore
un titolo al nome a dominio in contestazione.
-
3) si deve escludere la circostanza
che il Resistente del nome a dominio sta facendo "un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del Ricorrente o di violarne il marchio registrato.” (art. 3.6, comma
III, lett. c del Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato
per alcuna attività, contenendo semplicemente una pagina web che
ridireziona l’utente ad altro sito.
Si ritiene pertanto che il dott.
Samuele Marconcini non abbia alcun titolo al nome a dominio in contestazione
e che quindi anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far
luogo alla riassegnazione possa ritenersi soddisfatto.
Malafede del Resistente.
La Ricorrente ha affermato
e dimostrato documentalmente sia la propria titolarità sia la notorietà
del marchio Kimberlyclark. Sotto questo profilo, stante la notorietà
in ambito nazionale e internazionale del predetto marchio (come risulta
dalla documentazione in atti), appare inverosimile che la registrazione
del suddetto nome sia stata del tutto casuale.
La circostanza che l’unica
pagina web accessibile e presente sul dominio ridirezioni ad altro sito
configura una fattispecie di passive domain holding, pacificamente ritenuta
indice di malafede. Né il Resistente ha spiegato per quale motivo
fosse necessario o utile un redirect alla pagina http://kimberlyclark.awardspace.com/
.
Sussiste inoltre la circostanza
di cui all’art. 3.7 punto “e” del regolamento, trattandosi di un nome di
ente privato per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra
il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato.
A ciò può essere
aggiunto, seppur ad abundantiam, il comportamento processuale del
Resistente, che pur avendo dichiarato in calce alle sue repliche che le
affermazioni in esse contenute erano “complete e veritiere”, ha
in realtà detto il falso allorché ha affermato che il dominio
era utilizzato per un forum e per l’attività della sua fantomatica
“community internet”, mentre in realtà nessuna attività
risulta effettuata sul dominio.
Si ritiene quindi dimostrata
anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio
in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione
del nome a dominio kimberlyclark.it alla Kimberly-Clark ltd., con sede
in 1 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4HA, Regno Unito.
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 8 ottobre 2007
Avv. Prof. Enzo Fogliani
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