Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail il 24 giugno 2003, la società MAST-JÄGERMEISTER AG con sede in Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wonfenbüttel, Germania,  rappresentata nella procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, entrambi domiciliati presso lo Studio Jacobacci & Associati, corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a proprio favore del dominio jagermeister.it,  registrato dalla signora Corinna Ming residente in Roma, via Oderisi da Gubbio 223. 

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.jagermeister.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:

• · che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla signora Corinna Ming dal 9 maggio 2003;
• · che il dominio jagermeister.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. il 23 giugno 2003; 
• · che all’indirizzo www.jagermeister.it corrispondeva una pagina web che pubblicizzava, con immagini e foto piuttosto esplicite, alcuni siti a pagamento contenenti materiale per adulti.

Il 3 luglio 2003 pervenivano via e-mail le repliche della resistente, che venivano inoltrate alla ricorrente. Questi, in data 4 luglio 2003, chiedeva via e-mail di essere ammesso ad alcune precisazioni in merito a quanto esposto dalla signora Ming nelle proprie repliche.

Avendo la ricorrente prescelto un collegio di tre saggi, la CRDD nominava il 7 luglio 2003 quali saggi l’avv. Nicola Adragna, l’avv. prof. Alfredo Antonini e, con funzioni di presidente, il dott. Fabrizio Bedarida, i quali accettavano l’incarico. 

Costituitosi in data 10 luglio 2003, data dell’accettazione del presidente, il Collegio esaminava la richiesta della ricorrente di concessione di un termine per il deposito di precisazioni alle repliche della resistente. All’esito,  con ordinanza del 10 luglio 2003 comunicata via e-mail in pari data alle parti, il Collegio respingeva la richiesta, ritenendo la procedura adeguatamente istruita e matura per la decisione.

La società Mast-Jägermeister AG (di seguito “ricorrente”), afferma di essere leader in Italia nel settore degli amari, con oltre tre milioni di bottiglie vendute ogni anno con il marchio JÄGERMEISTER, di essere stata in tale posizione di leader sin dagli anni 1980 e di essere conosciutissima in Italia. Afferma e documenta poi che la parola Jägermeister è protetta da numerosi marchi, validi in Italia, fra cui i marchi internazionali n. 157343 e n. 224601, nonché il marchio comunitario n. 135202. Sostiene, inoltre, che il nome a dominio jagermeister.it riprende, in maniera pressoché identica, il segno distintivo di cui è titolare la società ricorrente, l’unica differenza tra il dominio jagermeister.it ed il marchio della ricorrente JÄGERMEISTER risulterebbe costituita dalla lettera ä con la dieresi. La ricorrente documenta di essere altresì titolare di diritti di privativa sulla parola JAGERMEISTER, anch’essa registrata come marchio in diversi paesi. Secondo la ricorrente, JAGERMEISTER è un tipico segno di fantasia in relazione al quale la resistente non può avere alcun diritto o interesse legittimo, non corrispondendo tale nome al cognome o alla ditta dell’assegnatario. Sostiene infine che il dominio è stato registrato in mala fede dalla resistente al solo scopo di creare un’interferenza con il noto marchio Jägermeister, peraltro conosciutissimo in Italia. A prova della malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio da parte dell’odierna resistente la ricorrente sostiene che: 

a) la resistente non poteva ignorare l’esistenza del marchio JÄGERMEISTER; 
b) il nome a dominio è utilizzato esclusivamente per fare accedere l’utente Internet a un portale pornografico e che il reindirizzamento a siti pornografici a partire da un domain name che incorpora un noto marchio sia di per sé prova della malafede (fenomeno denominato “pornosquatting”);
c) il sito della resistente utilizzi tecniche di “trappola per topi” (mousetrapping) ovvero una sorta di “intrappolamento tecnico” che rende difficile se non impossibile per l’utente lasciare il sito su cui è involontariamente approdato;
d) la resistente abbia richiesto la cifra di 25.000,00 euro per il trasferimento del dominio disputato alla ricorrente;
e) che l’attuale resistente, Sig.ra Corinna Ming, sia legata al Sig. Lian Ming e che abbia proceduto alla registrazione del dominio jagermeister.it di concerto con il suddetto Sig. Lian Ming, precedente assegnatario del dominio JAEGERMEISTER.IT e resistente nella relativa procedura di riassegnazione avviata e vinta dalla ricorrente. 

Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la ricorrente, dopo aver passato in rassegna diverse decisioni emesse dagli arbitri dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e della NAF (National Arbitration Forum) ai sensi della procedura di riassegnazione denominata MAP (Mandatory Administrative Procedure) omologa della procedura di riassegnazione italiana (e da cui quest’ultima è stata mutuata) in materia di “pornosquatting” e “mouse trapping”, conclude chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio jagermeister.it. 

La resistente, in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 della Procedura di Riassegnazione, depositata nei termini la propria replica, asserisce a sua difesa che:

• a) la versione in lingua italiana e in un linguaggio appropriato ai computer di JÄGERMEISTER è “jaegermeister” e non “jagermeister”;
• b) “Jaegermeister” significa qualcosa mentre “Jagermeister” non significa nulla;
• c) Si tratta di parola libera per la registrazione come domain name.

Esistenza delle condizioni previste dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato.

Secondo quanto previsto dalla Sezione 2 ed in particolare dall’art.16.6 regole di Naming (versione 3.9 in vigore al momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:

· a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che 
· b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che 
· c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente. 
In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 

1. prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 
2. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 
3. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 

Dalla documentazione agli atti la ricorrente ha dimostrato di essere titolare di registrazioni di marchio sia per il nome “JÄGERMEISTER” sia per il nome “JAGERMEISTER”.

La resistente si è invece limitata ad affermare che: «la versione in lingua italiana e in un linguaggio appropriato ai computer di JÄGERMEISTER è “jaegermeister” e non “jagermeister”».

Il collegio osserva in primo luogo, che è proprio la particolarità delle specifiche tecniche di registrazione dei nomi a dominio ad impedire la registrazione di caratteri accentati, apostrofati o come nel caso in specie aventi una dieresi. Secondariamente nota che, sebbene l’osservazione della Sig.ra Ming in merito alla traslitterazione del marchio JÄGERMEISTER sia formalmente corretta, essa risulta qui ininfluente, dato che da una parte la ricorrente ha documentato di essere titolare anche di registrazioni di marchio per il nome JAGERMEISTER (senza dieresi) e dall’altra, la presenza o meno della dieresi non ha la capacità di differenziare il dominio jagermeister.it dal marchio JÄGERMEISTER in un modo tale da escludere la confusione.

Risulta quindi ampiamente soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6 (a) delle regole di Naming; ossia il dominio registrato dalla Sig.ra Ming, è tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la ricorrente vanta dei diritti.

Secondo quanto previsto dalle regole di Naming all’art.16.6 una volta che la ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente al nome a dominio contestato, spetta alla resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato, oppure provare l’esistenza delle circostanze dalle quali il suddetto art. 16.6 (lettera b) delle regole di naming deduce la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla resistente. Sotto tale aspetto la resistente non ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto sul nome jagermeister e quindi sul dominio jagermeister.it. Dagli atti acquisiti da questa procedura non risulta che la Sig.ra Ming prima di avere avuto conoscenza della contestazione abbia usato in buona fede ovvero si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio per offrire al pubblico beni o servizi (art. 16.6.1); non risulta che la resistente sia conosciuta personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al dominio registrato (art. 16.6.2); non risulta infine che la resistente stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato (art. 16.6.3). In conclusione, per quanto su esposto, si osserva la mancanza in capo alla resistente di un diritto o titolo in relazione al nome contestato; risulta così soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6.b.

Per quanto attiene la prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 16.7 prevede che le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. 

· a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; 
· b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente; 
· c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente; 
· d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate. 

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, Il collegio ritiene che essa sia stata provata dalla documentazione acquisita ed in particolare dalle seguenti circostanze: 

1) la richiesta della resistente di 25.000,00 euro per il trasferimento del dominio alla ricorrente, risultando decisamente superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio, inquadra quanto previsto dall’art. 16.7.a; nel caso di specie, da un lato la resistente non ha argomentato né tantomeno dato alcuna prova dei costi sostenuti dall’altro, ha richiesto una cifra, 25.000,00 euro, che è del tutto spropositata rispetto agli attuali costi di registrazione e mantenimento di un nome a dominio in Italia; 

2) la circostanza che il dominio contestato sia utilizzato esclusivamente per fare accedere l’utente di Internet ad un portale pornografico configura quanto disposto dall’art. 16.7. (c) e (d). Il collegio osserva che la mancanza di alcuna spiegazione della resistente in merito alla scelta del nome a dominio jagermeister.it per un portale pornografico, in abbinamento con quanto sostenuto dalla ricorrente e in linea con quanto sostenuto in precedenti decisioni in tema di “pornosquatting” (cioè l’uso di un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre per attirare ingannevolmente gli utenti Internet verso siti pornografici a pagamento), ritiene che l’uso del noto marchio JÄGERMEISTER come nome a dominio per attirare gli utenti verso un portale pornografico costituisce una delle circostanze da cui dedurre la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio contestato. In tal senso si sono espressi gli arbitri OMPI, nella decisione Ty, Inc. v. O.Z. Names (caso OMPI n. D2000-0370), dove si conclude che in mancanza di prova contraria il collegamento (link) tra un domain name e siti pornografici è di per sé prova di malafede; nella decisione Oxygen Media, LLC v. Primary Source (caso OMPI n. D2000-0362), viene citata come prova della malafede la circostanza che il resistente ha minacciato di utilizzare il nome a dominio per un sito pornografico; 

3) la circostanza che la resistente abbia poi adottato la tecnica nota con il nome di “mouse trapping” (trappola per topi), per far si ché gli utenti internet che involontariamente siano arrivati sul portale pornografico non ne possano più uscire, configura un rafforzamento della tesi di utilizzo in malafede del dominio jagermeister.it. Agli utenti arrivati sul portale pornografico l’uscita dal sito è resa quantomeno difficile, da una parte, gli è infatti impedito di tornare indietro, dall’altra,  la chiusura della pagina provoca il reindirizzamento su altri siti porno e/o l’apertura di banner (“riquadri pubblicitari”) dal medesimo contenuto. In tal senso si veda Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin (caso OMPI n. D2002-0601);

4) Infine, considerata la notorietà del marchio JÄGERMEISTER, nonché la conoscenza da parte della Sig.ra Ming della precedente procedura di riassegnazione del dominio jaegermeister.it e del “suggerimento” a registrare il dominio jagermeister.it fatto dal sig. Lian Ming (cugino della resistente), alla ricorrente, risulta evidente che la resistente, al momento della registrazione del dominio JAGERMEISTER.it, fosse a conoscenza dell’esistenza della ricorrente e dei marchi da essa registrati. Il collegio nota che, come ampiamente discusso ed espresso in numerose decisioni rilasciate ai sensi della procedura di riassegnazione (MAP), la conoscenza al momento della registrazione del dominio contestato della ricorrente e dei diritti di marchio da essa vantati su un nome corrispondente al dominio registrato, configura di per sé l’esistenza della malafede, Samsonite Corporation v. Colony Holding (caso NAF n. 94313).

Lo scrivente collegio, stante le prove addotte dalla ricorrente e richiamandosi in particolare a quanto previsto all’articolo 16.7 regole di Naming, ritiene sussistere la malafede della resistente, essendo stata dimostrata, ad abundantiam, l’esistenza di circostanze tali da indurre a ritenere che il nome a dominio jagermeister.it, sia stato registrato con lo scopo primario di venderlo alla ricorrente, per un corrispettivo monetario superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.

Ritiene questo collegio che la ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6 punti a), e c), per contro, ritiene che nessuno degli elementi indicati dall’art.16.6 b) numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un uso legittimo da parte della Sig.ra Ming del nome a dominio jagermeister.it. Il ricorso è ritenuto pertanto fondato e come tale viene accolto. 

Si dispone il trasferimento del dominio jagermeister.it dalla Sig.ra Corinna Ming alla MAST-JÄGERMEISTER AG con sede in Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wonfenbüttel, Germania.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché ne venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art.16.11 delle regole di Naming.

Milano,  18 Luglio  2003

Dr. Fabrizio Bedarida 
Avv. Nicola Adragna 
Avv. Prof. Alfredo Antonini.