Procedura di riassegnazione del nome a dominio italiapertutti.it Ricorrente: ENEA - Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente
Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto a Crdd via e-mail il 12 ottobre 2004, l'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, con sede in Via Anguillarese 301, 00060 S. Maria di Galeria RM, in persona del dott. Claudio Paretti, delegato alla gestione della Convenzione fra Ministero delle Attività Produttive - ENEA per il turismo accessibile, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio italiapertutti.it, registrato dalla ITCG S.c. W. Drewniak, M. Olczykowski Di Marcin Olczykowski, con sede in Bielsko-Biala (Polonia). Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.italiapertutti.it. Le verifiche consentivano di appurare in
particolare:
Il 14 ottobre 2004 perveniva anche l'originale del ricorso con relativa documentazione. Effettuati i necessari controlli e le necessarie comunicazioni, C.R.D.D. provvedeva ad inviare il ricorso e la documentazione per raccomandata a.r. al resistente. Contestualmente il ricorso veniva inviato anche per e-mail agli indirizzi risultanti dal Whois del Registro. Il 15 ottobre 2004, in risposta alla sua comunicazione e-mail, C.R.D.D. riceveva la richiesta di reinviare la mail con il ricorso in inglese; C.R.D.D. inviava quindi una e-mail in inglese al resistente precisando che la precedente email riguardava una notifica di ricorso avviato contro di esso (resistente) dall’ENEA. Quale risposta, il 18 ottobre 2004. C.R.D.D. riceveva una laconica e-mail nella quale si affermava: "Hello. I dont care about this domain, you can take this.". Successivamente, veniva restituita a C.R.D.D. anche la cartolina attestante la ricezione da parte della resistente del plico inviato per posta. Scaduto inutilmente il 9 novembre 2004 il termine di 25 giorni concesso al resistente per l’invio delle proprie repliche senza che nulla fosse pervenuto nè per posta nè per e-mail, C.R.D.D. nominava il 10 novembre 2004 quale saggio il sottoscritto dott. Fabrizio Bedarida, il quale il successivo 11 novembre 2004 accettava l'incarico. Argomentazioni della ricorrente L'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, (di seguito “ricorrente”), afferma che La realizzazione e l’esercizio del sito www.italiapertutti.it è stato effettuato dall’ENEA per conto del Ministero delle Attività Produttive (MAP) fin dal 2000, nel quadro di una convezione stipulata fra l’ENEA ed il MAP per la gestione di una iniziativa a finanziamento pubblico per la promozione del turismo accessibile in Italia. In particolare: il dominio è stato utilizzato per
offrire servizi turistici italiani alle persone disabili e consentire la
diffusione del turismo accessibile in Italia;
La Ricorrente asserisce altresì che dall’analisi delle informazioni attualmente presenti nel sito raggiungibile attraverso il nome a dominio italiapertutti.it, emerge invece un’utilizzazione del tutto scollegata dalle finalità sociali del sito realizzato per conto del Ministero delle attività produttive; anzi, esso contiene informazioni ingannevoli, non qualificate, tali da indurre in errore gli utenti del sito predisposto dal Ministero (già informati del sito stesso attraverso numerosi canali informativi: campagne ed eventi di comunicazione, guide, depliant e altri materiali), con conseguenti danni derivanti dall’utilizzazione di strutture turistiche non dotate dei requisiti certificati dal Ministero secondo standard garantiti. La Ricorrente afferma e documenta poi che “italiapertutti” è un marchio di fatto su cui essa vanta diritti in virtù dell’estensivo uso che di esso ha fatto dal 2001 ad oggi, in particolare modo attraverso il sito Internet www.italiapertutti.it. Sostiene, inoltre, che il nome italiapertutti.it non fosse presente su Internet sino a che non è stato introdotto dalla Ricorrente, la stessa spiega e documenta abbondantemente come nasce il progetto ItaliaperTutti, la promozione e diffusione dello stesso. Sostiene infine che il dominio è stato registrato in mala fede dalla resistente allo scopo di sfruttare a fini economici il rilevante numero di accessi al sito www.italiapertutti.it. Accessi dovuti al lavoro di promozione e diffusione della conoscenza del progetto Italiapertutti e del sito www.italiapertutti.it, che costituisce parte integrante e funzionale del progetto stesso. La Ricorrente asserisce inoltre che la dinamica con cui la Resistente ha registrato il nome a dominio italiapertutti.it, ovvero non appena questo è stato cancellato, è indice di malafede, così come indici di malafede sono l’uso del nome a dominio fatto dalla Resistente e l’offerta di vendita del dominio contestato alla Ricorrente per un prezzo superiore ai costi di registrazione. A detta della Ricorrente la resistente non poteva ignorare l’esistenza del marchio italiapertutti.it, del progetto ad esso legato e che la Ricorrente avesse dei diritti sullo stesso. Ulteriore indice di malafede sta nel fatto che il sito della resistente utilizzi tecniche di “trappola per topi” (mousetrapping) ovvero una sorta di “intrappolamento tecnico” che rende difficile se non impossibile per l’utente lasciare il sito su cui è involontariamente approdato. Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la Ricorrente ritiene di aver provato un proprio diritto sul nome a dominio disputato e l’assenza di un concorrente diritto della resistente sullo stesso. Ritiene altresì di aver dimostrato ai sensi della procedura di riassegnazione la malafede della Resistente nell’uso e nella registrazione del nome a dominio italiapertutti.it, di cui chiede pertanto la riassegnazione. Argomentazioni della Resistente La Resistente, pur essendo stata messa a conoscenza dell’inizio della procedura di contestazione ed avendo ricevuto ricorso e documentazione allegata, non ha fatto pervenire alcuna replica a difesa della propria posizione, al contrario in risposta al ricorso la Resistente in data 18 ottobre 2004, ha inviato via e-mail una brevissima risposta con cui esplicitamente dichiarava il proprio disinteresse per il nome a dominio disputato. Motivi della decisione. Esistenza delle condizioni previste dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato. Secondo quanto previsto dalla Sezione 2
ed in particolare dall’art.16.6 regole di Naming (versione in vigore al
momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio possa
essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:
Se il ricorrente prova che sussistono assieme
le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta
di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo
viene trasferito al ricorrente.
1.prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi; oppure
Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a) La Ricorrente ha ampiamente documentato l’uso, la promozione e diffusione del progetto Italiapertutti contraddistinto sin dalla sua nascita dal corrispondente marchio “Italia per Tutti”. Osservato che le regole di Naming ed in particolare l’Art.16.6 a, richiedono che la Ricorrente provi che “il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti” senza richiedere che detto marchio sia stato registrato; considerato che la normativa sulla legge marchi tutela l’oggetto delle pretese anche quando non sussista una registrazione nella misura in cui sia possibile individuare una diffusione presso il pubblico tale da consentire di ricondurre quel prodotto o servizio ad un determinato soggetto, il presente Collegio ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato che il nome a dominio contestato è identico ad un marchio su cui la stessa vanta dei diritti. Si ritiene pertanto soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio richiesto dall’art. 16.6 delle regole di Naming. Diritti o interessi legittimi del resistente (Art.16.6.b) Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “italiapertutti” e la confondibilità del nome a dominio con il proprio marchio, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente. Sebbene sia stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la Resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Al contrario la Resistente con la frase: "Hello. I dont care about this domain, you can take this." (Salve, questo dominio non mi interessa, potete prendervelo.) inviata con l’e-mail del 18 ottobre 2004 in risposta alla notifica di ricorso, ha espresso in modo inequivocabile il proprio disinteresse per il dominio disputato. Inoltre, dalla documentazione agli atti e da quanto desumibile ex officio da internet la Resistente non appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio. Infatti, non risulta che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione, in buona fede abbia usato o si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che digitando sul browser l’indirizzo www.italiapertutti.it si accede ad una sola pagina attestante che il sito è in vendita. Neppure risulta che essa resistente “sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2). Infine, non risulta che la resistente “del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3). Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione. Malafede (Art.16.7 regole di naming) Per quanto attiene la prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 16.7 prevede che le seguenti circostanze, se dimostrate, siano ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. · a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. · b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente. · c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente. · d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate. Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, Il collegio ritiene che essa sia stata provata dalla documentazione acquisita ed in particolare dalle seguenti circostanze: 1)il fatto che il dominio italiapertutti.it appaia in vendita sul corrispondente sito www.italiapertutti.it; 2)che la resistente abbia offerto di trasferire alla Ricorrente il dominio contestato per una cifra ben superiore alle normali spese di registrazione. A questo riguardo il Collegio osserva che la Ricorrente non ha dato prova di questa offerta, asserendo che la stessa sia avvenuta nel corso di preliminari discussioni telefoniche. Tuttavia, il fatto che la Resistente non abbia contestato quanto asserito dalla Ricorrente da una parte ed il fatto che il dominio risulti attualmente in vendita sul sito della Resistente dall’altra, sono ritenuti dal Collegio come conferma di quanto asserito dalla Ricorrente. 3)la circostanza che la resistente abbia poi adottato la tecnica nota con il nome di “mouse trapping” (trappola per topi), per far si ché gli utenti Internet che involontariamente siano arrivati sul sito della Resistente non ne possano più uscire, configura un rafforzamento della tesi di utilizzo in malafede del dominio italiapertutti.it. In tal senso si veda Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin (caso OMPI n. D2002-0601); 4)la tempestività con cui è stato registrato il nome a dominio dalla resistente. Lo scrivente collegio, stante le prove addotte dalla ricorrente e richiamandosi in particolare a quanto previsto all’articolo 16.7 regole di Naming, ritiene sussistere la malafede della resistente, essendo stata dimostrata l’esistenza di circostanze tali da indurre a ritenere che il nome a dominio italiapertutti.it, sia stato registrato con lo scopo di venderlo alla Ricorrente, per un corrispettivo monetario superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio Conclusioni Ritiene questo collegio che la ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6 punti a), e c), per contro, ritiene che nessuno degli elementi indicati dall’art.16.6 b) numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un uso legittimo da parte della Resistente del nome a dominio italiapertutti.it. Il ricorso è ritenuto pertanto fondato e come tale viene accolto. P.Q.M. Si dispone pertanto il trasferimento del dominio italiapertutti.it a favore della Ricorrente ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, con sede in Via Anguillarese 301, 00060 S. Maria di Galeria RM. La presente decisione sarà comunicata
al registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.
Milano, 22 Novembre 2004 Dr. Fabrizio Bedarida .
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