Centro
risoluzione dispute domini
C.r.d.d.
Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
inditex-zara.it
Ricorrenti: Industria de Diseño
Textil S.A. (Inditex S.A.) (Avv. Fabrizio Jacobacci, Dott. Massimo Introvigne)
Resistente: sig. Ernestino Castoldi
Collegio (unipersonale): Avv. Tiziano
Solignani
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto a C.r.d.d.
via e-mail il 7 agosto 2003 la società Industria de Diseño
Textil S.A. (Inditex S.A.), corrente in Arteixo 15142, La Coruña,
Spagna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata
dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne, domiciliati
presso lo Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27,
10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle
regole di naming, per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio
inditex-zara.it, registrato dal sig. Ernestino Castoldi, Viale Aretusa
37, 20147 Milano.
Il 20 agosto 2003 la segreteria
della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul
data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web
risultante all’indirizzo http://www.inditex-zara.it.
Le verifiche consentivano
di appurare in particolare:
- che il nome a dominio
in contestazione risultava assegnato a Ernestino Castoldi dal 12 maggio
2003;
- che il dominio inditex-zara.it
era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della Registration
Authority dal 6 agosto 2003;
- che all’indirizzo http://www.inditex-zara.it
corrispondeva una pagina web che ridirezionava l’utente all’indirizzo http://www.zara-whites.com,
su cui si trova la home page di un sito in francese indicato come sito
ufficiale dell’attrice Zara Whites, vietato ai minori come specificato
dall’avviso in calce alla pagina, che fra l’altro riportava: Avertissement:
Bien que ne proposant pas de contenu érotique et pornographique,
Zara-Whites.com est une liste de liens sexy vers ce type de contenu sensible,
il ne s'adresse donc qu'aux personnes majeurs et consentantes. Il contient
également des galeries de photos de l'actrice de film X. (…) Ce
site est formelement interdit aux mineurs.
Il 25 agosto 2003 perveniva
anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione.
C.r.d.d., verificatane la regolarità, il 26 agosto 2003 inviava
ricorso e documentazione ad esso allegata al signor Castoldi per
raccomandata a.r.. Contestualmente, il ricorso veniva anche inviato per
posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.
Con e-mail del 2 settembre
2003 il signor Ernestino Castoldi confermava di aver ricevuto il ricorso
nella medesima data ed inviava la propria replica. L’8 settembre successivo
la replica perveniva a C.r.d.d. anche posta.
Il 9 settembre 2003 C.r.d.d.
nominava quale saggio il sottoscritto Tiziano Solignani, il quale il 10
settembre 2003 accettava l’incarico.
Allegazioni del ricorrente
La ricorrente Industria de
Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.) afferma di essere una delle maggiori
società attive su scala europea e internazionale nel settore dei
capi di abbigliamento di prezzo medio. Tali capi vengono commercializzati,
in Italia e nel mondo, attraverso negozi monomarca che utilizzano
l’insegna ZARA, che è anche il principale marchio del gruppo.
La ricorrente documenta di
essere titolare di numerosi marchi che contengono, rispettivamente, la
parola INDITEX e la parola ZARA, fra i quali in particolare:
· la registrazione
di marchio internazionale ZARA n. 600832;
· la registrazione
di marchio italiano ZARA n. 686231;
· la registrazione
di marchio italiano ZARA n. 685294;
· la registrazione
di marchio comunitario GRUPO INDITEX n. 709873;
· la registrazione
di marchio internazionale GRUPO INDITEX n. 631046.
La ricorrente afferma
inoltre che il nome “Inditex” è comunemente usato come abbreviazione
della sua ragione sociale “Industria de Diseño Textil S.A.”, documentando,
a sostegno dell’uso e della notorietà di “inditex” e “zara”, che
i motori di ricerca su internet evidenziano oltre 3.500 risultati sul Web
per “Inditex Zara”, risultati tutti riferiti al gruppo spagnolo e ai suoi
prodotti.
Secondo la ricorrente, il
nome a dominio in contestazione sarebbe stato registrato in malafede dal
sig. Castoldi, la quale lo utilizza per reindirizzare l’utenza ad un sito
pornografico che presenta già nella pagina di benvenuto immagini
“hard” e contiene link ad altre che offrono materiale “per adulti” a pagamento;
circostanza questa che, secondo della ricorrente, reca pregiudizio al suo
onore, al suo decoro e alla fama del suo marchio.
La ricorrente Industria de
Diseño Textil S.A. conclude quindi chiedendo la riassegnazione del
nome a dominio in contestazione.
Allegazioni del resistente.
Il resistente signor Ernestino
Castoldi, nella sua breve replica, afferma che la ricorrente non può
avere il monopolio sul nome Zara, di per sé “nome di donna che a
suo tempo la pornostar Zara Whites ha portato con grande decoro e successo”.
In relazione a quanto visibile
collegandosi al nome a dominio in contestazione, il sig. Castoldi afferma
che “il [suo] sito vuole onorare la straordinaria carriera di Zara Whites
e non ha niente a che fare con le maglie Zara o con l’abbigliamento.”.
Conclude quindi per il rigetto
del ricorso.
Motivi della decisione
Sussistono le condizioni
previste dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio
contestato alla società ricorrente che, pertanto, andrà rilasciato
a favore della medesima.
Come noto, secondo quanto
previsto dall’art.16.6 delle regole di Naming nella versione 3.9 attualmente
in vigore, perché un dominio possa essere trasferito al ricorrente
devono sussistere le seguenti condizioni:
· a) il nome a dominio
contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio
su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
· b) l'attuale assegnatario
non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
· c) il nome a dominio
sia stato registrato e venga usato in mala fede.
L’onere della prova delle
circostanze di cui alle lettere a) e c) spetta al ricorrente. Incombe invece
al resistente fornire, a mo’ di eccezione, l’adeguata dimostrazione di
avere diritto all’uso del dominio oggetto di contestazione di cui alla
lettera b).
In particolare, il resistente
sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato
qualora provi, alternativamente, che:
- prima di avere avuto notizia
della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta
al pubblico di beni e servizi;
- che è conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente
al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- che del nome a dominio
sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato.
****
A) Circa il requisito della
confondibilità di cui alla lettera a) dell’art. 16.6 delle regole
di naming, con la documentazione dimessa agli atti, nemmeno contestata
sul punto dalla resistente, la ricorrente ha dimostrato di essere titolare
di svariate registrazioni di marchio, sia per la dicitura “INDITEX” sia
per il nome “ZARA”.
Sussiste inoltre effettivamente
la indicata corrispondenza tra il termine “Inditex” e l’abbreviazione della
ragione sociale della ricorrente, corrispondente a “Industria de Diseno
Textil S.A.”.
Risulta ulteriormente che
la ricorrente sia identificata sulla rete internet con il binomio “Inditex-zara”,
essendo in effetti possibile constatare - così come allegato dalla
stessa ricorrente e non contestato dal resistente - come le ricerche effettuate,
attraverso l’immissione come parole chiave dei termini “inditex” e “zara”,
con i più diffusi motori di ricerca restituiscano risultati riconducenti
alla medesima società.
Va infine richiamato, come
peraltro si vedrà più diffusamente in seguito, che la combinazione
dei termini “inditex” e “zara” sembra essere altamente specializzante e
non corrispondente ad alcun termine del linguaggio corrente. L’impiego
di tale dicitura combinata è particolarmente idoneo, per sua natura,
a ingenerare confusione nei consumatori circa i prodotti, le merci e l’immagine
della società cui pertiene e che contribuisce a determinare in maniera
fortemente individualizzante.
Si può ritenere,
pertanto, ampiamente soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6, lettera
a), delle regole di Naming, essendo il dominio registrato dal resistente
senz’altro idoneo a ingenerare confusione rispetto ad uno o più
marchi sui quali la ricorrente vanta diritti di privativa.
B) Circa eventuali diritti
o interessi legittimi della resistente di cui alla lettera b) dell’art.
16.6 delle regole di naming, va ricordato che, come si è accennato,
volta che la ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome corrispondente
al nome a dominio contestato, spetta alla resistente provare un proprio
concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato,
eventualmente mediante la dimostrazione dell’esistenza delle circostanze
dalle quali il suddetto art. 16.6, lettera b), delle regole di naming deduce
la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla
resistente.
Sotto tale aspetto, la resistente
non solo non ha fornito alcuna prova documentale ma a ben guardare non
ha nemmeno, in radice, dedotto alcuna prospettazione idonea, una volta
correttamente asseverata e comprovata, a fondare un proprio concorrente
diritto sul nome inditex-zara e quindi sul dominio corrispondente.
Sotto il profilo delle condizioni
di cui all’art. 16.6 lettera b), non risulta infatti che la resistente,
prima di avere avuto conoscenza della contestazione, abbia usato in buona
fede ovvero si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio
per offrire al pubblico beni o servizi, essendo attualmente il dominio
utilizzato come mero redirect verso un altro dominio, www.zara-whites.com.
Non risulta inoltre che il resistente sia conosciuto personalmente, come
associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al dominio
registrato. Né risulta, infine, che la resistente stia facendo del
nome a dominio un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato.
Sotto il profilo di eventuali
altri interessi tutelati dall’ordinamento all’uso del marchio, a prescindere
dalle circostanze solo esemplificative di cui all’art. 16.6 lettera b),
va rilevato come il resistente, esprimendosi peraltro con linguaggio non
tecnico, abbia solo, evidentemente, inteso contestare la forza, e pertanto
la validità, del marchio corrispondente alla denominazione “zara”
o “Zara”, assumendone la corrispondenza con nomi geografici o con comuni
prenomi di persona.
In realtà, come si
è anticipato, tale contestazione, quand’anche fosse dimostrata,
è in radice priva di qualsiasi conferenza, perché la denominazione
oggetto di giudizio è il segno linguistico complesso “inditex-zara”,
costituito dai due termini combinati “inditex” e “zara”, la cui combinazione,
come si è visto, è peraltro altamente specializzante.
La eventuale debolezza della
dicitura “zara” o “Zara” non è, in altri termini, comunque rilevante
perché oggetto di giudizio è una diversa espressione, più
complessa, di cui il termine in questione è un mero componente.
Tale questione, dunque, non viene nemmeno esaminata nel merito e non ci
si sofferma ad indagare sul grado di forza dell’espressione “zara” o “Zara”
perché comunque non determinante e nemmeno influente ai fini del
giudizio.
In conclusione, per quanto
suesposto, si deve concludere per la mancanza in capo al resistente di
un diritto o titolo in relazione al nome contestato e si può ritenere
così soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6.b.
C) Circa l’uso del dominio
in malafede, come noto, l’art. 16.7 prevede - compilando un elenco che
è espressamente definito come solo esemplificativo e non tassativo
- che le seguenti circostanze, se dimostrate, costituiscano prova della
registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:
a) ogni elemento che induca
a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo
primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a
dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome)
o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia
superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione
ed il mantenimento del nome a dominio;
b) ogni elemento che induca
a ritenere che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire
al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio,
ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del
ricorrente;
c) la circostanza che il
nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario
di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del
ricorrente;
d) la circostanza che, nell'uso
del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre,
a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione
con il marchio del ricorrente.
Si ritiene che nel caso
in questione ricorra sicuramente l’elemento di cui alla lettera d), che
è già di per sé assorbente dell’intera questione.
Ricorre comunque anche il requisito di cui alla lettera c) e sono presenti
ulteriori “indici” e circostanze che, pur se innominati rispetto alle previsioni
dell’art. 16.7, sono idonei a dimostrare l’esistenza del requisito della
mala fede.
La circostanza, infatti,
che il dominio contestato sia utilizzato esclusivamente per fare accedere
l’utente di Internet ad un portale pornografico configura quanto disposto
dall’art. 16.7. lettere c) e d).
E’ rilevante la mancanza
assoluta di alcuna deduzione da parte della resistente in merito alla scelta
del nome a dominio inditex-zara.it per un portale di redirect pornografico,
in abbinamento con quanto sostenuto dalla ricorrente e in linea con quanto
sostenuto in precedenti decisioni circa la categoria del pornosquatting,
che ricorre, secondo la elaborazione della giurisprudenza formatasi in
questa sede amministrativa nazionale ed internazionale, quando si verifica
l’uso di un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre per attirare
ingannevolmente gli utenti Internet verso siti pornografici a pagamento.
Il resistente, infatti,
si è limitato come si è visto a fare riferimento alla città
di Zara, che non si capisce cosa possa avere a che fare con la pornografia,
ovvero al prenome di una asseritamente famosa pornostar, senza tuttavia
dedurre alcuna motivazione in ordine soprattutto al perché, oltre
al termine “zara”, sia stata impiegata anche la dicitura “inditex”, ottenendo
un nome di dominio avente una alta funzione identificatrice della ricorrente.
E’ rilevante in particolare
anche che al dominio in oggetto sia ad oggi assegnata la sola funzione
di redirect verso altri siti. A tale dominio, in altri termini, non corrisponde
un sito dotato di qualsiasi contenuto, ma solamente una pagina introduttiva
agendo sulla quale si viene rimandati all’indirizzo www.zara-whites.com.
Tale circostanza può essere ritenuta indice dell’intento del resistente
di utilizzare la rete internet ed il sistema di assegnazione dei nomi di
dominio in modo non conforme alla regole di naming e allo spirito stesso
del sistema, con lo scopo cioè di indurre coloro che effettuano
ricerche tramite i più diffusi motori di ricerca circa il noto marchio
“inditex-zara” a visitare il sito in questione.
Sempre in tale contesto,
rilevano le circostanze dedotte dalla ricorrente, e non contestate dal
resistente, circa la piena disponibilità dei domini www.zarawithes.it
e www.zara-whites.it e, parallelamente, l’assenza di qualsiasi riferimento
al termine “inditex” contenuto negli altri siti dedicati a Zara Whites
sulla rete internet, che smentiscono ulteriormente l’eventualità
che con il dominio inditex-zara si potesse intendere far riferimento alla
persona di Zara Whites.
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Ritiene questo saggio che
la ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6
punti a), e c), per contro, ritiene che nessuno degli elementi indicati
dall’art.16.6 b) numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un uso
legittimo da parte del resistente del nome a dominio index-zara.it. Il
ricorso è ritenuto pertanto fondato e come tale viene accolto.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento
del dominio inditex-zara.it dal signor Ernestino Castoldi alla Industria
de Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.), con sede in Arteixo 15142,
La Coruña, Spagna
La presente decisione viene
comunicata alla Registration Authority italiana per gli adempimenti di
sua competenza.
Vignola, 18 settembre 2003
Avv. Tiziano Solignani
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