Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
IMPREBANCA.IT
Ricorrente: Imprebanca s.p.a. (avv. Angelica Lodigiani)
Resistente: Ars Media Group s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 29 marzo 2010 la
società Imprebanca S.p.A., rappresentata e difesa nella presente
procedura dall’avv. Angelica Lodigiani, presso lo studio della
quale in Roma, Via Piemonte, 26 si domiciliava, giusta delega in calce
al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio imprebanca.it, registrato dalla società Ars Media Group
s.r.l..
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio
imprebanca.it era stato creato il 13 maggio 2008 ed era registrato a
nome della società Ars Media Group s.r.l.;
- b) che il nome a dominio
era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.imprebanca.it si giunge ad una pagina web
in cui in alto si legge “IMPREBANCA.IT” e sotto le scritte
“la banca dati delle imprese”, “sta nascendo una
nuova banca dati per le imprese” e
“registrati”.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 marzo 2010 il ricorso e
la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente
per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Il plico veniva ricevuto dalla Resistente il 9 aprile 2010. In data 23
aprile 2010 perveniva a C.R.D.D. comunicazione da parte della
Resistente, la quale dichiarava la propria volontà di addivenire
ad una definizione bonaria della controversia. In data 5 maggio 2010
perveniva via e-mail a C.R.D.D. la replica della Resistente. In data 6
maggio 2010 le repliche e la documentazione allegata venivano inoltrate
alla Ricorrente. In data 7 maggio 2010 arrivava a C.R.D.D. anche
l’originale cartaceo delle repliche, che venivano spedite in data
8 maggio 2010 alla Ricorrente. Sempre in data 7 maggio 2010 perveniva a
C.R.D.D. comunicazione della Ricorrente, la quale, preso atto della
intenzione della Resistente di essere disposta a cederle il dominio, la
invitava a firmare il modulo di cessione del dominio allegato alla
comunicazione.
Nel frattempo, il 6 maggio 2010 veniva nominato quale esperto
l’avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 10 maggio accettava
l’incarico.
Nonostante le asserzioni delle parti di voler giungere ad un accordo, esso di fatto non veniva raggiunto.
C.R.D.D. inutilmente invitava le parti con e-mail del 13 e 14 maggio
2010 a fornire evidenza dei fatti richiesti dall’art. 4.18, I
comma del Regolamento per procedere all’estinzione della
procedura. Non avendo tali solleciti avuto esito alcuno, la questione
deve essere risolta nel merito.
Allegazioni
delle parti
a)
Allegazioni della Ricorrente.
La
Ricorrente, nel proprio ricorso, deduce e documenta di essere titolare
del marchio figurativo italiano “IMPREBANCA” n. 1097604
concesso il 3 marzo 2008 su domanda depositata in data 4 ottobre 2004
e. Essa precisa che il predetto marchio era stato originariamente
depositato per suo conto a nome della propria società
promotrice, M&P PROMOTION s.r.l., che lo ha poi trasferito alla
Imprebanca s.p.a. in data 30 settembre 2009.
La Ricorrente espone che sin dal 2004 la Confcommercio stava lavorando
alla creazione di un istituto creditizio che garantisse un efficiente
servizio a favore delle imprese, soprattutto delle PMI e che, sin
dall’inizio, la Confcommercio si era adoperata affinché il
segno distintivo del futuro ente creditizio fosse immediatamente
tutelato mediante il deposito della relativa domanda di registrazione
del marchio IMPREBANCA. La Resistente afferma che il progetto del nuovo
ente creditizio si è concretizzato nel 2008, con la nascita
della Imprebanca s.p.a. e che il suo lancio avvenuto in data 8 maggio
2008 ha avuto ampia eco a livello nazionale mediante articoli di
giornale e trasmissioni tv. La Ricorrente riferisce che nel momento in
cui si accingeva a registrare il nome a dominio oggi in contestazione
si avvedeva che questo era stato registrato dalla Resistente che,
peraltro, aveva registrato, direttamente o tramite soggetti ad essa
comunque riconducibili, anche i nomi a dominio imprebanca.eu,
imprebanca.info, imprebanca.com, imprebanca.net, imprebanca.org. La
Ricorrente sostiene di aver richiesto ripetutamente alla Resistente di
cedergli il nome a dominio in contestazione, avendo essa diritti
anteriori (marchio e ragione sociale) su tale nome. Essa afferma
inoltre che digitando il nome a dominio imprebanca.it prima della
contestazione si giungeva ad una cd “parking page” , ma che
poi tale pagina era stata modificata ospitando la pagina tuttora
esistente.
In merito alla identità e confondibilità del nome a
dominio, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione
è identico sia al marchio anteriore IMPREBANCA, sia alla sua
ragione sociale.
In relazione ai diritti dell’attuale assegnatario sul nome a
dominio oggetto della procedura, la Ricorrente afferma che la
Resistente non ha alcun diritto su tale nome, non corrispondendo
né al suo nome, né alla sua denominazione sociale.
Inoltre la Ricorrente afferma di non aver mai autorizzato la Resistente
ad utilizzare in qualsiasi modo il proprio marchio, né da una
ricerca effettuata tra i marchi con effetto in Italia la Resistente
è risultata essere titolare di diritti di privativa sul marchio
IMPREBANCA.
La Ricorrente sostiene infine che la malafede della Resistente emerge da una serie di circostanze:
- a) la Resistente ha
richiesto la registrazione del nome a dominio in data 9 maggio 2008,
ossia il giorno successivo al lancio del nuovo istituto creditizio a
livello nazionale;
- b) gli altri nomi a
dominio sono stati registrati, direttamente o indirettamente, dalla
Resistente l’8 maggio 2008, ossia lo stesso giorno del lancio di
Imprebanca s.p.a.;
- c) la Resistente ha sede
a Roma, città in cui vi è stato in data 8 maggio 2008 il
lancio ufficiale di Imprebanca s.p.a., mediante cerimonia alla Casina
Valadier a Villa Borghese che ha visto, tra gli altri protagonisti, il
sindaco di Roma, Gianni Alemanno;
- d) la Resistente si
occupa, tra le altre cose, di produrre rassegne stampa personalizzate
per i propri clienti, per cui non può esserle sfuggita la
notizia della presentazione di un nuovo istituto bancario;
- e) prima che vi fossero i
primi contatti tra Ricorrente e Resistente il nome a dominio in
contestazione conduceva ad una mera parking page mentre poi, proprio
nel corso di trattative tra le parti, è comparsa una pagina web,
quasi come se il Resistente volesse giustificare la registrazione del
nome a dominio in contestazione;
- f) la Resistente
intendeva cedere il nome a dominio in contestazione per una cifra
superiore rispetto a quella consistente nel mero rimborso delle spese
da essa sostenute per la registrazione ed il mantenimento del nome a
dominio in contestazione;
- g) nel caso di
specie non esiste alcun collegamento dimostrabile tra la società
Ars Media Group s.r.l. ed il nome a dominio in contestazione.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Motivi
della decisione
Questioni preliminari
1) Sulla estinzione della procedura
L’art. 4.18 del Regolamento prevede espressamente che si possa
dichiarare l’estinzione del procedimento nel caso di accordo tra
le parti (per il quale occorre comunque la conferma da parte di
entrambe le parti) o nel caso in cui sopravvengano fatti (come ad
esempio il trasferimento del nome a dominio) che rendono superflua o
impossibile la prosecuzione della procedura.
Nel caso di specie non si è verificata né l’una, né l’altra ipotesi.
La lettera inviata in data 22 aprile 2010 dalla società Ars
Media Group s.r.l. conteneva l’affermazione di voler addivenire
ad una definizione bonaria della controversia e subordinava la cessione
del dominio contestato al verificarsi di una condizione (ossia che la
Ricorrente “rinunci a qualsiasi
tipo di attività giurisdizionale e/o di diverso tipo che possa
comportare danni di immagine ed economici alla scrivente
società, con espressa rinuncia all’inoltro di altri
procedimenti di natura legale (arbitrati, giudici onorari,
procedimenti cautelari, etc) relativi al nome a dominio contestato, con
espressa rinuncia a qualsiasi richiesta di tipo economico”).
La Ricorrente, con lettera del 7 maggio 2010, dichiarava di accettare
tale condizione, previo tempestivo trasferimento del nome a dominio
imprebanca.it a suo favore. A tal fine allegava modulo di modifica dei
dati del Registrante che il Resistente doveva compilare e restituire,
debitamente sottoscritto, alla Ricorrente. Non risulta tuttavia che la
Resistente abbia trasmesso tale modulo, né che abbia provveduto
al trasferimento del nome a dominio a favore della Ricorrente. Al
contrario, ai solleciti di C.R.D.D. a fornire prova di uno dei fatti
indicati dall’art. 4.18, I comma del Regolamento, la Resistente
ha affermato di ritenere “inutile questa intensa corrispondenza che nulla aggiunge a quello che si è detto e ridetto”.
Ciò impone pertanto al sottoscritto di procedere alla decisione
della procedura, non essendovi elementi tali per dichiararla estinta.
2) Sulle repliche del Resistente
La replica della società Ars Media Group s.r.l. è giunta
a C.R.D.D. in data 5 maggio 2010, ossia oltre il termine previsto dal
Regolamento.
L’art. 4.6 del Regolamento prevede infatti che “entro
25 (venticinque) giorni dalla data di inizio della procedura, il
resistente può inviare la propria replica e i propri documenti
al PSRD”. Essendo la procedura iniziata in data 9
aprile 2010 con la ricezione da parte della Resistente della
raccomandata contenente il reclamo con annessa documentazione, il
termine per la presentazione delle repliche andava a scadere il 4
maggio 2010, per cui la Resistente è decaduta dalla
possibilità di presentare la propria replica, come prescritto
dall’art. 4.14 del Regolamento, in base al quale “nel
caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalle presenti
norme o fissato dal Collegio, decade dalla possibilità di
compiere l’atto sottoposto a termine e il Collegio, salvo che non
ricorrano circostanze eccezionali, procede alla decisione sul reclamo”.
Nessuna circostanza eccezionale è stata dedotta dalla
Resistente, che ha semplicemente affermato di aver ricevuto la
raccomandata il 12 aprile e non il 9 aprile, salvo poi – di
fronte alla trasmissione della ricevuta di ritorno che indica
chiaramente il 9 aprile 2010 – affermare un non meglio
specificato disguido interno che aveva portato ad indicare nel 12
aprile la data di ricezione.
Pertanto, le repliche inviate dalla Resistente non possono essere prese in considerazione dal sottoscritto esperto.
Sgomberato così il campo dalle varie eccezioni preliminari, si osserva quanto segue:
Nel merito
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il
ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i
requisiti richiesti per la riassegnazione.
A.
Identità e confondibilità del nome a dominio.
In
base all’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento,
affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità, “il
nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione
rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
La Ricorrente deduce e documenta che il marchio IMPREBANCA è un
marchio registrato, del quale essa ha il legittimo uso; marchio che
è esattamente corrispondente al nome a dominio imprebanca.it
assegnato alla Ars Media Group s.r.l. ed oggetto della contestazione.
Inoltre, il dominio in contestazione è esattamente identico al nome della Ricorrente.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
B.
Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Una
volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di
dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente
esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure
provare una delle circostanze ex art. 3.6, III comma, lett. a), b), c)
del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione
juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo.
Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul
nome di dominio imprebanca.it, in quanto corrispondente al proprio
marchio registrato e al proprio nome.
Ciò rilevato, si osserva che la Resistente non ha fornito
alcun elemento che consenta di ritenere sussistenti circostanze da cui
desumere un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.
Infatti:
- a) non risulta che la
Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il
nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al
pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del
Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato per alcuna
attività, non ridirezionando l’utente su alcun sito web
attivo.
- b) Neppure risulta che la
Resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione
o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”(art.
3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) visto che è sempre indicato
il nome della società Ars Media Group s.r.l.
- c) Per i motivi di cui
sopra, si deve dunque escludere che la Resistente “del nome a
dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del
Regolamento).
Si ritiene pertanto che la
società Ars Media Group s.r.l. non abbia alcun titolo sul nome a
dominio in contestazione e che quindi anche il secondo requisito
richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione possa
ritenersi soddisfatto.
C.
Malafede del Resistente.
Sussiste infine anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La Ricorrente ha affermato e dimostrato documentalmente il proprio
diritto all’uso del marchio. Da ricerche effettuate dal presente
collegio è altresì emersa la notorietà a livello
nazionale del marchio IMPREBANCA. Sotto questo profilo, stante la
notorietà raggiunta dal predetto marchio, appare
inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto
casuale e che, dunque, la Resistente, nel registrare il nome a dominio
in contestazione, lo abbia fatto nella totale ignoranza
dell’esistenza del marchio IMPREBANCA. Né è
credibile che l’attuale assegnataria ignorasse l’esistenza
dei diritti che la Ricorrente vanta sullo stesso, considerando anche
che tra le attività della Resistente vi è quella relativa
alla predisposizione di rassegne stampa a favore di clienti. Quindi, si
deve ritenere che la Resistente abbia agito in malafede, perchè
al momento in cui ha chiesto l’assegnazione del dominio in
contestazione, sapeva di garantirsi la possibilità di
beneficiare della rinomanza del segno distintivo considerato, violando
i diritti connessi al marchio registrato dalla Ricorrente.
Come documentato dalla Ricorrente e come risulta da ricerche effettuate
dal sottoscritto esperto, il nuovo istituto bancario era già
noto con l’attuale nome nel momento in cui la Resistente
registrava il nome a dominio. Sin dall’8 maggio 2008, giorno in
cui è avvenuto il lancio del nuovo progetto alla presenza del
sindaco di Roma Gianni Alemanno, erano stati infatti inseriti su
Internet diversi articoli che parlavano del lancio del nuovo istituto
di credito.
Secondo la documentazione prodotta e da quanto desumibile su Internet,
sembra inverosimile che la Resistente, attuale assegnataria del
dominio, non fosse a conoscenza di tali circostanze. Risulta, infatti,
che lo stesso 8 maggio 2008 (ossia cinque giorni prima della
registrazione del dominio in contestazione) la Confcommercio, sul
proprio sito internet, nonché la stampa (in data 9 maggio
2008) hanno dato notizia del lancio del nuovo progetto e
dell’attribuzione al nuovo istituto creditizio del nome
Imprebanca s.p.a.
Poichè il Database Whois del Registro indica come data della
richiesta del dominio il 9 maggio 2010 e come data di registrazione il
13 maggio 2010, si deve ritenere che la registrazione non sia frutto di
una fortuita coincidenza, ma che la registrante, avendo letto su
internet gli articoli che annunciavano il lancio del nuovo istituto
creditizio, abbia pensato di registrarlo a suo nome.
Rilevante è pure la circostanza che la Imprebanca s.p.a. ha
richiesto ripetutamente il trasferimento del dominio registrato dalla
Resistente. Nonostante fosse stata informata dei diritti che la
Ricorrente vanta sul marchio IMPREBANCA, la Resistente ha continuato
comunque a detenere il nome a dominio.
Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente risulta poi
la circostanza – verificabile su Internet – che la Ars
Media Group s.r.l. ha registrato anche altri nomi a dominio in nessun
modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi al
marchio e denominazione sociale della Ricorrente.
Si consideri, inoltre, che sul sito della Resistente non è
svolta alcuna attività, non essendo il nome imprebanca.it mai
stato utilizzato dall’attuale assegnataria, che, peraltro, non ha
fornito alcuna prova del fatto che ci sia un sito in costruzione,
sicché si deduce che la Resistente non faccia alcun uso del
dominio e che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in
questione siano stati effettuati nell’ambito di un più
ampio disegno accaparratorio. Siamo quindi in presenza di un caso di
passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei
collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali
ritiene elemento da cui desumere la malafede della Resistente, essendo
indicativo dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di
sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.
E’ pertanto evidente che, oltre alla mancanza di legittimo
interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo
e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Nel caso di specie si ritiene applicabile anche la circostanza sub e)
dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a dominio
sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il
quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del
nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. La Ricorrente ha
indicato tale circostanza quale indice della malafede della Resistente.
Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo la
Resistente, titolare del nome a dominio, provato in alcun modo
l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a
dominio registrato
Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6,
I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio imprebanca.it alla
società Imprebanca s.p.a. con sede in Roma, Via Properzio n. 5,
c.a.p. 00193.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 21 maggio
2010
Avv. Giuseppe Loffreda
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