Decisione dominio imprebanca.it

Procedura di riassegnazione del nome a dominio IMPREBANCA.IT Ricorrente: Imprebanca s.p.a. (avv. Angelica Lodigiani) Resistente: Ars Media Group s.r.l. Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 29 marzo 2010 la società Imprebanca S.p.A., rappresentata e difesa nella presente procedura dall’avv. Angelica Lodigiani, presso lo studio della quale in Roma, Via Piemonte, 26 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio imprebanca.it, registrato dalla società Ars Media Group s.r.l.. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio imprebanca.it era stato creato il 13 maggio 2008 ed era registrato a nome della società Ars Media Group s.r.l.; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”; c) che digitando l’indirizzo http://www.imprebanca.it si giunge ad una pagina web in cui in alto si legge “IMPREBANCA.IT” e sotto le scritte “la banca dati delle imprese”, “sta nascendo una nuova banca dati per le imprese” e “registrati”. Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 marzo 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico veniva ricevuto dalla Resistente il 9 aprile 2010. In data 23 aprile 2010 perveniva a C.R.D.D. comunicazione da parte della Resistente, la quale dichiarava la propria volontà di addivenire ad una definizione bonaria della controversia. In data 5 maggio 2010 perveniva via e-mail a C.R.D.D. la replica della Resistente. In data 6 maggio 2010 le repliche e la documentazione allegata venivano inoltrate alla Ricorrente. In data 7 maggio 2010 arrivava a C.R.D.D. anche l’originale cartaceo delle repliche, che venivano spedite in data 8 maggio 2010 alla Ricorrente. Sempre in data 7 maggio 2010 perveniva a C.R.D.D. comunicazione della Ricorrente, la quale, preso atto della intenzione della Resistente di essere disposta a cederle il dominio, la invitava a firmare il modulo di cessione del dominio allegato alla comunicazione. Nel frattempo, il 6 maggio 2010 veniva nominato quale esperto l’avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 10 maggio accettava l’incarico. Nonostante le asserzioni delle parti di voler giungere ad un accordo, esso di fatto non veniva raggiunto. C.R.D.D. inutilmente invitava le parti con e-mail del 13 e 14 maggio 2010 a fornire evidenza dei fatti richiesti dall’art. 4.18, I comma del Regolamento per procedere all’estinzione della procedura. Non avendo tali solleciti avuto esito alcuno, la questione deve essere risolta nel merito. Allegazioni delle parti a) Allegazioni della Ricorrente. La Ricorrente, nel proprio ricorso, deduce e documenta di essere titolare del marchio figurativo italiano “IMPREBANCA” n. 1097604 concesso il 3 marzo 2008 su domanda depositata in data 4 ottobre 2004 e. Essa precisa che il predetto marchio era stato originariamente depositato per suo conto a nome della propria società promotrice, M&P PROMOTION s.r.l., che lo ha poi trasferito alla Imprebanca s.p.a. in data 30 settembre 2009. La Ricorrente espone che sin dal 2004 la Confcommercio stava lavorando alla creazione di un istituto creditizio che garantisse un efficiente servizio a favore delle imprese, soprattutto delle PMI e che, sin dall’inizio, la Confcommercio si era adoperata affinché il segno distintivo del futuro ente creditizio fosse immediatamente tutelato mediante il deposito della relativa domanda di registrazione del marchio IMPREBANCA. La Resistente afferma che il progetto del nuovo ente creditizio si è concretizzato nel 2008, con la nascita della Imprebanca s.p.a. e che il suo lancio avvenuto in data 8 maggio 2008 ha avuto ampia eco a livello nazionale mediante articoli di giornale e trasmissioni tv. La Ricorrente riferisce che nel momento in cui si accingeva a registrare il nome a dominio oggi in contestazione si avvedeva che questo era stato registrato dalla Resistente che, peraltro, aveva registrato, direttamente o tramite soggetti ad essa comunque riconducibili, anche i nomi a dominio imprebanca.eu, imprebanca.info, imprebanca.com, imprebanca.net, imprebanca.org. La Ricorrente sostiene di aver richiesto ripetutamente alla Resistente di cedergli il nome a dominio in contestazione, avendo essa diritti anteriori (marchio e ragione sociale) su tale nome. Essa afferma inoltre che digitando il nome a dominio imprebanca.it prima della contestazione si giungeva ad una cd “parking page” , ma che poi tale pagina era stata modificata ospitando la pagina tuttora esistente. In merito alla identità e confondibilità del nome a dominio, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è identico sia al marchio anteriore IMPREBANCA, sia alla sua ragione sociale. In relazione ai diritti dell’attuale assegnatario sul nome a dominio oggetto della procedura, la Ricorrente afferma che la Resistente non ha alcun diritto su tale nome, non corrispondendo né al suo nome, né alla sua denominazione sociale. Inoltre la Ricorrente afferma di non aver mai autorizzato la Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo il proprio marchio, né da una ricerca effettuata tra i marchi con effetto in Italia la Resistente è risultata essere titolare di diritti di privativa sul marchio IMPREBANCA. La Ricorrente sostiene infine che la malafede della Resistente emerge da una serie di circostanze: a) la Resistente ha richiesto la registrazione del nome a dominio in data 9 maggio 2008, ossia il giorno successivo al lancio del nuovo istituto creditizio a livello nazionale; b) gli altri nomi a dominio sono stati registrati, direttamente o indirettamente, dalla Resistente l’8 maggio 2008, ossia lo stesso giorno del lancio di Imprebanca s.p.a.; c) la Resistente ha sede a Roma, città in cui vi è stato in data 8 maggio 2008 il lancio ufficiale di Imprebanca s.p.a., mediante cerimonia alla Casina Valadier a Villa Borghese che ha visto, tra gli altri protagonisti, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno; d) la Resistente si occupa, tra le altre cose, di produrre rassegne stampa personalizzate per i propri clienti, per cui non può esserle sfuggita la notizia della presentazione di un nuovo istituto bancario; e) prima che vi fossero i primi contatti tra Ricorrente e Resistente il nome a dominio in contestazione conduceva ad una mera parking page mentre poi, proprio nel corso di trattative tra le parti, è comparsa una pagina web, quasi come se il Resistente volesse giustificare la registrazione del nome a dominio in contestazione; f) la Resistente intendeva cedere il nome a dominio in contestazione per una cifra superiore rispetto a quella consistente nel mero rimborso delle spese da essa sostenute per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in contestazione; g) nel caso di specie non esiste alcun collegamento dimostrabile tra la società Ars Media Group s.r.l. ed il nome a dominio in contestazione. Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio. Motivi della decisione Questioni preliminari 1) Sulla estinzione della procedura L’art. 4.18 del Regolamento prevede espressamente che si possa dichiarare l’estinzione del procedimento nel caso di accordo tra le parti (per il quale occorre comunque la conferma da parte di entrambe le parti) o nel caso in cui sopravvengano fatti (come ad esempio il trasferimento del nome a dominio) che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura. Nel caso di specie non si è verificata né l’una, né l’altra ipotesi. La lettera inviata in data 22 aprile 2010 dalla società Ars Media Group s.r.l. conteneva l’affermazione di voler addivenire ad una definizione bonaria della controversia e subordinava la cessione del dominio contestato al verificarsi di una condizione (ossia che la Ricorrente “rinunci a qualsiasi tipo di attività giurisdizionale e/o di diverso tipo che possa comportare danni di immagine ed economici alla scrivente società, con espressa rinuncia all’inoltro di altri procedimenti di natura legale (arbitrati, giudici onorari, procedimenti cautelari, etc) relativi al nome a dominio contestato, con espressa rinuncia a qualsiasi richiesta di tipo economico”). La Ricorrente, con lettera del 7 maggio 2010, dichiarava di accettare tale condizione, previo tempestivo trasferimento del nome a dominio imprebanca.it a suo favore. A tal fine allegava modulo di modifica dei dati del Registrante che il Resistente doveva compilare e restituire, debitamente sottoscritto, alla Ricorrente. Non risulta tuttavia che la Resistente abbia trasmesso tale modulo, né che abbia provveduto al trasferimento del nome a dominio a favore della Ricorrente. Al contrario, ai solleciti di C.R.D.D. a fornire prova di uno dei fatti indicati dall’art. 4.18, I comma del Regolamento, la Resistente ha affermato di ritenere “inutile questa intensa corrispondenza che nulla aggiunge a quello che si è detto e ridetto”. Ciò impone pertanto al sottoscritto di procedere alla decisione della procedura, non essendovi elementi tali per dichiararla estinta. 2) Sulle repliche del Resistente La replica della società Ars Media Group s.r.l. è giunta a C.R.D.D. in data 5 maggio 2010, ossia oltre il termine previsto dal Regolamento. L’art. 4.6 del Regolamento prevede infatti che “entro 25 (venticinque) giorni dalla data di inizio della procedura, il resistente può inviare la propria replica e i propri documenti al PSRD”. Essendo la procedura iniziata in data 9 aprile 2010 con la ricezione da parte della Resistente della raccomandata contenente il reclamo con annessa documentazione, il termine per la presentazione delle repliche andava a scadere il 4 maggio 2010, per cui la Resistente è decaduta dalla possibilità di presentare la propria replica, come prescritto dall’art. 4.14 del Regolamento, in base al quale “nel caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalle presenti norme o fissato dal Collegio, decade dalla possibilità di compiere l’atto sottoposto a termine e il Collegio, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, procede alla decisione sul reclamo”. Nessuna circostanza eccezionale è stata dedotta dalla Resistente, che ha semplicemente affermato di aver ricevuto la raccomandata il 12 aprile e non il 9 aprile, salvo poi – di fronte alla trasmissione della ricevuta di ritorno che indica chiaramente il 9 aprile 2010 – affermare un non meglio specificato disguido interno che aveva portato ad indicare nel 12 aprile la data di ricezione. Pertanto, le repliche inviate dalla Resistente non possono essere prese in considerazione dal sottoscritto esperto. Sgomberato così il campo dalle varie eccezioni preliminari, si osserva quanto segue: Nel merito I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. A. Identità e confondibilità del nome a dominio. In base all’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. La Ricorrente deduce e documenta che il marchio IMPREBANCA è un marchio registrato, del quale essa ha il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al nome a dominio imprebanca.it assegnato alla Ars Media Group s.r.l. ed oggetto della contestazione. Inoltre, il dominio in contestazione è esattamente identico al nome della Ricorrente. Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito. B. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione. Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III comma, lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio imprebanca.it, in quanto corrispondente al proprio marchio registrato e al proprio nome. Ciò rilevato, si osserva che la Resistente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere sussistenti circostanze da cui desumere un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Infatti: a) non risulta che la Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato per alcuna attività, non ridirezionando l’utente su alcun sito web attivo. b) Neppure risulta che la Resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) visto che è sempre indicato il nome della società Ars Media Group s.r.l. c) Per i motivi di cui sopra, si deve dunque escludere che la Resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento). Si ritiene pertanto che la società Ars Media Group s.r.l. non abbia alcun titolo sul nome a dominio in contestazione e che quindi anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione possa ritenersi soddisfatto. C. Malafede del Resistente. Sussiste infine anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. La Ricorrente ha affermato e dimostrato documentalmente il proprio diritto all’uso del marchio. Da ricerche effettuate dal presente collegio è altresì emersa la notorietà a livello nazionale del marchio IMPREBANCA. Sotto questo profilo, stante la notorietà raggiunta dal predetto marchio, appare inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale e che, dunque, la Resistente, nel registrare il nome a dominio in contestazione, lo abbia fatto nella totale ignoranza dell’esistenza del marchio IMPREBANCA. Né è credibile che l’attuale assegnataria ignorasse l’esistenza dei diritti che la Ricorrente vanta sullo stesso, considerando anche che tra le attività della Resistente vi è quella relativa alla predisposizione di rassegne stampa a favore di clienti. Quindi, si deve ritenere che la Resistente abbia agito in malafede, perchè al momento in cui ha chiesto l’assegnazione del dominio in contestazione, sapeva di garantirsi la possibilità di beneficiare della rinomanza del segno distintivo considerato, violando i diritti connessi al marchio registrato dalla Ricorrente. Come documentato dalla Ricorrente e come risulta da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto, il nuovo istituto bancario era già noto con l’attuale nome nel momento in cui la Resistente registrava il nome a dominio. Sin dall’8 maggio 2008, giorno in cui è avvenuto il lancio del nuovo progetto alla presenza del sindaco di Roma Gianni Alemanno, erano stati infatti inseriti su Internet diversi articoli che parlavano del lancio del nuovo istituto di credito. Secondo la documentazione prodotta e da quanto desumibile su Internet, sembra inverosimile che la Resistente, attuale assegnataria del dominio, non fosse a conoscenza di tali circostanze. Risulta, infatti, che lo stesso 8 maggio 2008 (ossia cinque giorni prima della registrazione del dominio in contestazione) la Confcommercio, sul proprio sito internet, nonché la stampa (in data 9 maggio 2008) hanno dato notizia del lancio del nuovo progetto e dell’attribuzione al nuovo istituto creditizio del nome Imprebanca s.p.a. Poichè il Database Whois del Registro indica come data della richiesta del dominio il 9 maggio 2010 e come data di registrazione il 13 maggio 2010, si deve ritenere che la registrazione non sia frutto di una fortuita coincidenza, ma che la registrante, avendo letto su internet gli articoli che annunciavano il lancio del nuovo istituto creditizio, abbia pensato di registrarlo a suo nome. Rilevante è pure la circostanza che la Imprebanca s.p.a. ha richiesto ripetutamente il trasferimento del dominio registrato dalla Resistente. Nonostante fosse stata informata dei diritti che la Ricorrente vanta sul marchio IMPREBANCA, la Resistente ha continuato comunque a detenere il nome a dominio. Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su Internet – che la Ars Media Group s.r.l. ha registrato anche altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi al marchio e denominazione sociale della Ricorrente. Si consideri, inoltre, che sul sito della Resistente non è svolta alcuna attività, non essendo il nome imprebanca.it mai stato utilizzato dall’attuale assegnataria, che, peraltro, non ha fornito alcuna prova del fatto che ci sia un sito in costruzione, sicché si deduce che la Resistente non faccia alcun uso del dominio e che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione siano stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio. Siamo quindi in presenza di un caso di passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede della Resistente, essendo indicativo dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui. E’ pertanto evidente che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo. Nel caso di specie si ritiene applicabile anche la circostanza sub e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. La Ricorrente ha indicato tale circostanza quale indice della malafede della Resistente. Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo la Resistente, titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio imprebanca.it alla società Imprebanca s.p.a. con sede in Roma, Via Properzio n. 5, c.a.p. 00193. La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza. Roma, 21 maggio 2010 Avv. Giuseppe Loffreda

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
IMPREBANCA.IT

Ricorrente: Imprebanca s.p.a. (avv. Angelica Lodigiani)
Resistente: Ars Media Group s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 29 marzo 2010 la società Imprebanca S.p.A., rappresentata e difesa nella presente procedura dall’avv. Angelica Lodigiani, presso lo studio della quale in Roma, Via Piemonte, 26 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio imprebanca.it, registrato dalla società Ars Media Group s.r.l..

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

a) che il dominio imprebanca.it era stato creato il 13 maggio 2008 ed era registrato a nome della società Ars Media Group s.r.l.;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.imprebanca.it si giunge ad una pagina web in cui in alto si legge “IMPREBANCA.IT” e sotto le scritte “la banca dati delle imprese”, “sta nascendo una nuova banca dati per le imprese” e “registrati”.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 marzo 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il plico veniva ricevuto dalla Resistente il 9 aprile 2010. In data 23 aprile 2010 perveniva a C.R.D.D. comunicazione da parte della Resistente, la quale dichiarava la propria volontà di addivenire ad una definizione bonaria della controversia. In data 5 maggio 2010 perveniva via e-mail a C.R.D.D. la replica della Resistente. In data 6 maggio 2010 le repliche e la documentazione allegata venivano inoltrate alla Ricorrente. In data 7 maggio 2010 arrivava a C.R.D.D. anche l’originale cartaceo delle repliche, che venivano spedite in data 8 maggio 2010 alla Ricorrente. Sempre in data 7 maggio 2010 perveniva a C.R.D.D. comunicazione della Ricorrente, la quale, preso atto della intenzione della Resistente di essere disposta a cederle il dominio, la invitava a firmare il modulo di cessione del dominio allegato alla comunicazione.

Nel frattempo, il 6 maggio 2010 veniva nominato quale esperto l’avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 10 maggio accettava l’incarico.

Nonostante le asserzioni delle parti di voler giungere ad un accordo, esso di fatto non veniva raggiunto.
C.R.D.D. inutilmente invitava le parti con e-mail del 13 e 14 maggio 2010 a fornire evidenza dei fatti richiesti dall’art. 4.18, I comma del Regolamento per procedere all’estinzione della procedura. Non avendo tali solleciti avuto esito alcuno, la questione deve essere risolta nel merito.

Allegazioni delle parti

a) Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente, nel proprio ricorso, deduce e documenta di essere titolare del marchio figurativo italiano “IMPREBANCA” n. 1097604 concesso il 3 marzo 2008 su domanda depositata in data 4 ottobre 2004 e. Essa precisa che il predetto marchio era stato originariamente depositato per suo conto a nome della propria società promotrice, M&P PROMOTION s.r.l., che lo ha poi trasferito alla Imprebanca s.p.a. in data 30 settembre 2009.

La Ricorrente espone che sin dal 2004 la Confcommercio stava lavorando alla creazione di un istituto creditizio che garantisse un efficiente servizio a favore delle imprese, soprattutto delle PMI e che, sin dall’inizio, la Confcommercio si era adoperata affinché il segno distintivo del futuro ente creditizio fosse immediatamente tutelato mediante il deposito della relativa domanda di registrazione del marchio IMPREBANCA. La Resistente afferma che il progetto del nuovo ente creditizio si è concretizzato nel 2008, con la nascita della Imprebanca s.p.a. e che il suo lancio avvenuto in data 8 maggio 2008 ha avuto ampia eco a livello nazionale mediante articoli di giornale e trasmissioni tv. La Ricorrente riferisce che nel momento in cui si accingeva a registrare il nome a dominio oggi in contestazione si avvedeva che questo era stato registrato dalla Resistente che, peraltro, aveva registrato, direttamente o tramite soggetti ad essa comunque riconducibili, anche i nomi a dominio imprebanca.eu, imprebanca.info, imprebanca.com, imprebanca.net, imprebanca.org. La Ricorrente sostiene di aver richiesto ripetutamente alla Resistente di cedergli il nome a dominio in contestazione, avendo essa diritti anteriori (marchio e ragione sociale) su tale nome. Essa afferma inoltre che digitando il nome a dominio imprebanca.it prima della contestazione si giungeva ad una cd “parking page” , ma che poi tale pagina era stata modificata ospitando la pagina tuttora esistente.

In merito alla identità e confondibilità del nome a dominio, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è identico sia al marchio anteriore IMPREBANCA, sia alla sua ragione sociale.

In relazione ai diritti dell’attuale assegnatario sul nome a dominio oggetto della procedura, la Ricorrente afferma che la Resistente non ha alcun diritto su tale nome, non corrispondendo né al suo nome, né alla sua denominazione sociale. Inoltre la Ricorrente afferma di non aver mai autorizzato la Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo il proprio marchio, né da una ricerca effettuata tra i marchi con effetto in Italia la Resistente è risultata essere titolare di diritti di privativa sul marchio IMPREBANCA.

La Ricorrente sostiene infine che la malafede della Resistente emerge da una serie di circostanze:

a) la Resistente ha richiesto la registrazione del nome a dominio in data 9 maggio 2008, ossia il giorno successivo al lancio del nuovo istituto creditizio a livello nazionale;
b) gli altri nomi a dominio sono stati registrati, direttamente o indirettamente, dalla Resistente l’8 maggio 2008, ossia lo stesso giorno del lancio di Imprebanca s.p.a.;
c) la Resistente ha sede a Roma, città in cui vi è stato in data 8 maggio 2008 il lancio ufficiale di Imprebanca s.p.a., mediante cerimonia alla Casina Valadier a Villa Borghese che ha visto, tra gli altri protagonisti, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno;
d) la Resistente si occupa, tra le altre cose, di produrre rassegne stampa personalizzate per i propri clienti, per cui non può esserle sfuggita la notizia della presentazione di un nuovo istituto bancario;
e) prima che vi fossero i primi contatti tra Ricorrente e Resistente il nome a dominio in contestazione conduceva ad una mera parking page mentre poi, proprio nel corso di trattative tra le parti, è comparsa una pagina web, quasi come se il Resistente volesse giustificare la registrazione del nome a dominio in contestazione;
f) la Resistente intendeva cedere il nome a dominio in contestazione per una cifra superiore rispetto a quella consistente nel mero rimborso delle spese da essa sostenute per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in contestazione;
g) nel caso di specie non esiste alcun collegamento dimostrabile tra la società Ars Media Group s.r.l. ed il nome a dominio in contestazione.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Motivi della decisione

Questioni preliminari

1) Sulla estinzione della procedura

L’art. 4.18 del Regolamento prevede espressamente che si possa dichiarare l’estinzione del procedimento nel caso di accordo tra le parti (per il quale occorre comunque la conferma da parte di entrambe le parti) o nel caso in cui sopravvengano fatti (come ad esempio il trasferimento del nome a dominio) che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura.

Nel caso di specie non si è verificata né l’una, né l’altra ipotesi.

La lettera inviata in data 22 aprile 2010 dalla società Ars Media Group s.r.l. conteneva l’affermazione di voler addivenire ad una definizione bonaria della controversia e subordinava la cessione del dominio contestato al verificarsi di una condizione (ossia che la Ricorrente “rinunci a qualsiasi tipo di attività giurisdizionale e/o di diverso tipo che possa comportare danni di immagine ed economici alla scrivente società, con espressa rinuncia all’inoltro di altri procedimenti di natura legale (arbitrati, giudici onorari, procedimenti cautelari, etc) relativi al nome a dominio contestato, con espressa rinuncia a qualsiasi richiesta di tipo economico”).

La Ricorrente, con lettera del 7 maggio 2010, dichiarava di accettare tale condizione, previo tempestivo trasferimento del nome a dominio imprebanca.it a suo favore. A tal fine allegava modulo di modifica dei dati del Registrante che il Resistente doveva compilare e restituire, debitamente sottoscritto, alla Ricorrente. Non risulta tuttavia che la Resistente abbia trasmesso tale modulo, né che abbia provveduto al trasferimento del nome a dominio a favore della Ricorrente. Al contrario, ai solleciti di C.R.D.D. a fornire prova di uno dei fatti indicati dall’art. 4.18, I comma del Regolamento, la Resistente ha affermato di ritenere “inutile questa intensa corrispondenza che nulla aggiunge a quello che si è detto e ridetto”.

Ciò impone pertanto al sottoscritto di procedere alla decisione della procedura, non essendovi elementi tali per dichiararla estinta.

2) Sulle repliche del Resistente

La replica della società Ars Media Group s.r.l. è giunta a C.R.D.D. in data 5 maggio 2010, ossia oltre il termine previsto dal Regolamento.

L’art. 4.6 del Regolamento prevede infatti che “entro 25 (venticinque) giorni dalla data di inizio della procedura, il resistente può inviare la propria replica e i propri documenti al PSRD”. Essendo la procedura iniziata in data 9 aprile 2010 con la ricezione da parte della Resistente della raccomandata contenente il reclamo con annessa documentazione, il termine per la presentazione delle repliche andava a scadere il 4 maggio 2010, per cui la Resistente è decaduta dalla possibilità di presentare la propria replica, come prescritto dall’art. 4.14 del Regolamento, in base al quale “nel caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalle presenti norme o fissato dal Collegio, decade dalla possibilità di compiere l’atto sottoposto a termine e il Collegio, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, procede alla decisione sul reclamo”.

Nessuna circostanza eccezionale è stata dedotta dalla Resistente, che ha semplicemente affermato di aver ricevuto la raccomandata il 12 aprile e non il 9 aprile, salvo poi – di fronte alla trasmissione della ricevuta di ritorno che indica chiaramente il 9 aprile 2010 – affermare un non meglio specificato disguido interno che aveva portato ad indicare nel 12 aprile la data di ricezione.

Pertanto, le repliche inviate dalla Resistente non possono essere prese in considerazione dal sottoscritto esperto.

Sgomberato così il campo dalle varie eccezioni preliminari, si osserva quanto segue:

Nel merito

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A. Identità e confondibilità del nome a dominio.

In base all’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

La Ricorrente deduce e documenta che il marchio IMPREBANCA è un marchio registrato, del quale essa ha il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al nome a dominio imprebanca.it assegnato alla Ars Media Group s.r.l. ed oggetto della contestazione.

Inoltre, il dominio in contestazione è esattamente identico al nome della Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.

B. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III comma, lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio imprebanca.it, in quanto corrispondente al proprio marchio registrato e al proprio nome.

Ciò rilevato, si osserva che la Resistente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere sussistenti circostanze da cui desumere un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Infatti:

a) non risulta che la Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento). Come visto, il dominio non risulta utilizzato per alcuna attività, non ridirezionando l’utente su alcun sito web attivo.
b) Neppure risulta che la Resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) visto che è sempre indicato il nome della società Ars Media Group s.r.l.
c) Per i motivi di cui sopra, si deve dunque escludere che la Resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento).

Si ritiene pertanto che la società Ars Media Group s.r.l. non abbia alcun titolo sul nome a dominio in contestazione e che quindi anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione possa ritenersi soddisfatto.

C. Malafede del Resistente.

Sussiste infine anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La Ricorrente ha affermato e dimostrato documentalmente il proprio diritto all’uso del marchio. Da ricerche effettuate dal presente collegio è altresì emersa la notorietà a livello nazionale del marchio IMPREBANCA. Sotto questo profilo, stante la notorietà raggiunta dal predetto marchio, appare inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale e che, dunque, la Resistente, nel registrare il nome a dominio in contestazione, lo abbia fatto nella totale ignoranza dell’esistenza del marchio IMPREBANCA. Né è credibile che l’attuale assegnataria ignorasse l’esistenza dei diritti che la Ricorrente vanta sullo stesso, considerando anche che tra le attività della Resistente vi è quella relativa alla predisposizione di rassegne stampa a favore di clienti. Quindi, si deve ritenere che la Resistente abbia agito in malafede, perchè al momento in cui ha chiesto l’assegnazione del dominio in contestazione, sapeva di garantirsi la possibilità di beneficiare della rinomanza del segno distintivo considerato, violando i diritti connessi al marchio registrato dalla Ricorrente.

Come documentato dalla Ricorrente e come risulta da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto, il nuovo istituto bancario era già noto con l’attuale nome nel momento in cui la Resistente registrava il nome a dominio. Sin dall’8 maggio 2008, giorno in cui è avvenuto il lancio del nuovo progetto alla presenza del sindaco di Roma Gianni Alemanno, erano stati infatti inseriti su Internet diversi articoli che parlavano del lancio del nuovo istituto di credito.

Secondo la documentazione prodotta e da quanto desumibile su Internet, sembra inverosimile che la Resistente, attuale assegnataria del dominio, non fosse a conoscenza di tali circostanze. Risulta, infatti, che lo stesso 8 maggio 2008 (ossia cinque giorni prima della registrazione del dominio in contestazione) la Confcommercio, sul proprio sito internet, nonché la stampa (in data 9 maggio 2008) hanno dato notizia del lancio del nuovo progetto e dell’attribuzione al nuovo istituto creditizio del nome Imprebanca s.p.a.

Poichè il Database Whois del Registro indica come data della richiesta del dominio il 9 maggio 2010 e come data di registrazione il 13 maggio 2010, si deve ritenere che la registrazione non sia frutto di una fortuita coincidenza, ma che la registrante, avendo letto su internet gli articoli che annunciavano il lancio del nuovo istituto creditizio, abbia pensato di registrarlo a suo nome.

Rilevante è pure la circostanza che la Imprebanca s.p.a. ha richiesto ripetutamente il trasferimento del dominio registrato dalla Resistente. Nonostante fosse stata informata dei diritti che la Ricorrente vanta sul marchio IMPREBANCA, la Resistente ha continuato comunque a detenere il nome a dominio.

Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su Internet – che la Ars Media Group s.r.l. ha registrato anche altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi al marchio e denominazione sociale della Ricorrente.

Si consideri, inoltre, che sul sito della Resistente non è svolta alcuna attività, non essendo il nome imprebanca.it mai stato utilizzato dall’attuale assegnataria, che, peraltro, non ha fornito alcuna prova del fatto che ci sia un sito in costruzione, sicché si deduce che la Resistente non faccia alcun uso del dominio e che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione siano stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio. Siamo quindi in presenza di un caso di passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede della Resistente, essendo indicativo dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.

E’ pertanto evidente che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Nel caso di specie si ritiene applicabile anche la circostanza sub e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. La Ricorrente ha indicato tale circostanza quale indice della malafede della Resistente. Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo la Resistente, titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato

Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio imprebanca.it alla società Imprebanca s.p.a. con sede in Roma, Via Properzio n. 5, c.a.p. 00193.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 21 maggio 2010

Avv. Giuseppe Loffreda