Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 6 giugno 2012, la LEGO Juris A/S società di diritto danese con sede in Koldingvej 2 – Billund DK-7190, Danimarca, in persona di Peter Kaier e Mette M. Andersen, suoi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro del Ninno e domiciliati presso lo Studio legale Tonucci & Partners in Roma, Via Principessa Clotilde 7, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio ilego.it, registrato dalla signora  Carlotta Ganzetti.
                                                                     
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio ilego.it era stato creato il 31 gennaio 2012 ed era registrato a nome della signora  Carlotta Ganzetti; 
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.ilego.it si veniva reindirizzati alla pagina http://www.icustodia.it, in cui venivano pubblicizzate custodie per Apple iPhone la cui forma ricorda i mattoncini delle costruzioni "LEGO” prodotte dalla società ricorrente.

Ricevuto per posta il 3 luglio 2012 ricorso e documentazione, ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

La raccomandata, spedita il 6 luglio 2012, rimaneva in giacenza sino al giorno 28 luglio 2012, data in cui veniva ritirata dalla Resistente. Tale giorno costituisce quindi data di inizio della procedura. Il 10 agosto 2012 perveniva per e-mail a C.R.D.D. memoria di replica inviata per conto della Carlotta Ganzetti dall’avv. Nicoletta Riva, presso il cui studio in Albese con Cassano (Co), via Roma n. 61 la Resistente domiciliava.

Il 13 agosto 2012 C.R.D.D. trasmetteva per e-mail le repliche alla Ricorrente. Il 16 agosto 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Enzo Fogliani, che  il 19 agosto 2012  accettava l'incarico.

Nel proprio ricorso la Ricorrente afferma di essere la società che ha inventato e diffuso nel mondo, a partire dalla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, il gioco di costruzioni denominato “LEGO” i cui mattoncini sono ormai famosi in tutto il mondo. La ricorrente documenta di essere titolare di oltre una trentina di marchi (fra nazionali, comunitari ed internazionali) costituiti dalla (o contenenti la) parola LEGO. Sotto questo profilo, la registrazione del dominio ilego.it costituirebbe una violazione dei diritti di privativa da parte della signora Carlotta Ganzetti, in quanto ella non avrebbe alcun diritto o titolo ad utilizzare la denominazione “lego” (che costituisce il cuore del nome a dominio in contestazione).

La registrazione sarebbe poi stata effettuata in malafede. Ciò sarebbe dimostrato non solo dalla notorietà mondiale del marchio LEGO, ma anche dal fatto che il sito web posto nel dominio in contestazione è proprio utilizzato per pubblicizzare delle custodie per Apple iPhone che riproducono pedissequamente i mattoncini LEGO.

La Ricorrente chiede pertanto la rassegnazione del nome a dominio ilego.it. 


Nelle proprie repliche, la Ricorrente sostiene di aver registrato il dominio in buona fede, trattandosi per lei “più di una simpatica esperienza che un tentativo di business”. La Ricorrente contesta inoltre che il dominio in contestazione sia confondibile con il marchio LEGO, in quanto la “i” iniziale sarebbe sufficiente a discriminare i due nomi, che avrebbero solo, in parte, una assonanza fonetica.

La Resistente sottolinea infine che i prodotti pubblicizzati con il dominio ilego.it sono del tutto diversi da quelli della Ricorrente, sicché attraverso il dominio in contestazione non viene svolta alcuna attività in concorrenza con quella della Ricorrente stessa.

La ricorrente conclude pertanto chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di rassegnazione. In via subordinata, la Ricorrente “dichiara di essere disponibile a cedere il dominio in questione, fatta salva la possibilità di cancellarlo in ogni momento”.


a) Questioni preliminari.

In via preliminare, deve essere esaminata la conclusione subordinata della Resistente. Essa, seppur formulata nelle conclusioni, non appare essere una domanda posta al Collegio, quanto piuttosto una generica disponibilità alla cessione del dominio, peraltro soggetta alla condizione potestativa di cancellazione del dominio stesso.

Se si trattasse di una domanda subordinata, sarebbe inammissibile. Secondo il Regolamento, infatti, il Collegio può unicamente accogliere o respingere il ricorso; nel secondo caso, se ne ricorrono i presupposti, su richiesta dell’assegnatario può anche dichiarare che il ricorso è stato proposto in malafede. Qualsiasi altra pronuncia esula dai poteri concessi dal Regolamento al Collegio, sicché una domanda che chieda all’esperto una pronuncia diversa da quelle indicate deve ritenersi inammissibile.

Nel caso di specie, però, non sembra che la statuizione della Resistente possa qualificarsi come una domanda al Collegio; la cessione del dominio o la sua cancellazione sono infatti attività che solo l’assegnatario del dominio può svolgere.

D’altra parte, la mera dichiarazione di disponibilità a cedere il dominio (peraltro espressamente subordinata all’accoglimento del ricorso, e quindi assolutamente priva di alcuna pratica efficacia) non può avere alcun effetto sulla presente procedura se non seguita da una effettiva cessione o cancellazione del dominio comunicata al P.S.R.D. prima della decisione.

Sotto questo aspetto, al di là della suddetta generica dichiarazione contenuta nelle repliche della Resistente, nessuna comunicazione di cessione del dominio o di sua cancellazione è pervenuta a C.R.D.D.; il che impone al sottoscritto di procedere nella decisione e ritenere tale affermazione tamquam non esset.

Si può passare pertanto a verificare se siano stati soddisfatti i requisiti previsti dal Regolamento per la rassegnazione del nome a dominio.

b)    identità e confondibilità del nome.

Secondo l’art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Nel caso di specie, il nome a dominio in contestazione risulta composto da una parola corrispondente al nome della società ricorrente ed ai marchi da essa registrati, preceduto dalla lettera “i”. E’ orientamento unanime nelle procedure di riassegnazione – sia italiane che internazionali – che la mera aggiunta di prefissi o suffissi ad un marchio altrui non valga ad escludere la confondibilità, se cuore del nome a dominio rimane il marchio altrui.

Nel caso di specie, la circostanza che per alcuni prodotti realizzati per gli iPhone si utilizzino nomi comuni preceduti dalla lettera “i” non vale certo ad escludere la confondibilità del dominio ilego.it, per almeno due motivi.

Il primo, è che in detti nomi usualmente il prefisso “i” è premesso ad un nome comune (come nel caso dell’iPhone) per creare un marchio autonomo; cose che non avviene nel caso di specie, in cui il prefisso “i” è anteposto ad un marchio. La circostanza che sul mercato molti degli accessori per iPhone abbiano un nome iniziante con la lettera “i” non può comunque ritenersi motivo che renda lecito usurpare un marchio altrui semplicemente perché si intende creare un nuovo prodotto per iPhone.

Il secondo motivo è che correntemente la parola “i lego” viene usata da bimbi e ragazzi che giocano con tali costruzioni come abbreviazione de “i [mattoncini] lego” per indicare i pezzi che formano il gioco. La pretesa che il dominio in questione non suonerebbe foneticamente come i-lego, ma come ai-lego, è priva di pregio, in quanto anche ammesso che questa sia l’idea della Resistente, la valutazione di confondibilità deve essere effettuata tenendo presente l’utente medio Internet; e non v’è dubbio che per un italiano, cui è precipuamente destinato un sito posto nel ccTLD .it, ilego viene inteso e letto com’è scritto in italiano.

Il dominio è quindi confondibile con il nome della società ricorrente e con i marchi da essa registrati.
 
c) eventuali diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.

La ricorrente ha provato il proprio diritto sul nome LEGO sotto il duplice profilo (a) di diritto di esclusiva connesso alla registrazione di identici marchi e (b) di diritto alla propria denominazione sociale. Da parte sua la Resistente non ha dimostrato né di avere alcun diritto sulla parola LEGO, né l’esistenza di circostanze da cui il Regolamento autorizza dedurre un titolo al mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla rassegnazione deve quindi ritenersi soddisfatto.
                                                                          
d) registrazione ed uso del dominio in malafede.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e da quanto acquisito agli atti risulta anche provata la malafede della Resistente, in quanto il nome a dominio ilego.it risulta palesemente registrato per attirare clientela con l’utilizzo di un marchio famoso.

Dalle verifiche effettuate da C.R.D.D. il 3 luglio 2012, all’introduzione della procedura, è risultato che accedendo all’indirizzo www.ilego.it si veniva reindirizzati al sito www.icustodia.it, parimenti registrato dalla stessa signora Carlotta Ganzetti, nel quale vengono pubblicizzate custodie per iPhone modellate come i mattoncini delle costruzioni LEGO. Appare evidente quindi che la registrazione del dominio in contestazione è stata effettuata al solo scopo di legare le custodie pubblicizzate sul sito icustodia.it ai mattoncini LEGO di cui le custodie hanno copiato le forme, ed attirare nel sito icustodia.it utenti internet mediante l’uso del marchio LEGO.

La circostanza, dedotta dalla Resistente, che i prodotti pubblicizzati sul dominio icustodia.it appartengano ad un settore merceologico diverso da quello in cui opera la Ricorrente, è privo di rilevanza, sia perché LEGO ha ormai da tempo assunto le caratteristiche di marchio supernotorio, sia perché è proprio l’utilizzo di un marchio altrui per attirare utenti sul proprio sito – anche se dedicato a prodotti diversi da quelli tutelati dal marchio altrui – a costituire l’illecita condotta di malafede.

Si ritiene pertanto dimostrata la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “ilego.it” alla società LEGO Juris A/S società di diritto danese con sede in Koldingvej 2 – Billund DK-7190, Danimarca,

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Tarvisio, 22 agosto 2012.

Enzo Fogliani