La Ricorrente Giochi Preziosi s.p.a. afferma di essere una storica azienda fondata nel 1978 attiva nel settore dei giocattoli, nel quale è diventa azienda di rilievo internazionale. Documenta di essere titolare di una serie di marchi nazionali ed internazionali, quali gig nel paese della meraviglie, gig distribuzione, gig electronics, gig consultant, gig sportline, gig toys group, aventi tutti come comune elemento identificativo la parola “gig”. Fra questi, in particolare, la Ricorrente segnala come il marchio gig nel paese delle meraviglie sia stato registrato sin  dal 1979 dalla Linea Gig S.p.a., acquisita in seguito dalla Ceppi Ratti S.p.a. a sua volta fusasi poi nella Giochi Preziosi S.p.a.

La società ricorrente quindi ritiene di avere diritto alla rassegnazione del nome a dominio gig.it in quanto: il nome a dominio è identico al cuore dei propri suddetti marchi registrati e quindi con essi confondibile; sullo stesso la società attualmente assegnataria Gig Promotion srl non può vantare diritti. Con riferimento all’elemento della malafede la ricorrente afferma che la Gig Promotion s.r.l. non poteva non conoscere l’esistenza del marchio GIG quando nel 1997 ha registrato il nome a dominio perché il marchio era già stato depositato da quasi un ventennio; afferma inoltre che essendo la resistente una società in liquidazione volontaria dal 28 dicembre 2005, non utilizza più il dominio in oggetto.

Rileva poi la ricorrente che la Gig Promotions s.r.l. le ha proposto il trasferimento del dominio al prezzo di 8,000 euro e che tale offerta dimostra il suo intento speculativo e la sua malafede nella registrazione.

 La ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio a suo favore.

Ai sensi dell’art. 4.4, III comma, lett. c)  del regolamento il ricorso si considera conosciuto dal resistente che risulti trasferito dall’indirizzo riportato sul database whois del Registro nel momento in cui le poste ne hanno tentato la consegna. Non avendo depositato alcuna replica nei termini, la Resistente è rimasta contumace.

Ciò non esime peraltro il giudicante dall’esaminarne la posizione, sia alla luce della documentazione prodotta dalla Ricorrente, sia delle informazioni reperibili d’ufficio su internet che, in quanto tali, essendo pubbliche, a disposizione di tutti ed accessibili dovunque e a chiunque, devono essere ritenute fatti notori.

Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente (visura camerale) risulta che la Gig Promotion s.r.l. è società costituita nel 1993 in Milano, oggi in liquidazione volontaria. Dall’oggetto sociale risulta essere stata attiva nel settore dello spettacolo, della produzione fonografica, televisiva, cinematografica, teatrale, della promozione di eventi di spettacolo.

Da una ricerca su internet la Società resistente risulta ancora indicata in alcuni siti nella categoria “agenzie di spettacolo” (per esempio: nel sito “pronto imprese”, all’indirizzo internet http://www.prontoimprese.it/lombardia/milano/milano/agenzie-di-spettacolo|748427.html; nel sito Radiosegugio, all’indirizzo http://www.radiosegugio.it/segugio.asp?topic=%27aziende%27) e si trova citata in diverse pagine web contenti elenchi di agenzie artistiche (cfr. www.yeaah.com; www.orchestreitaliane.it).

Ed in effetti la denominazione sociale altro non significa in inglese che “promozione di evento musicale” (cfr. http://www.cultfound.org/gigpromotion.html, nonché le definizioni su Wentworth – Flexner, The Pocket English of American Slang, e Microsoft Encarta Dictionary [versione cartacea]).

Il ricorso è infondato. Non sussiste infatti nel caso di specie alcuno dei tre requisiti richiesti dal Regolamento per far luogo alla rassegnazione del dominio.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

        Il nome a dominio in contestazione corrisponde esattamente sia ad un sostantivo inglese di uso comune avente una pluralità di significati, sia alla prima parte di alcuni marchi della Ricorrente, sia alla prima parte della denominazione sociale della Resistente.

Per quanto riguarda il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ai sensi dell’art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento - il quale richiede che il nome a domino in contestazione sia“tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome” -, si osserva che i marchi che la Ricorrente porta come base del proprio diritto al nome a dominio sono tutti costituiti dalla combinazione di due o più parole di uso comune in italiano o in inglese.

Se da un lato è indubbio che le combinazioni di parole comuni assumono particolare valore individualizzante per l’originalità dell’accostamento e costituiscono pertanto marchi forti, dall’altro è altrettanto indubbio che l’uso di una parola comune in un marchio così composto non vale certo ad estendere il diritto di esclusiva sulla singola parola di uso comune che ne fa parte.

Se a ciò si aggiunge che in effetti all’indirizzo www.gig.it l’utente trovava il sito di una società che svolgeva attività attinente ad uno dei significati di tale parola comune, e che l’utente che vi accedeva si rendeva subito conto che l’attività svolta dalla Resistente era del tutto diversa dalla ricorrente, non sembra possa ritenersi che il dominio gig.it fosse tale da indurre l’utente a confusione.

Non può quindi ritenersi soddisfatto il primo requisito richiesto per il trasferimento del nome a dominio.  

b) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La ricorrente deduce una serie di elementi da cui dovrebbe trarsi la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, e più precisamente:

a)    che allorchè il dominio è stato registrato nel 1996 (rectius: 1997), il marchio GIG, registrato 18 anni prima, era già noto e quindi sarebbe inverosimile che la Gig Promotion S.r.l. abbia registrato tale nome a dominio senza sapere di ledere con tale registrazione il diritto della ricorrente;
b)    che il dominio è allo stato inutilizzato da tempo, sicché è da ritenere che sia mantenuto al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo;
c)    che alla richiesta di ottenere la voltura del nome a dominio gig.it, la Ricorrente si è sentita richiedere la somma di 8.000,00 euro, ben superiore a quelli che ritiene siano i costi ragionevolmente sostenuti dalla Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.

Ritiene il Collegio che  le circostanze riferite non appaiano idonee a provare la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

a) Quanto alla prima, è da ribadire che nessuno dei marchi dedotti nella procedura dalla Ricorrente è costituito dalla sola parola gig. Alla data della costituzione della Gig Promotion s.r.l. (1993) risultavano registrati solo i marchi gig nel paese delle meraviglie (1979, classe 28) e gig electronics (1993, classi 9, 16 e 28), in classi del tutto diverse dal settore di attività della Resistente.

Difficile quindi pensare che, quando nel 1997 la Gig Promotion s.r.l. registrò un dominio corrispondente alla prima parte della sua denominazione sociale, ciò essa abbia fatto nella consapevolezza di ledere un diritto altrui.

E ciò potrebbe già essere sufficiente alla reiezione del ricorso, essendo richiesta quale requisito per la riassegnazione sia la malafede nella registrazione che nel mantenimento.

b) Quanto alla seconda, è da osservare che il mantenimento di un nome a dominio senza utilizzazione è ritenuto dalla giurisprudenza nelle procedure di rassegnazione elemento di malafede nella riassegnazione e nel mantenimento del nome a dominio solo nel caso in cui esso sia stato registrato e non sia mai stato utilizzato.

Nel caso di specie, invece, risulta dagli archivi internet (http://www.archive.org) che il dominio ha ospitato pagine web per una decina d’anni (dal 1997 alla fine del 2007) e che il sito della Gig Promotion s.r.l. è stato in quegli anni attivo e variamente modificato secondo l’attività che la società via via svolgeva.

La circostanza quindi non prova la malafede della Resistente; ed anche ammesso che la malafede dovesse essere ritenuta sussistente per il limitato periodo di qui a 12 mesi fa in cui il dominio è rimasto inutilizzato, essa sarebbe insufficiente ad integrare il requisito richiesto dal regolamento, trattandosi di malafede sopravvenuta.

c) Infine, neppure la richiesta di un corrispettivo di 8.000,00 euro per la cessione del dominio appare indice di malafede. L’art. 3.7, I comma, lett. a) ritiene indice di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio la circostanza che esso sia stato registrato con lo scopo primario di cedere a chi ne avesse diritto il dominio stesso per un corrispettivo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del dominio stesso.

    Che ciò non fosse lo scopo primario della registrazione del nome a dominio è dimostrato dal fatto che il dominio stesso è stato utilizzato per quasi 10 anni per ospitare il sito della Gig Promotion s.r.l., e che la richiesta di 8.000,00 euro per la cessione del dominio sia stata formulata a ben 11 anni dalla registrazione.

La circostanza dedotta dalla Ricorrente può tutt’al più provare che la Resistente, evidentemente non più interessata alla detenzione del dominio visto lo stato di liquidazione della società, abbia tentato di ricavare dalla sua vendita il maggior guadagno possibile. Ma ciò non appare illegittimo.

Non sussiste quindi il requisito della malafede richiesto dall’art. 3.7 del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

c) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Da ultimo, si osserva che neppure il requisito dell’assenza di un diritto o titolo in capo all’assegnatario del dominio appare soddisfatto.

L’art. 3.6, III comma del Regolamento prevede che verificandosi anche una solo delle circostanze previste, il resistente sia considerato aver diritto o titolo al dominio in contestazione, ed il ricorso sia quindi respinto.

Nel caso di specie, non soltanto uno, ma tutti e tre le circostanze risultano essersi verificate.

Quanto a quella di cui alla lettera a), è provato che il Resistente ha usato il nome a dominio prima di avere notizia della opposizione. Come visto, infatti, il dominio è stato usato per 10 anni dalla Gig Promotion s.r.l. per ospitare il proprio sito, dal 1997 al 2007, mentre l’opposizione della Ricorrente le è stata comunicata dal Registro solo con raccomandata del 26 giugno 2008.

Quanto alla circostanza di cui alla lettera b), la Ricorrente si trova citata in diverse pagine web contenti elenchi di agenzie artistiche (cfr. www.yeaah.com; www.orchestreitaliane.it) e, da quanto è possibile leggere in qualche forum (cfr. parallele.forumcommunity.net), risulta piuttosto nota nell’ambiente discografico. E’ quindi accertato che la Gig Promotion è nota nel settore e spesso citata con la sola prima parte della sua denominazione sociale, ossia gig, coincidente con il nome a dominio registrato fin dal 1997.

Quanto infine alla circostanza di cui alla lettera c), è provato che nei 10 anni in cui è stato utilizzato, il dominio ha ospitato un sito mediante il quale la Gig Promotion s.r.l. ha operato in settori completamente differenti da quelli della ricorrente, senza alcun intento di sviarne la clientela.

 Si deve quindi dedurre, ai sensi dell’art. 3.6, ultimo comma del Regolamento, l’esistenza a favore della Gig Promotion s.r.l. di un titolo all’uso del dominio.


Si respinge il ricorso per la riassegnazione del dominio gig.it proposto dalla Giochi Preziosi s.p.a. nei confronti della Gig Promotion s.r.l., cui rimane assegnato il dominio.
 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Roma, 3 ottobre 2008

Avv. Prof. Enzo Fogliani