Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 3 maggio 2011, la società FS Telco s.r.l. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, sig. Angiolo Mannerucci, rappresentata dal Sig. Peter Anthony McAleese dello studio Barzanò & Zanardo Roma S.p.a. in Roma, Via Piemonte 26, presso cui si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio fstelco.it, registrato dalla società Mission Dream Travel S.r.l.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che il dominio fstelco.it era stato creato il 1 dicembre 2009 ed era registrato a nome della società  Mission Dream Travel S.r.l.; 
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.fstelco.it si giunge ad una pagina web completamente vuota.

Ricevuto in data 5 maggio 2011 il ricorso e la documentazione per posta, ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro il giorno 9 maggio 2011, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

La Mission Dream Travel S.r.l. riceveva il plico raccomandato in data 11 maggio 2011, senza tuttavia provvedere ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento.

Pertanto in data 15 giugno 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura l’ Avv. Giuseppe Loffreda, che lo stesso giorno accettava l'incarico.
 

1.    Allegazione della Ricorrente

Nel proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma e documenta di essere una società costituita in data 8 febbraio 2001, operante nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, informatica e telefonica in ambito ferroviario. La FS Telco appartiene al Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e afferma che il suo scopo è quello di offrire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. la possibilità di agire direttamente quale operatore MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

La Ricorrente afferma di godere di diritti di privativa sulla propria denominazione sociale FS Telco dal 9 novembre 2009, data in cui ha deciso di modificare la propria denominazione sociale Medie Stazioni Tre S.r.l. in FS Telco S.r.l., variando così il proprio oggetto sociale ed entrando nel Gruppo FS.

Quale società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., la Ricorrente è autorizzata ad utilizzare l’acronimo FS (Ferrovie dello Stato); acronimo che è registrato come marchio sia singolarmente sia unitamente ad altre componenti normalmente designanti le singole società del gruppo. (FS CARGO; FS SISTEMI URBANI ecc.). Successivamente, il 9 novembre 2010 la società Ferrovie dello Stato S.p.a. ha depositato domanda di registrazione per il marchio FSTELCO n. RM2010C006780.

 L’interesse ad entrare nel mercato della telefonia con una società del Gruppo, il cui nome doveva essere FS TELCO, è stato annunciato pubblicamente dalle Ferrovie dello Stato il giorno 1 dicembre 2009. Tale notizia è stata riportata, il medesimo giorno, nel quotidiano “IL SOLE 24 ORE” e in numerosi siti Internet.

La Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico alla denominazione sociale della FS Telco s.r.l. e risulterebbe confondibile con l’acronimo FS, quest’ultimo protetto come marchio nazionale e comunitario.

La Ricorrente sostiene, inoltre, che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo né alla sua società, denominazione o ragione sociale, né risulta alcun collegamento tra Ricorrente e Resistente.

Riguardo la malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta della Mission Dream Travel S.r.l. un’ipotesi di passive holding, deducendo, dalla volontà della Resistente di registrare numerosi nomi a dominio con la medesima denominazione fstelco ma lasciando  la gran parte di questi inutilizzati, un chiaro disegno accaparratorio.

In particolare, la Ricorrente fa notare come la Mission Dream Travel S.r.l.  non solo  abbia registrato il nome a dominio <fstelco.it> ma anche <fstelco.com>, <fstelco.net>, <fstelco.org>, <fstelco.biz>, <fstelco.mobi> e <fstelco.eu> proprio nel medesimo giorno in cui l’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato, Ing. Mauro Moretti, aveva annunciato pubblicamente l’entrata del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. nel mercato della telefonia attraverso la società FS TELCO, da ciò emergerebbe la malafede della Resistente, perché appare inverosimile, stante anche l’omogeneità dell’ambito lavorativo in cui operano Ricorrente e Resistente, che la registrazione del dominio fstelco.it sia stata casuale e non, al contrario, finalizzata a trarre un indebito vantaggio.

 La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art. 3.7, lettera e) del Regolamento.
 
La Ricorrente, tra i documenti allegati al proprio ricorso, produce una lettera di diffida alla Resistente con la quale informa quest’ultima dei propri diritti sulla denominazione e sul marchio FSTELCO, richiedendo l’immediato trasferimento dei domini registrati.

La Ricorrente afferma inoltre di avere preso contatti telefonici e di aver offerto alla Mission Dream Travel S.r.l il rimborso dei costi sostenuti da quest’ultima per il mantenimento e la registrazione dei nomi a dominio con la denominazione “fstelco” da lei registrati. La Resistente non avrebbe accettato tale rimborso spese.

La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

2.    Posizione del Resistente

Da parte sua la Mission Dream Travel S.r.l, pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.


I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 
a)    Identità o confondibilità del nome

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio fstelco.it assegnato alla Mission Dream Travel S.r.l. è esattamente identico alla denominazione sociale della Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 
b) diritti o interessi legittimi del resistente

Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome fstelco e la confondibilità del nome a dominio con la sua denominazione sociale, sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una pagina web priva di contenuti. 

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione ed uso del dominio in malafede

Il Database Whois del Registro indica come data della richiesta del dominio  il 1 dicembre 2009; ossia esattamente il giorno in cui è avvenuto il lancio del nuovo progetto da parte dell’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, e nel quale la testata giornalistica “Il Sole 24 Ore” e vari siti Internet avevano pubblicato diversi articoli che parlavano del lancio della nuova società delle  Ferrovie dello Stato “FSTelco”.

Non è quindi ipotizzabile che la registrazione del dominio fstelco.it sia frutto di una fortuita coincidenza, ma piuttosto che la Resistente, avendo letto su internet e sulla stampa gli articoli che annunciavano il lancio della nuova società, abbia pensato di registrarlo a suo nome.

Dalla documentazione  prodotta dalla Ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su Internet – che la Mission Dream Travel s.r.l. ha registrato nello stesso giorno lo stesso nome fstelco anche in altri TLD (fstelco.com, fstelco.eu, fstelco.biz., fstelco.mobi, fstelco.org, fstelco.net).

Si consideri, inoltre, che sul sito della Resistente non è svolta alcuna attività, non essendo il nome fstelco.it mai stato utilizzato dall’attuale assegnataria, che, peraltro, non ha fornito alcuna prova del fatto che ci sia un sito in costruzione, sicché si deduce che la Resistente non faccia alcun uso del dominio e che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione siano stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio. Siamo quindi in presenza di un caso di passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede della Resistente, essendo indicativo dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.

Inoltre il Resistente non ha provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato, sicché si ritiene applicabile anche la circostanza sub e) dell’art. 3.7 del Regolamento.

Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio fstelco.it alla FS Telco S.r.l., con sede in Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 27 giugno 2011

 Avv. Giuseppe Loffreda