Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 26 febbraio 2018, la società Flirt4Free EU Limited, con sede legale in Coliemore House, Coliemore Rd, Dalkey, Dublino, Irlanda, rappresentata e assistita nella presente procedura dall’Avv. Francesco Consalvi e domiciliata presso il suo studio in Via Castenedolo 10/C, 00188 Roma, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio flirt4free.it, registrato dalla Macrosten Ltd., con sede in Stobòloy 77 – Strovolos Center, Floor 2, Flat 204 – Nicosia (Cipro).

    Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:

• a) che la voce del database relativa al dominio flirt4free.it era stata creata il 7 dicembre 2012 ed il dominio risultava attualmente registrato a nome della Macrosten Ltd.;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
• c) che digitando l’indirizzo http://www.flirt4free.it si giungeva ad una pagina web c.d. “parked domain” contenente diversi link sponsorizzati ad altri siti.

C.R.D.D. chiedeva i dati della Macrosten Ltd. al Registro, il quale in data 28 febbraio 2018 comunicava che il dominio in questione risultava registrato alla Macrosten Ltd., 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos, Nicosia-Cyprus 02018 CY. A tale indirizzo pertanto, in data 13 marzo 2018, C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e documentazione, con l’invito alla Macrosten Ltd. a far pervenire le proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

Successivamente, le poste restituivano ricevuta di ritorno dalla quale risultava che il plico contenente il ricorso era stato ricevuto dalla Macrosten Ltd. in data 4 aprile 2018.
 
L'11 maggio 2018, entro i termini previsti dal regolamento, faceva pervenire le proprie repliche Macrosten Ltd., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig. Michele Di Noia, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Manno, e domiciliata presso lo studio di questi in Barletta, 76121 - Via Geremia di Scanno 65.

Il 15 maggio 2018 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv. Francesca d’Orsi, la quale accettava l’incarico.

La Ricorrente agisce in nome proprio e sulla base di licenza della società statunitense VS Media Inc. titolare del segno distintivo “flirt4free” e del marchio europeo “flirt4free” (registrazione n. 014028997), creato inizialmente negli U.S.A. dalla suddetta società sin dal 1996 e successivamente ivi registrato come marchio.

Secondo la Ricorrente, il servizio offerto da Flirt4free, relativo al settore c.d. live cam entertainment, è stato messo sul mercato tra il 1998 e il 1999 tramite il sito posto sul dominio flirt4free.com. Attualmente esso conterebbe centinaia di milioni di visitatori ed utenti registrati in tutto il mondo, ivi compresa l'Italia, ove risultano registrati oltre ottantamila utenti dei servizi gratuiti e oltre trentaseimila utenti dei servizi a pagamento.

La ricorrente sostiene e documenta la titolarità di diverse registrazioni di marchio di impresa (Marchi europei e Marchi USA) in cui il segno “flirt4free” costituisce l’elemento distintivo precipuo e unico della denominazione. Dalla documentazione offerta dalla Ricorrente risulta che il dominio flirt4free.it, esistente fin dal 2007, è pervenuti alla Macrosten Ltd. solo il 9 dicembre 2015.

Sostiene la Ricorrente che la notorietà mondiale già acquisita da Flirt4free era, all’epoca della registrazione, già incontestabile. A sostegno di ciò, afferma che il servizio e il sito Flirt4free erano stati lanciati sul mercato mondiale (e anche in Italia) tra il 1998 e il 1999, ossia una quindicina d'anni prima della richiesta di assegnazione del dominio flirt4free.it da parte della Macrosten. Quindici anni in cui – come ampiamente documentato – è stata consolidata la notorietà mondiale del servizio e del segno in tutto il mondo.

A dire della Ricorrente sarebbe stata proprio tale notorietà a portare la Resistente a registrare il dominio flirt4free.it, cosa che risulterebbe proprio dal sito web web raggiungibile alla URL www.flirt4free.it che contiene links sponsorizzati a siti di terzi concorrenti della Ricorrente che offrono gli stessi servizi in concorrenza palese con quelli della Ricorrente.

La Ricorrente evidenzia che i marchi di cui la Ricorrente è licenziataria includono per intero il segno “flirt4free” riprodotto nella sua esatta identità nel relativo nome a dominio. Per tale ragione, l’utilizzatore medio di Internet potrebbe ben confondere il nome a dominio con l'omonimo marchio o ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio flirt4free.it sia comunque autorizzato e/o collegato al sito flirt4free.com.

Da ciò, sostiene la Ricorrente, l’utilizzazione del nome a dominio in contestazione porterebbe la Resistente a trarre in inganno il pubblico dei navigatori e sviare illecitamente la potenziale utenza alla ricerca dei servizi della Ricorrente.

Quanto alla assenza di titolo o interesse legittimo in capo alla Resistente sul dominio flirt4free.it, la Ricorrente afferma di non aver mai autorizzato la Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi.

Quanto infine alla mala fede della Resistente nella registrazione e nell’uso del nome a dominio la Ricorrente sottolinea che la notorietà del segno “Flirt4free” era tale al momento della registrazione del corrispondente nome a dominio da escludere che la Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio coincidente, ignorando l’esistenza di diritti di esclusiva.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio flirt4free.it.


La società Resistente ammette che il nome a dominio “flirt4free.it” corrisponde alla versione statunitense e comunitaria del marchio di cui la Ricorrente è licenziataria. Tuttavia rileva che soltanto nel 2015 la Ricorrente ha depositato il marchio nell’Unione Europea e dunque circa 8 anni dopo la registrazione del nome a dominio da parte del primo registrante e 3 anni dopo il subentro da parte della Macrosten. Pertanto in Italia, secondo al Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura, non sarebbe stato ancora presente alcuna registrazione di marchio opponibile in Italia.

Ciò premesso, la Resistente deduce che l’esistenza di una registrazione anteriore di marchio negli Stati Uniti d’America non potrebbe ritenersi condizione sufficiente per dimostrare la notorietà del marchio sul territorio italiano al tempo della registrazione del nome a dominio.

Sulla base di tali affermazioni, la Resistente non considera assolto da parte della Ricorrente il primo dei requisiti di cui all’art. 3.6 a) del Regolamento Dispute, non risultando dimostrato che al momento della registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, la Ricorrente fosse titolare di un valido diritto esclusivo su una denominazione identica o simile. Oltre a ciò, la Resistente contesta che “flirt4free” possa essere oggetto di esclusiva, in quanto consisterebbe in un diffuso sintagma estremamente generico.

Quanto agli interessi legittimi sul nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, la Macrosten sostiene che la compravendita di nomi a dominio generici – (a suo dire) come quello in parola - è un’attività del tutto legittima. Per la Resistente, la propria legittimità dell’interesse e del diritto perseguito nella registrazione del nome a dominio in parola deriverebbe dalla corrispondenza dello stesso ad un’espressione di uso comune nella rete Internet.

La Ricorrente rileva dunque come il dominio “flirt4free.it” costituisca solo uno dei numerosi domini (.it/.com) della famiglia di premium domain names “-4free/-forfree”, registrati e utilizzati dalla Resistente senza la minima finalità di interferire con l’attività svolta dalla Ricorrente o con il malevolo intento di sviarne la clientela, ma solo ed esclusivamente con l’intenzione di sfruttarne l’intrinseco e preesistente potere attrattivo (appartenendo essi ad espressioni del linguaggio comune), nell’ambito di un legittimo schema imprenditoriale.

Quanto alla mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto di riassegnazione, la Resistente sostiene di non avere avuto, al tempo della registrazione, alcuna conoscenza sulla notorietà del marchio (di fatto) della Ricorrente. E ciò anche alla luce del gran numero di nomi a dominio contenenti il segno "4free" acquisiti dalla Resistente stessa.

Inoltre, la Resistente sottolinea come i servizi offerti dalla società Ricorrente, anche a mezzo del proprio sito online, sono rivolti ad uno specifico tipo di clientela informato e in grado di cogliere le numerose e palesi differenze e peculiarità tra i contenuti offerti sul sito “flirt4free.com” e quelli presenti sul sito “flirt4free.it”. Ciò anche in considerazione del fatto che alcuni dei contenuti presenti sul sito della Ricorrente sono riservati agli utenti che provvedono al pagamento di un dato importo, e che, pertanto, presterebbero una maggiore attenzione al contenuto del sito.

Il Resistente conclude chiedendo pertanto il rigetto della richiesta di riassegnazione del nome a dominio in oggetto.

Anzitutto, in punto di fatto, è da rilevare che l'assunto della Resistente secondo cui il nome a dominio flirt4free.it sarebbe stato registrato dalla Macrosten Ltd. il 7 dicembre 2012 è del tutto privo di fondamento, per due ordini di motivi.

In primo luogo, la Macrosten Ltd. è stata costituita solo il 13 gennaio 2014; non avrebbe potuto quindi registrare il dominio il 7 dicembre 2012, per il semplice fatto che ancora non esisteva.

In secondo luogo, la data del 7 dicembre 2012 risulta nel whois come data di creazione della voce nel database, che non è affatto quella in cui la Resistente è divenuta titolare del dominio. Quest'ultima data è invece il 9 dicembre 2015, come risulta dalla documentazione fornita dal Ricorrente.

Da quanto precede risultano del tutto irrilevanti le affermazioni della Ricorrente (e le controdeduzioni della Resistente) circa i precedenti passaggi di titolarità del nome a dominio. Ciò che conta nella presente procedura è fotografare la situazione del dominio, delle parti e dei loro interessi e diritti al momento dell'assegnazione del dominio alla Macrosten Ltd. ossia al 9 dicembre 2015.

Al riguardo, risulta assolutamente provato dalla documentazione agli atti e dalle ricerche svolte ex officio su internet che:

• a) la Resistente è società cipriota costituita a Cipro il 13 gennaio 2014 con il nome di Macrosten Ltd;
• b) la Ricorrente è società irlandese costituita il 15 dicembre 2014 con il nome di Flirt4free EU Limited;
• c) la Ricorrente è licenziataria del marchio comunitario flirt4free registrato il 9 settembre 2015 al n. 014028997;
• d) il dominio flirt4free.it è stato assegnato alla Resistente il 9 dicembre 2015.

Appare indubbio che il nome a dominio sottoposto a opposizione è identico sia al nome della ricorrente, sia ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti. (Art. 3.6, lett. "a" del Regolamento).

Al riguardo, appaiono irrilevanti le considerazioni della Resistente in merito alla genericità delle parole “4free”, parole contenute, peraltro solo in parte, nel nome a dominio in parola. Anche se tali considerazioni fossero fondate - ma non lo sono, in quanto la restante parte del nome a dominio (flirt) rappresenta inequivocabilmente un elemento caratterizzante del marchio e, dunque, anche del dominio - non rileverebbero in quanto in relazione alle previsioni dell'art. 3.6 del Regolamento ciò che conta è solo la identità o confondibilità del dominio; essendo esclusa qualsiasi possibilità, in questa sede, di contestare la nullità o l'illegittimità del marchio registrato, oppure la denominazione di una società regolarmente costituita.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, sotto il duplice profilo della identità con la denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio su cui essa vanta diritti di esclusiva.


L'art. 3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. 

A tal proposito si rileva innanzitutto che la ragione sociale della Resistente non ha alcun punto di contatto con il nome a dominio in contestazione. Né risulta che la Resistente sia conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, né tanto meno che sia stata autorizzata dalla Ricorrente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi.

Gli eventuali aspetti di illegittimità della denominazione sociale della Ricorrente o di nullità del marchio sostenuta dalla Resistente sulla base del fatto che si tratterebbe della composizione di due parole comuni e di un numero, anche ammesso e non concesso fossero fondati, non possono essere esaminati in questa sede, in quanto il nome con cui è stata costituita la società ed il marchio registrato devono considerarsi legittimi in mancanza di provvedimenti giurisdizionali che affermino il contrario.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.


Resta quindi da valutare se il dominio sia stato o meno registrato e mantenuto in malafede.

Dalla documentazione prodotta dalla Resistente si evince che al momento della registrazione del dominio flirt4free.it la Ricorrente era stata costituita come società da oltre un anno con nome identico al nome a dominio in contestazione, ed il marchio comunitario era stato depositato da tre mesi.

A ciò si aggiunga che la Ricorrente era licenziataria di identico marchio già registrato da ben oltre un decennio negli USA, marchio che aveva da lungo tempo ampia notorietà mondiale (ed anche in Italia) acquisita attraverso l'omonimo dominio flirt4free.com.

Una semplice ricerca su internet al momento del passaggio della titolarità del dominio alla Resistente avrebbe permesso di verificare sia l'esistenza di una società di nome flirt4free, sia l'esistenza di un marchio comunitario flirt4free.

Visto il successivo utilizzo del dominio ed il contenuto del sito in esso posto, non è sostenibile che al momento della registrazione la Resistente non fosse a conoscenza del fatto che il dominio in contestazione era identico a quello utilizzato da anni dalla licenziataria della Ricorrente per i propri servizi su internet.

Al riguardo, la circostanza affermata dalla Resistente secondo cui il marchio flirt4free al momento della registrazione del dominio da parte sua, fosse registrato solo negli U.S.A. e non anche in Europa, è irrilevante ai fini della malafede non solo perché - come già evidenziato - la società Resistente si era già costituita ed il marchio comunitario di cui era licenziataria era già stato registrato; ma anche perché, in ogni caso,  l'utilizzo del dominio flirt4free.com da parte della sua licenziante a livello globale ben può essere ritenuto uso di un marchio di fatto per i paesi nei quali flirt4free non era registrato come marchio.

La Resistente, dunque, era ben consapevole che con la registrazione del dominio flirt4free.it avrebbe impedito alla Ricorrente di utilizzare legittimamente tale nome e ne avrebbe danneggiato gli affari con riferimento al mercato italiano; cosa che poi è poi regolarmente avvenuta.

La Ricorrente ha infatti dimostrato che la Resistente fa uso del nome a dominio per consentire attività di terzi (e lucrandone via pay-per-click attraverso link attivi sul sito che reindirizzano a siti web concorrenti nello stesso settore in cui opera la Ricorrente) in diretta concorrenza con la Ricorrente stessa.

Il dominio è stato quindi registrato e viene mantenuto dalla Macrosten Ltd in malafede, che - ricordiamo - nelle proprie deduzioni è giunta ad affermare di essere subentrata nella registrazione del nome a dominio nel 2012, quando essa invece è stata costituita solo nel 2014.

Risulta pertanto soddisfatto anche il terzo requisito previsto dall’articolo 3.6, lettera c) del regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio flirt4free.it alla Flirt4Free EU Limited società di diritto irlandese con sede legale in Coliemore House, Coliemore Rd, Dalkey, Dublino, Irlanda.

         La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

          Roma, 1 giugno 2018