Procedura di riassegnazione del nome a dominio flamco.it Ricorrente: Flamco B.V. (Mrs. Prudence Malinki - Safenames Ltd) Resistente: Prosystem Italia s.r.l. Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. in data 8 agosto 2007 la Flamco B.V., con sede a Gouda (Paesi Bassi), Industriestraat 6, c.a.p. 2802 AC, rappresentata dalla sig.ra Prudence Malinki della Safenames Ltd, presso la cui sede a Milton Keynes (Buckinghamshire – Regno Unito), Safenames House, Sunrise Parkway, c.a.p. MK14 6LS si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio "FLAMCO.IT", assegnato alla Prosystem Italia s.r.l. con sede (indicata dal Ricorrente) in Venezia, Via Friuli Venezia Giulia 15, c.a.p. 30030. C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
Pervenuto l’originale cartaceo del ricorso ed effettuati i necessari controlli, C.R.D.D. inviava alla Prosystem Italia s.r.l. comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in quanto l’indirizzo indicato nel database del registro risultava inesatto. L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (17 agosto 2007) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche. Scaduto tale termine, C.R.D.D. in data 14 settembre 2007 nominava quale esperto la sottoscritta Avv. Cristina De Marzi, la quale accettava l'incarico il successivo 17 settembre 2007. Posizione delle parti. Allegazioni della Ricorrente. La Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di essere stata istituita come Flamco da oltre dieci anni e di aver riscosso notevoli consensi per essere uno dei maggiori produttori di vasi di espansione e apparecchiature per sistemi a tenuta per applicazioni di riscaldamento, condizionamento dell'aria e acqua potabile in tutta Europa. A tal proposito la Ricorrente
documenta di essere titolare di diversi siti web (flamco.be; flamco.ch;
flamco.co.uk; flamco.com.pt; flamco.com.tw; flamco.dk; flamco.eu; flamco.
Fr; flamco. Ly; flamco.nl; flamco.pl; flamco.pt e flamco.se.) nonché
di aver depositato, a protezione dei nomi scelti per i propri prodotti,
i seguenti marchi:
La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio oggetto della presente contestazione. A sostegno di ciò afferma che la Resistente ha con lei concluso un contratto per la distribuzione dei prodotti Flamco in Italia e che la Resistente ha acconsentito a registrare il nome a dominio oggetto della odierna contestazione per conto della Ricorrente, accettando di trasferirne poi la proprietà a quest'ultima il 1° settembre 2006. All'atto del trasferimento, il sito web avrebbe dovuto contenere un collegamento al sito della Resistente. A riprova di ciò la Ricorrente produce uno scambio di corrispondenza via e-mail con la Resistente. Tuttavia, la Resistente ha inserito il proprio sito web nel sito “flamco.it” e si è rifiutata di conferirne la proprietà alla Ricorrente, come in precedenza concordato e promuovendo la propria azienda mediante tale sito. Da ciò la Ricorrente deduce la malafede da parte della Resistente, che ha deliberatamente trattenuto il nome a dominio, al fine di creare ostacoli alla sua attività commerciale ed al fine di ingenerare confusione negli utenti di internet, considerando anche che la Resistente non è mai stata nota con il nome di Flamco e non ha mai svolto attività commerciali sotto questo nome. Posizione della Resistente. La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Motivi della decisione. Identità e confondibilità del nome. In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. Sotto questo profilo, è indubbio che il nome a dominio è identico al nome della Ricorrente e che quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto dal regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. Malafede del Resistente. L’art. 3.6, I co., lett. c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Al riguardo, la Ricorrente afferma che la Resistente “ha un contratto con il Ricorrente per la distribuzione dei prodotti Flamco in Italia. Il Convenuto ha accettato di registrare il nome di dominio per conto del Ricorrente e di trasferirne la proprietà al Ricorrente il 1° settembre 2006.” Per il Ricorrente, la malafede andrebbe dedotta dal fatto che la Resistente “ha deliberatamente trattenuto il trasferimento del nome di dominio per interrompere volutamente le attività commerciali del Ricorrente e ritardare l'eventuale espansione del sito web italiano. Tutti i tentativi di contattare il Convenuto non hanno avuto successo e sembra che il Convenuto trattenga la registrazione del dominio come riscatto in violazione dei termini dell'accordo originale. L'uso di flamco.it da parte del Resistente è fatto in mala fede, poiché il Convenuto utilizza il marchio del Ricorrente sul proprio sito web. Il Convenuto non è stato autorizzato a utilizzare il marchio del Ricorrente in questo modo sul sito web flamco.it e ciò è particolarmente fuorviante per il pubblico e inteso a creare confusione.” La stessa Ricorrente dunque ha affermato l’esistenza di un contratto fra essa e la Resistente per la distribuzione dei prodotti Flamco in Italia e che la Resistente ha accettato di registrare il nome di dominio per conto della Ricorrente con l’impegno a trasferirne la proprietà a quest'ultima il 1° settembre 2006. Ciò premesso, è da escludersi ricorrano i presupposti di malafede previsti dal Regolamento per procedere alla riassegnazione. Le procedure di riassegnazione sono uno strumento predisposto per combattere il cybersquatting, ossia l’accaparramento illegittimo di nomi a dominio su cui terzi vantino diritti, e non uno strumento per risolvere controversie relative alla legittimità dell’uso di marchi altrui, all’adempimento di contratti, o altro. Per questo motivo, è richiesto che la malafede del Ricorrente sia provata sussistere non solo nel momento in cui è introdotta la procedura, ma sin dal momento della registrazione del nome a dominio, che deve essere effettuata con la consapevolezza di violare un diritto altrui. La malafede sopravvenuta, pertanto, non è sufficiente a dar luogo alla riassegnazione del dominio. Nel caso di specie, da quanto esposto dalla stessa Ricorrente emerge che, nel momento in cui la Resistente ha registrato il nome a dominio flamco.it, essa agiva per conto e con il beneplacito della Ricorrente. Dunque la società Ricorrente, titolare di diritti di esclusiva sulla denominazione Flamco, ha acconsentito a che la Resistente registrasse il nome a dominio oggetto della odierna contestazione. Solo in seguito, guastatisi i rapporti commerciali fra le due parti, la Resistente non ha ritenuto adempiere all’impegno di trasferire la titolarità del dominio alla Ricorrente, la quale afferma che esso era stato registrato dalla Resistente in nome proprio ma per conto della Ricorrente stessa. La malafede nel mantenimento del nome a dominio è dedotta quindi non ab origine, al momento della registrazione del dominio, ma dall’inadempimento alle obbligazioni di trasferimento del nome a dominio, nascenti dal mandato senza rappresentanza conferito dalla Flamco B.V. alla Prosystem Italia s.r.l. Dato che la malafede deve essere provata sussistere sia al momento della registrazione, sia nel mantenimento del nome a dominio, la circostanza che al momento della registrazione le Resistente agisse per conto della Ricorrente esclude la malafede iniziale e quindi la possibilità che il dominio sia riassegnato. L’accertamento di tale inadempimento al contratto di mandato (così come quello della violazione dei diritti di marchio della Flamco B.V., pure dedotta dalla Ricorrente) esula dai poteri e dalla competenza del Collegio. La procedura di riassegnazione ha infatti carattere amministrativo, essendo volta ad accertare, nel contraddittorio delle parti, la rispondenza al vero della dichiarazione resa dall’assegnatario al momento della registrazione del dominio, secondo la quale la registrazione del dominio, per quanto a sua conoscenza, non ledeva diritti altrui. Ogni altra questione, quale l’inadempimento dell’assegnatario alle obbligazioni nascenti a suo carico dal mandato senza rappresentanza per la registrazione del dominio, è di pertinenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. * * * La mancanza del requisito
della malafede al momento della registrazione esime da ogni ulteriore esame
circa il diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
Si respinge il ricorso presentato
dalla Flamco B.V. per la riassegnazione del nome a dominio FLAMCO.IT, che
rimane quindi assegnato alla Prosystem Italia s.r.l.
Roma, 28 settembre 2007 Avv. Cristina De Marzi. .
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