Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
FINITALIA.IT
Ricorrente: Finitalia S.p.a. (Avv.ti
Cristiano Bacchini e Maria Mazzitelli)
Resistente: Dott. Bruno Piccatto
Collegio (unipersonale): Avv. Enzo Fogliani
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 15 maggio 2019, la Finitalia
S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Fulvio
Grimaldi, con sede legale in Viale Lancetti, 43, Milano (MI),
rappresentata e assistita nella presente procedura dagli avv.ti
Cristiano Bacchini e Maria Mazzitelli e domiciliata presso lo Studio
Legale Associato Bacchini Mazzitelli sito in Milano, Viale San Michele
del Carso, 4, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio finitalia.it, registrato dal dott. Bruno Piccatto, Via S.
Fantino, 21, 14037 Portacomaro d’Asti (AT).
Ricevuto
ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava:
• a) che la voce del database
relativa al dominio finitalia.it era stata creata il 28 giugno 2000 ed
il dominio risulta attualmente registrato a nome del dott. Bruno
Piccatto;
• b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok /
challenged”;
• c) che digitando
l’indirizzo http://www.finitalia.it si accede ad una pagina
web che reca la scritta “sito in
costruzione” in cui compare un link denominato
“HOME” cliccando il quale si viene indirizzati su
una pagina contenente un testo denominato “FINITALIA
Financial education Italia”;
Dopo aver richiesto al Registro conferma dei dati del sig. Bruno
Piccatto, il 28 maggio 2019 C.R.D.D. spediva all’indirizzo
dell’assegnatario ricorso e documentazione a mezzo
raccomandata, con l’invito a far pervenire le proprie
repliche entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del
ricorso.
Successivamente, entro i termini previsti dal Regolamento, il
Resistente faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie repliche.
Il 25 giugno 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv.
Enzo Fogliani il quale accettava l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente
La
Ricorrente, FINITALIA S.p.a. dichiara di essere una società
specializzata nel finanziamento di premi e servizi connessi a polizze
assicurative e prestiti personali.
La Ricorrente afferma che, con comunicazione inviata al Registro del
ccTLD.it in data 14 marzo 2018, contestava la validità della
registrazione del nome a dominio finitalia.it, effettuata dal Sig.
Bruno Piccatto, rilevando come la stessa fosse lesiva del proprio
diritto sul segno distintivo “FINITALIA”,
utilizzato come denominazione sociale ed oggetto di numerose
registrazioni depositate, in particolare, per servizi creditizi e
finanziari.
Successivamente a tale data il Resistente avrebbe caricato sul sito
finitalia.it – fino a quel momento rimasto “in
costruzione” - una pagina web utilizzata come testo
riempitivo nelle prove grafiche. Espediente che, secondo la Ricorrente,
sarebbe finalizzato a riempire spazi altrimenti vuoti in attesa di
contenuti e che costituirebbe conferma del mantenimento passivo (c.d.
“passive holding”) del nome a dominio finitalia.it
da parte del Resistente e sarebbe indicativo della malafede nella
registrazione del nome a dominio in questione e del suo mantenimento.
La Ricorrente rinnovava la procedura di opposizione che il Registro
dichiarava rinnovata per ulteriori 180 giorni dal 27 novembre 2018. In
mancanza di risposta da parte del Resistente veniva instaurata la
seguente procedura di riassegnazione.
La Ricorrente afferma e documenta che la propria denominazione sociale
è “FINITALIA S.P.A.” sin dalla sua
costituzione avvenuta il 2 agosto 1972. Inoltre, la Finitalia S.p.a.
dichiara e documenta di essere titolare di diversi marchi italiani ed
europei tutti contenenti la dicitura “FINITALIA” e
tutti antecedenti alla registrazione del nome a dominio opposto da
parte del Resistente. Infine, la Ricorrente documenta la
titolarità del nome a dominio finitaliaspa.it registrato il
21 giugno 2006.
Per quanto precede, la Ricorrente ritiene che finitalia.it sia identico
alla propria denominazione sociale ed ai propri marchi registrati: le
parole che compongono il nome a dominio oggetto della presente
procedura, aggiunge la Ricorrente, sono uguali, da un punto di vista
grafico, fonetico e semantico a quelle dei propri marchi registrati.
Tale circostanza, secondo la Ricorrente, è idonea ad
ingenerare nell’utente internet una confusione tale da
indurlo a ritenere che finitalia.it possa essere riferibile alla
Finitalia S.p.a. ed ai servizi offerti dalla stessa o, comunque, da
quest’ultima autorizzato o collegato alla sua
attività.
Oltre a ciò, la Ricorrente rileva che il Resistente avrebbe
offerto agli utenti internet visitatori del dominio finitialia.it un
programma di “Educazione finanziaria” attraverso un
documento di testo presente sul sito web che potrebbe richiamare quello
offerto da Finitalia S.p.a. sul proprio sito internet.
Infine, la Ricorrente afferma che il proprio marchio sarebbe un c.d.
“marchio forte” (“in quanto frutto di
fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti
contraddistinti”) la tutela del quale è
caratterizzata da una maggiore incisività.
La registrazione del dominio finitalia.it sarebbe stata quindi
effettuata al solo scopo di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo e dalla notorietà del marchio
“FINITALIA”, oltre ad ingenerare confusione negli
utenti della rete, i quali potrebbero essere indotti a credere che il
nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sia
riferibile all’esponente o alla sua attività.
La Ricorrente afferma di non aver mai concesso alcuna autorizzazione
all’utilizzo dei propri marchi e che il Resistente non
avrebbe alcun titolo o licenza per lo sfruttamento degli stessi;
né esiste alcun nesso oggettivamente rilevabile fra il nome
a dominio in contestazione ed il nome del Resistente, il Sig. Bruno
Piccatto, il quale pertanto non avrebbe titolo o interesse legittimo
sul dominio finitalia.it
Quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del
dominio, la notorietà dei marchi
“FINITALIA” sarebbe già di per
sé sufficiente ad escludere che la registrazione sia
avvenuta per pura coincidenza. A tal proposito, la Ricorrente afferma
che già all’epoca della registrazione del dominio
(28 giugno 2000) la società Finitalia S.p.a. era ampiamente
presente sul territorio italiano. Notorietà resa ancora
più evidente sia dalla capacità distintiva del
proprio marchio sia da un’intensa promozione della propria
attività.
Secondo Finitalia S.p.a. non vi sarebbe inoltre alcun collegamento tra
il Resistente e la propria denominazione sociale
“FINITALIA”, e ciò dimostrerebbe che la
registrazione del dominio in parola sarebbe stata effettuata al solo
scopo di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo e dalla
notorietà del marchio registrato
“FINITALIA”, ed in ogni caso per creare una
illegittima associazione tra i segni.
Infine, la Ricorrente ribadisce che fino all’opposizione da
essa presentata, il dominio finitalia.it non conteneva pagine attive ma
solo la schermata in cui compariva la scritta “sito in
costruzione”. E ciò impedirebbe al titolare del
diritto di riflettere il proprio marchio commerciale in un
corrispondente nome a dominio.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio
finitalia.it.
Deduzioni del
Resistente
Il
Resistente, sig. Bruno Piccatto, in merito alla identità ed
alla confondibilità del nome a dominio oggetto della
presente procedura, sostiene che il proprio simbolo – dallo
stesso descritto come “Tocco universitario simbolo universale
di Education seguita dalla dicitura FINITALIA basato sul tricolore
italiano” – sarebbe diverso dal logo della
Ricorrente. Inoltre, la dicitura
“FINITALIA” sarebbe difforme dal dominio
finitalia.it in quanto contenente l’estensione distintiva
(del TLD) “.it”.
Il Resistente afferma che il progetto di cui fa parte il dominio
finitalia.it non sarebbe a scopo di lucro ma finalizzato a sostenere le
iniziative dei giovani intenzionati a capire il mondo
dell’economia.
Il Resistente contesta inoltre quanto affermato dalla Ricorrente in
merito al programma di educazione finanziaria presente sulla pagina web
del dominio finitialia.it, rilevando che il contenuto dello stesso
– appunto l’educazione finanziaria – non
sarebbe una esclusiva riservata alla sola Ricorrente.
Il Resistente afferma inoltre che la registrazione del nome a dominio
oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe stato
registrato il 28 giugno 2000 mentre la Ricorrente avrebbe registrato il
proprio dominio finitaliaspa.it solo nel 2006.
Il Resistente sostiene inoltre di non aver mai tratto alcun vantaggio
economico dal dominio in parola essendo la propria attività
non a scopo di lucro.
Quanto all’assenza di titolo o interesse legittimo, il
Resistente sostiene che il dominio finitialia.it sarebbe composto da un
prefisso “FIN” dalla parola
“ITALIA” associata al TLD .it.
Al momento della registrazione del dominio, secondo il Ricorrente, su
internet non vi sarebbe stata traccia della Ricorrente e comunque la
notorietà della stessa sarebbe emersa solo successivamente e
precisamente dopo l’acquisizione da parte di UNIPOL della
Finitalia S.p.a.
Quanto, infine, alla malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio finititalia.it, il Resistente afferma di aver
registrato il dominio in buona fede utilizzando un nome di fantasia al
fine di poter attivare una rete di comunicazione via posta elettronica
finalizzata allo scambio di opinioni relative al settore economico.
A dire del Resistente, la registrazione del dominio finistaliaspa.it da
parte della Ricorrente avrebbe danneggiato profondamente la propria
attività; circostanza dimostrata anche da una semplice
ricerca sui motori di ricerca che relegano il dominio finitialia.it in
posizioni marginali rispetto a quello della Ricorrente.
Il Resistente contesta inoltre le affermazioni di Finitalia s.p.a.
secondo cui il dominio non conterrebbe pagine attive. A suo dire,
invece, la home page del sito informerebbe che lo stesso è
in “restiling” e cliccando sul
“bottone” “Home” si accederebbe
alle funzionalità dello stesso. Oltre alla
possibilità di inviare posta elettronica
all’indirizzo ivi indicato.
La Resistente conclude chiedendo il rigetto della richiesta di
riassegnazione del nome a dominio in oggetto.
Motivi della
decisione.
1) Identità e
confondibilità del nome con il marchio registrato dalla
Ricorrente.
L’art. 3.6 del Regolamenteo per la Risoluzione delle Dispute
nel ccTLD .it, alla lettere a) prevede che sono sottoposti alla
procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un
terzo (denominato “ricorrente”) affermi
che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da
indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo
aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.
Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione
è finitalia.it che corrisponde esattamente alla
denominazione sociale della ricorrente Finitalia s.p.a. (costituita nel
1972), nonché ai marchi italiani ed europei –
tutti costituiti dalla dicitura FINITALIA - che la Ricorrente documenta
aver tutelato mediante regolare registrazione in data antecedente alla
registrazione del nome a dominio finitalia.it da parte del Resistente.
Appare dunque indubbio che il nome a dominio sottoposto a opposizione
è identico sia alla denominazione sociale della
società della Ricorrente sia ai marchi su cui la Ricorrente
vanta diritti. (Art. 3.6, lett. "a" del Regolamento).
A nulla valgono le considerazioni di parte Resistente secondo cui il
nome a dominio registrato si distinguerebbe dalla denominazione sociale
e dai marchi registrati dalla Ricorrente in quanto contenente
l’estensione “.it”.
A tal proposito, come giustamente osservato da parte Ricorrente, si
rileva che la presenza della dicitura “.it”
è tipica dei nomi a dominio ccTLD per l'Italia, e non
è idonea a differenziare in alcun modo il marchio registrato
e la denominazione sociale anteriore ed il nome a dominio in
contestazione.
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio, sotto il duplice profilo della identità con la
denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio su cui essa
vanta diritti di esclusiva..
2) Diritto o titolo della
Resistente al nome a dominio in contestazione.
Provato da parte Ricorrente il primo requisito previsto
dall’art. 3.6 del Regolamento Dispute, parte Resistente deve,
da parte sua, fornire prova di avere un diritto o titolo che
l’autorizzi a mantenere ed utilizzare il dominio oggetto di
opposizione se vuole bloccare la domanda avversaria di trasferimento
del dominio.
Sul punto, il Resistente sostiene che al momento della registrazione
del dominio finitialia.it (giugno 2000) su internet non vi era traccia
della Ricorrente (che ha registrato il proprio dominio finitaliaspa.it
solo nel 2006) e che la notorietà della stessa sarebbe
emersa solo successivamente all’acquisizione della
società Ricorrente da parte di Unipol.
Tuttavia, tali affermazioni non sono sufficienti a dimostrare
un diritto o un titolo che lo autorizzi a mantenere ed utilizzare il
dominio oggetto di opposizione.
La Ricorrente afferma inoltre di non aver mai concesso alcuna
autorizzazione all’utilizzo della propria denominazione
sociale o dei propri marchi.
Parte resistente dunque non ha fornito la prova di avere diritto
all’uso del nome ed, inoltre, non è certamente
nota con il nome a dominio registrato.
Tutto ciò deve portare a ritenere soddisfatto il requisito
di cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la
riassegnazione del nome a dominio.
3) Malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
La malafede nella registrazione e nell’uso
del dominio contestato è l’ultima condizione che
deve essere provata dalla parte ricorrente per ottenere la
riassegnazione del dominio in suo favore, come indicato dalla lettera
c) dell’art. 3.6 del Regolamento Dispute.
A tal riguardo, si rileva che la società Ricorrente ha
dedotto e provato con adeguata documentazione, che la Finitalia S.p.a.
è sorta nel 1972 e che successivamente (ma antecedentemente
alla registrazione del nome a dominio finitialia.it da parte
dell’attuale assegnatario avvenuta nel 2000) ha provveduto
alla registrazione di diversi marchi italiani ed europei, tutti
contenenti la dicitura FINITALIA.
La Ricorrente ha altresì provato di essere nota nel campo
dei finanziamenti di premi e servizi connessi a polizze assicurative e
prestiti personali. Notorietà che può anche
desumersi dalla fitta presenza della società nel settore
prestiti e finanziamenti di premi assicurativi sul territorio
nazionale.
Si può dunque ritenere provata la
notorietà della ricorrente già nel 2000, anno in
cui fu registrato il nome a dominio finitalia.it.
Il Resistente non solo non ha provato di avere un qualche diritto
all’uso del nome corrispondente al dominio, ma non ha nemmeno
dato prova di un qualche collegamento tra il proprio nome e il dominio.
Oltre a ciò, si rileva che il dominio finitialia.it non
contiene pagine attive ma reca la scritta “sito web in
costruzione” nonché una ulteriore pagina,
raggiungibile cliccando sul link denominato “home”
presente sulla home page, che contiene un documento di testo relativo
ad una attività affine a quella esercitata dalla Ricorrente.
Da un controllo effettuato dal Collegio su archive.org – e
come anche affermato da parte Ricorrente - risulta in effetti che il
dominio finitialia.it è rimasto inattivo dalla sua
registrazione (giugno 2000) sino ad agosto 2018.
Ciò denota una detenzione passiva del dominio che impedisce
(ed ha impedito) al legittimo titolare del nome di poterlo registrare e
sfruttare, con conseguente e indubbio danno.
Da quanto sopra deve essere ritenuta provata la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio e quindi
soddisfatto anche il terzo requisito richiesto dall’art. 3.6
lettera c) del Regolamento Dispute.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio finitalia.it alla
Finitalia S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore,
sig. Fulvio Grimaldi, con sede legale in Viale Lancetti, 43, Milano
(MI).
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 15 luglio 2019
Enzo
Fogliani
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