Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
FINITALIA.IT

Ricorrente: Finitalia S.p.a. (Avv.ti Cristiano Bacchini e Maria Mazzitelli)
Resistente: Dott. Bruno Piccatto 
Collegio (unipersonale): Avv. Enzo Fogliani


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 15 maggio 2019, la Finitalia S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Fulvio Grimaldi, con sede legale in Viale Lancetti, 43, Milano (MI), rappresentata e assistita nella presente procedura dagli avv.ti Cristiano Bacchini e Maria Mazzitelli e domiciliata presso lo Studio Legale Associato Bacchini Mazzitelli sito in Milano, Viale San Michele del Carso, 4, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio finitalia.it, registrato dal dott. Bruno Piccatto, Via S. Fantino, 21, 14037 Portacomaro d’Asti (AT). 
        Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•    a) che la voce del database relativa al dominio finitalia.it era stata creata il 28 giugno 2000 ed il dominio risulta attualmente registrato a nome del dott. Bruno Piccatto;
•    b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
•    c) che digitando l’indirizzo http://www.finitalia.it si accede ad una pagina web che reca la scritta “sito in costruzione”  in cui compare un link denominato “HOME” cliccando il quale si viene indirizzati su una pagina contenente un testo denominato “FINITALIA Financial education Italia”;

Dopo aver richiesto al Registro conferma dei dati del sig. Bruno Piccatto, il 28 maggio 2019 C.R.D.D. spediva all’indirizzo dell’assegnatario ricorso e documentazione a mezzo raccomandata, con l’invito a far pervenire le proprie repliche entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso. 

Successivamente, entro i termini previsti dal Regolamento, il Resistente faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie repliche.

Il 25 giugno 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv. Enzo Fogliani il quale accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, FINITALIA S.p.a. dichiara di essere una società specializzata nel finanziamento di premi e servizi connessi a polizze assicurative e prestiti personali.

La Ricorrente afferma che, con comunicazione inviata al Registro del ccTLD.it in data 14 marzo 2018, contestava la validità della registrazione del nome a dominio finitalia.it, effettuata dal Sig. Bruno Piccatto, rilevando come la stessa fosse lesiva del proprio diritto sul segno distintivo “FINITALIA”, utilizzato come denominazione sociale ed oggetto di numerose registrazioni depositate, in particolare, per servizi creditizi e finanziari.

Successivamente a tale data il Resistente avrebbe caricato sul sito finitalia.it – fino a quel momento rimasto “in costruzione” - una pagina web utilizzata come testo riempitivo nelle prove grafiche. Espediente che, secondo la Ricorrente, sarebbe finalizzato a riempire spazi altrimenti vuoti in attesa di contenuti e che costituirebbe conferma del mantenimento passivo (c.d. “passive holding”) del nome a dominio finitalia.it da parte del Resistente e sarebbe indicativo della malafede nella registrazione del nome a dominio in questione e del suo mantenimento.

La Ricorrente rinnovava la procedura di opposizione che il Registro dichiarava rinnovata per ulteriori 180 giorni dal 27 novembre 2018. In mancanza di risposta da parte del Resistente veniva instaurata la seguente procedura di riassegnazione.

La Ricorrente afferma e documenta che la propria denominazione sociale è “FINITALIA S.P.A.” sin dalla sua costituzione avvenuta il 2 agosto 1972. Inoltre, la Finitalia S.p.a. dichiara e documenta di essere titolare di diversi marchi italiani ed europei tutti contenenti la dicitura “FINITALIA” e tutti antecedenti alla registrazione del nome a dominio opposto da parte del Resistente. Infine, la Ricorrente documenta la titolarità del nome a dominio finitaliaspa.it registrato il 21 giugno 2006.

Per quanto precede, la Ricorrente ritiene che finitalia.it sia identico alla propria denominazione sociale ed ai propri marchi registrati: le parole che compongono il nome a dominio oggetto della presente procedura, aggiunge la Ricorrente, sono uguali, da un punto di vista grafico, fonetico e semantico a quelle dei propri marchi registrati.

Tale circostanza, secondo la Ricorrente, è idonea ad ingenerare nell’utente internet una confusione tale da indurlo a ritenere che finitalia.it possa essere riferibile alla Finitalia S.p.a. ed ai servizi offerti dalla stessa o, comunque, da quest’ultima autorizzato o collegato alla sua attività.

Oltre a ciò, la Ricorrente rileva che il Resistente avrebbe offerto agli utenti internet visitatori del dominio finitialia.it un programma di “Educazione finanziaria” attraverso un documento di testo presente sul sito web che potrebbe richiamare quello offerto da Finitalia S.p.a. sul proprio sito internet.

Infine, la Ricorrente afferma che il proprio marchio sarebbe un c.d. “marchio forte” (“in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti”) la tutela del quale è caratterizzata da una maggiore incisività.

La registrazione del dominio finitalia.it sarebbe stata quindi effettuata al solo scopo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio “FINITALIA”, oltre ad ingenerare confusione negli utenti della rete, i quali potrebbero essere indotti a credere che il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sia riferibile all’esponente o alla sua attività.

La Ricorrente afferma di non aver mai concesso alcuna autorizzazione all’utilizzo dei propri marchi e che il Resistente non avrebbe alcun titolo o licenza per lo sfruttamento degli stessi; né esiste alcun nesso oggettivamente rilevabile fra il nome a dominio in contestazione ed il nome del Resistente, il Sig. Bruno Piccatto, il quale pertanto non avrebbe titolo o interesse legittimo sul dominio finitalia.it

Quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, la notorietà dei marchi “FINITALIA” sarebbe già di per sé sufficiente ad escludere che la registrazione sia avvenuta per pura coincidenza. A tal proposito, la Ricorrente afferma che già all’epoca della registrazione del dominio (28 giugno 2000) la società Finitalia S.p.a. era ampiamente presente sul territorio italiano. Notorietà resa ancora più evidente sia dalla capacità distintiva del proprio marchio sia da un’intensa promozione della propria attività.

Secondo Finitalia S.p.a. non vi sarebbe inoltre alcun collegamento tra il Resistente e la propria denominazione sociale “FINITALIA”, e ciò dimostrerebbe che la registrazione del dominio in parola sarebbe stata effettuata al solo scopo di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio registrato “FINITALIA”, ed in ogni caso per creare una illegittima associazione tra i segni.

Infine, la Ricorrente ribadisce che fino all’opposizione da essa presentata, il dominio finitalia.it non conteneva pagine attive ma solo la schermata in cui compariva la scritta “sito in costruzione”. E ciò impedirebbe al titolare del diritto di riflettere il proprio marchio commerciale in un corrispondente nome a dominio.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio finitalia.it.


Deduzioni del Resistente

Il Resistente, sig. Bruno Piccatto, in merito alla identità ed alla confondibilità del nome a dominio oggetto della presente procedura, sostiene che il proprio simbolo – dallo stesso descritto come “Tocco universitario simbolo universale di Education seguita dalla dicitura FINITALIA basato sul tricolore italiano” – sarebbe diverso dal logo della Ricorrente.  Inoltre, la dicitura “FINITALIA” sarebbe difforme dal dominio finitalia.it in quanto contenente l’estensione distintiva (del  TLD) “.it”.

Il Resistente afferma che il progetto di cui fa parte il dominio finitalia.it non sarebbe a scopo di lucro ma finalizzato a sostenere le iniziative dei giovani intenzionati a capire il mondo dell’economia.

Il Resistente contesta inoltre quanto affermato dalla Ricorrente in merito al programma di educazione finanziaria presente sulla pagina web del dominio finitialia.it, rilevando che il contenuto dello stesso – appunto l’educazione finanziaria – non sarebbe una esclusiva riservata alla sola Ricorrente.

Il Resistente afferma inoltre che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbe stato registrato il 28 giugno 2000 mentre la Ricorrente avrebbe registrato il proprio dominio finitaliaspa.it solo nel 2006.

Il Resistente sostiene inoltre di non aver mai tratto alcun vantaggio economico dal dominio in parola essendo la propria attività non a scopo di lucro.

Quanto all’assenza di titolo o interesse legittimo, il Resistente sostiene che il dominio finitialia.it sarebbe composto da un prefisso “FIN” dalla parola “ITALIA” associata al TLD .it.

Al momento della registrazione del dominio, secondo il Ricorrente, su internet non vi sarebbe stata traccia della Ricorrente e comunque la notorietà della stessa sarebbe emersa solo successivamente e precisamente dopo l’acquisizione da parte di UNIPOL della Finitalia S.p.a.

Quanto, infine, alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio finititalia.it, il Resistente afferma di aver registrato il dominio in buona fede utilizzando un nome di fantasia al fine di poter attivare una rete di comunicazione via posta elettronica finalizzata allo scambio di opinioni relative al settore economico.

A dire del Resistente, la registrazione del dominio finistaliaspa.it da parte della Ricorrente avrebbe danneggiato profondamente la propria attività; circostanza dimostrata anche da una semplice ricerca sui motori di ricerca che relegano il dominio finitialia.it in posizioni marginali rispetto a quello della Ricorrente.

Il Resistente contesta inoltre le affermazioni di Finitalia s.p.a. secondo cui il dominio non conterrebbe pagine attive. A suo dire, invece, la home page del sito informerebbe che lo stesso è in “restiling” e cliccando sul “bottone” “Home” si accederebbe alle funzionalità dello stesso. Oltre alla possibilità di inviare posta elettronica all’indirizzo ivi indicato.

La Resistente conclude chiedendo il rigetto della richiesta di riassegnazione del nome a dominio in oggetto.

Motivi della decisione.

1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.

L’art. 3.6 del Regolamenteo per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, alla lettere a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo  (denominato “ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Il nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è finitalia.it che corrisponde esattamente alla denominazione sociale della ricorrente Finitalia s.p.a. (costituita nel 1972), nonché ai marchi italiani ed europei – tutti costituiti dalla dicitura FINITALIA - che la Ricorrente documenta aver tutelato mediante regolare registrazione in data antecedente alla registrazione del nome a dominio finitalia.it da parte del Resistente.

Appare dunque indubbio che il nome a dominio sottoposto a opposizione è identico sia alla denominazione sociale della società della Ricorrente sia ai marchi su cui la Ricorrente vanta diritti. (Art. 3.6, lett. "a" del Regolamento).

A nulla valgono le considerazioni di parte Resistente secondo cui il nome a dominio registrato si distinguerebbe dalla denominazione sociale e dai marchi registrati dalla Ricorrente in quanto contenente l’estensione “.it”.

A tal proposito, come giustamente osservato da parte Ricorrente, si rileva che la presenza della dicitura “.it” è tipica dei nomi a dominio ccTLD per l'Italia, e non è idonea a differenziare in alcun modo il marchio registrato e la denominazione sociale anteriore ed il nome a dominio in contestazione.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, sotto il duplice profilo della identità con la denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio su cui essa vanta diritti di esclusiva..

2) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Provato da parte Ricorrente il primo requisito previsto dall’art. 3.6 del Regolamento Dispute, parte Resistente deve, da parte sua, fornire prova di avere un diritto o titolo che l’autorizzi a mantenere ed utilizzare il dominio oggetto di opposizione se vuole bloccare la domanda avversaria di trasferimento del dominio.   

Sul punto, il Resistente sostiene che al momento della registrazione del dominio finitialia.it (giugno 2000) su internet non vi era traccia della Ricorrente (che ha registrato il proprio dominio finitaliaspa.it solo nel 2006) e che la notorietà della stessa sarebbe emersa solo successivamente all’acquisizione della società Ricorrente da parte di Unipol.

 Tuttavia, tali affermazioni non sono sufficienti a dimostrare un diritto o un titolo che lo autorizzi a mantenere ed utilizzare il dominio oggetto di opposizione.

La Ricorrente afferma inoltre di non aver mai concesso alcuna autorizzazione all’utilizzo della propria denominazione sociale o dei propri marchi. 

Parte resistente dunque non ha fornito la prova di avere diritto all’uso del nome ed, inoltre, non è certamente nota con il nome a dominio registrato.

Tutto ciò deve portare a ritenere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

3) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio contestato è l’ultima condizione che deve essere provata dalla parte ricorrente per ottenere la riassegnazione del dominio in suo favore, come indicato dalla lettera c) dell’art. 3.6 del Regolamento Dispute.

A tal riguardo, si rileva che la società Ricorrente ha dedotto e provato con adeguata documentazione, che la Finitalia S.p.a. è sorta nel 1972 e che successivamente (ma antecedentemente alla registrazione del nome a dominio finitialia.it da parte dell’attuale assegnatario avvenuta nel 2000) ha provveduto alla registrazione di diversi marchi italiani ed europei, tutti contenenti la dicitura FINITALIA.

La Ricorrente ha altresì provato di essere nota nel campo dei finanziamenti di premi e servizi connessi a polizze assicurative e prestiti personali. Notorietà che può anche desumersi dalla fitta presenza della società nel settore prestiti e finanziamenti di premi assicurativi sul territorio nazionale.

 Si può dunque ritenere provata la notorietà della ricorrente già nel 2000, anno in cui fu registrato il nome a dominio finitalia.it.

Il Resistente non solo non ha provato di avere un qualche diritto all’uso del nome corrispondente al dominio, ma non ha nemmeno dato prova di un qualche collegamento tra il proprio nome e il dominio.

Oltre a ciò, si rileva che il dominio finitialia.it non contiene pagine attive ma reca la scritta “sito web in costruzione” nonché una ulteriore pagina, raggiungibile cliccando sul link denominato “home” presente sulla home page, che contiene un documento di testo relativo ad una attività affine a quella esercitata dalla Ricorrente.

Da un controllo effettuato dal Collegio su archive.org – e come anche affermato da parte Ricorrente - risulta in effetti che il dominio finitialia.it è rimasto inattivo dalla sua registrazione (giugno 2000) sino ad agosto 2018.

Ciò denota una detenzione passiva del dominio che impedisce (ed ha impedito) al legittimo titolare del nome di poterlo registrare e sfruttare, con conseguente e indubbio danno.

 Da quanto sopra deve essere ritenuta provata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio e quindi soddisfatto anche il terzo requisito richiesto dall’art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.
P.Q.M.

        Si dispone la riassegnazione del nome a dominio finitalia.it alla Finitalia S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, sig. Fulvio Grimaldi, con sede legale in Viale Lancetti, 43, Milano (MI).

         La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

          Roma, 15 luglio 2019

          Enzo Fogliani


 
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